Come trovare il miglior avvocato di marchi: Sette domande da porre

Anche se gli avvocati specializzati in marchi non sono così numerosi come i dentisti, ce ne sono abbastanza da farvi venire il dubbio: Sto lavorando con i migliori? Qual è la loro esperienza? Come faccio a saperlo? Quando sivalutano i potenziali candidati, si devono considerare molti fattori. Dopo tutto, a questa persona viene affidato un alto livello di responsabilità. 

Scegliere il giusto avvocato specializzato in marchi non è facile, ma il controllo di queste sette cose può aiutarvi a prendere la decisione giusta... Il vostro avvocato specializzato in marchi dovrebbe: 

• Valutare con precisione le somiglianze tra i marchi e i rischi di violazione. 
• Ridurre in modo proattivo la probabilità di opposizione durante il processo di candidatura. 
• Fare la dovuta diligenza per evitare di ricevere in seguito un "cease and desist". 

Anche se di solito queste controversie vengono risolte prima del processo, una potenziale causa per violazione di marchio non è qualcosa con cui si vuole scherzare. 

In questo articolo esamineremo sette domande da porre durante i colloqui con gli avvocati specializzati in marchi. Tenete presente che questo elenco non è in alcun modo definitivo. Collaborare con un avvocato che conosca il vostro settore è sempre importante.

Sette domande da porre a un avvocato specializzato in marchi

1. Qual è il suo livello di esperienza in materia di diritto dei marchi?

Come per altre professioni, gli avvocati sono spesso specializzati. Sebbene non sia necessario trovarne uno che si occupi esclusivamente di diritto dei marchi, è importante trovarne uno con il livello di esperienza necessario. 

Sebbene la maggior parte degli avvocati sia in grado di capire come registrare un marchio, pochi hanno familiarità con i tecnicismi coinvolti nel processo di ricerca e autorizzazione. Trovate qualcuno che: 

• Può cercare nuovi marchi disponibili per vostro conto. 

• Comprende tutti i fattori che rendono un marchio "ad alto rischio". 
• Comprende i requisiti specifici delle registrazioni sul mercato globale. 
• Comprende come gestire in modo appropriato le opposizioni, le revoche e le invalidazioni. 

2. Quali banche dati utilizzate per valutare il rischio?

Nessun avvocato specializzato in marchi si affiderà esclusivamente a banche dati gratuite, poiché non dispongono delle funzionalità necessarie per effettuare valutazioni complete. Sebbenei database governativi siano in grado di determinare se il vostro candidato è già in uso, non possono valutare le somiglianze fonetiche o visive. Inoltre, non forniscono avvertimenti su eventuali interpretazioni culturali e/o linguistiche errate (molto importanti quando si fa marketing a livello internazionale). 

Molti studi legali si affidano a Corsearch, affidando interamente il processo ai nostri esperti fornitori di servizi di screening e ricerca o pagando per utilizzare i nostri database e strumenti.  

3. Quali sono le vostre tariffe?

Gli onorari di un avvocato variano a seconda della rapidità con cui si vogliono ottenere i risultati. Per una rapida consegna della pratica (1-2 giorni) si dovrà pagare molto di più. Altrimenti, il tempo tipico di risposta è di circa una settimana. 

Le tariffe dipendono anche dalle dimensioni e dalla complessità dell'azienda. Mentre una "mamma e papà" può ottenere una ricerca completa di un nome per poche centinaia di dollari, un'agenzia di branding è più probabile che spenda migliaia di dollari per due o tre selezioni di nomi. 

Dovrete porre alcune domande più specifiche. 

• Quali sono le vostre tariffe per il deposito della domanda di marchio se il mio candidato è valido? 
• Quali sono le vostre tariffe per la conduzione di un'ulteriore ricerca se il mio candidato è negativo? 
• Quali sono le vostre tariffe orarie per la gestione di eventuali azioni d'ufficio (ad esempio, opposizioni)? 
• Quali sono le vostre tariffe per la sorveglianza di un marchio una volta che è stato finalmente registrato? 

Dal momento che state pagando tutte queste spese, volete assolutamente assicurarvi che il vostro avvocato stia conducendo una ricerca il più possibile approfondita. Quindi, ponete le seguenti domande: 

4. Effettuate ricerche nelle banche dati di common law?

I diritti di common law sono concessi automaticamente ai marchi utilizzati senza registrazione federale negli Stati Uniti. Si estendono a chiunque sia in grado di dimostrare il primo utilizzo effettivo nel commercio. 

Gli Stati Uniti sono considerati un paese "first in time, first in right". Finché c'è stato uno scambio di denaro per un prodotto o un servizio (e il primo utilizzo può essere dimostrato), un marchio è legalmente protetto dal tribunale dello Stato. Ciò significa che un'azienda non deve registrare il proprio marchio per ottenere la priorità d'uso nella propria area geografica. 

Quindi, anche se la vostra azienda è più grande e più redditizia, potreste comunque trovarvi a ricevere un "cessate il fuoco" da un'azienda locale se non avete coperto le vostre basi.  

5. Effettuerete una ricerca proattiva nelle regioni al di fuori di quella in cui mi sto registrando?

La maggior parte degli avvocati è disposta ad ampliare la portata della ricerca dietro pagamento di un supplemento. Se la vostra azienda è minimamente interessata al commercio internazionale o semplicemente vuole mantenere una presenza su Internet negli Stati Uniti, dovrete coprire le vostre basi. 

6. Cercherete nei database degli app store?

Nessuna ricerca moderna di autorizzazione di un marchio è completa senza controllare gli app store per verificare l'utilizzo di marchi simili. Secondo il Pew Research Center's Internet & American Life Project, la metà dei possessori adulti di telefoni cellulari negli Stati Uniti possiede applicazioni sul proprio telefono. 

Si stima che entro il 2017 le app saranno scaricate per 268 miliardi di dollari e avranno un fatturato di 77 miliardi di dollari.  

7. Come funziona il processo di controllo del marchio?

Dopo aver fatto tutto il lavoro necessario per registrare il marchio, è importante monitorare le potenziali violazioni. Le spese legali per la sorveglianza dei marchi possono variare notevolmente.

Non abbiate paura di fare pressione sul vostro avvocato, chiedendo una panoramica del servizio di monitoraggio che può fornire.  

Pensieri finali

I processi di ricerca, autorizzazione e registrazione dei marchi comportano attività altamente specializzate e lunghe. Per questo motivo è necessario affidare il lavoro a professionisti della proprietà intellettuale esperti e qualificati, che possano consigliarvi adeguatamente e farvi risparmiare tempo e denaro durante la ricerca di un nuovo marchio. 

DISCLAIMER:  

*Questo è un articolo informativo dell'autore. I punti di vista e le opinioni espressi in questo articolo sono quelli dell'autore e non rappresentano necessariamente la politica o le posizioni ufficiali di Corsearch o dei suoi clienti.