Cómo encontrar al mejor abogado de marcas: Siete preguntas que debe hacerse

Aunque puede que no haya tantos abogados de marcas como dentistas, hay suficientes como para preguntarse: ¿Estoy trabajando con el mejor? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo puedo saberlo? A la hora deevaluar a los posibles candidatos, hay que tener en cuenta muchos factores. Al fin y al cabo, a esta persona se le está confiando un alto nivel de responsabilidad. 

Elegir al abogado de marcas adecuado no es fácil, comprobar estas siete cosas puede ayudarle a tomar la decisión correcta...Su abogado de marcas debe: 

• Evaluar con precisión las similitudes de las marcas y los riesgos de infracción. 
• Reducir proactivamente la probabilidad de oposición durante el proceso de solicitud. 
• Realice las diligencias debidas para evitar recibir más adelante un "cese y desista". 

Aunque este tipo de reclamaciones suelen resolverse antes de llegar a juicio, una posible demanda por infracción de marca no es algo con lo que se quiera jugar. 

En este artículo, repasaremos siete preguntas que hay que plantearse al entrevistar a abogados de marcas. Tenga en cuenta que esta lista no es definitiva. Siempre es importante asociarse con un abogado que entienda su sector.

Siete preguntas a un abogado de marcas

1. ¿Cuál es su nivel de experiencia en Derecho de marcas?

Como ocurre con otras profesiones, los abogados suelen especializarse. Aunque no es necesario encontrar uno que se dedique exclusivamente al derecho de marcas, sí es importante encontrar uno con el nivel de experiencia que usted necesita. 

Aunque la mayoría de los abogados saben cómo registrar una marca, son menos los que conocen los aspectos técnicos del proceso de búsqueda y autorización. Busque a alguien que: 

• Puede buscar marcas nuevas y disponibles en su nombre. 

• Comprende todos los factores que intervienen para que una marca sea de "alto riesgo". 
• Comprende los requisitos específicos de los registros en el mercado mundial. 
• Comprende cómo gestionar adecuadamente las oposiciones, revocaciones e invalidaciones. 

2. ¿Qué bases de datos utiliza para evaluar los riesgos?

Ningún abogado de marcas reputado confiará únicamente en las bases de datos gratuitas, ya que carecen de la funcionalidad necesaria para realizar evaluaciones exhaustivas. Aunquelas bases de datos gubernamentales pueden determinar si su candidato exacto ya está en uso, no pueden evaluar las similitudes fonéticas o visuales. Tampoco ofrecen advertencias en cuanto a interpretaciones culturales y/o lingüísticas erróneas (muy importante cuando se comercializa internacionalmente). 

Muchos despachos de abogados confían en Corsearch, ya sea subcontratando el proceso por completo a nuestros proveedores de servicios expertos en criba y búsqueda o pagando por utilizar nuestras bases de datos y herramientas.  

3. ¿Cuáles son sus tarifas?

Los honorarios de un abogado variarán en función de la rapidez con que desee obtener resultados. Puede que tenga que pagar bastante más por lo que se considera un proceso rápido (1-2 días). De lo contrario, el tiempo de respuesta típico es de aproximadamente una semana. 

Los honorarios dependerán también del tamaño y la complejidad de su empresa. Mientras que una empresa familiar puede realizar una búsqueda exhaustiva de un nombre por unos pocos cientos de dólares, es más probable que una agencia de branding gaste miles de dólares en la selección de dos o tres nombres. 

Deberá formular preguntas más concretas. 

• ¿Cuáles son sus honorarios por presentar la solicitud de marca si mi candidato es bueno? 
• ¿Cuáles son sus honorarios por realizar una búsqueda adicional si mi candidato es malo? 
• ¿Cuáles son sus tarifas horarias para tramitar posibles acciones de oficio (por ejemplo, oposiciones)? 
• ¿Cuáles son sus honorarios por vigilar una marca una vez registrada definitivamente? 

Y, puesto que usted está pagando todos esos honorarios, definitivamente querrá asegurarse de que su abogado está llevando a cabo una búsqueda lo más exhaustiva posible. Por lo tanto, haga las siguientes preguntas: 

4. ¿Busca en bases de datos de derecho consuetudinario?

Los derechos del derecho consuetudinario se conceden automáticamente a las marcas utilizadas sin registro federal en Estados Unidos. Se extienden a quien pueda demostrar el primer uso real en el comercio. 

Estados Unidos se considera un país "primero en el tiempo, primero en derecho". Siempre que se haya intercambiado dinero por un producto o servicio (y pueda demostrarse el primer uso), una marca está protegida legalmente por el tribunal del estado. Esto significa que una empresa no tiene que registrar su marca para recibir la primera prioridad de uso en su zona geográfica. 

Por lo tanto, aunque su empresa sea más grande y rentable, podría recibir un "cese y desista" de una empresa local si no ha cubierto sus necesidades.  

5. ¿Buscarán proactivamente en regiones fuera de donde me estoy registrando?

La mayoría de los abogados ampliarán el alcance de su búsqueda por una tarifa adicional. Si su empresa tiene el más mínimo interés en el comercio internacional o simplemente quiere mantener una presencia en Internet en Estados Unidos, querrá cubrir sus bases. 

6. ¿Buscará en las bases de datos de las tiendas de aplicaciones?

Ninguna búsqueda moderna de registro de marcas está completa si no se comprueba el uso de marcas similares en las tiendas de aplicaciones. Según el Pew Research Center's Internet & American Life Project, la mitad de los propietarios adultos de teléfonos móviles en Estados Unidos tienen aplicaciones en sus teléfonos. 

Se calcula que en 2017 se realizarán 268.000 millones de descargas y se ingresarán 77.000 millones de dólares en aplicaciones.  

7. ¿Cómo funciona su proceso de vigilancia de marcas?

Una vez que haya hecho todo ese trabajo para registrar su marca, es importante vigilar las posibles infracciones. Los honorarios de los abogados que vigilan las marcas pueden variar mucho.

No tenga miedo de presionar a su abogado, pidiéndole una visión general del servicio de vigilancia que puede proporcionarle.  

Reflexiones finales

Los procesos de búsqueda, autorización y registro de marcas implican tareas muy especializadas que requieren mucho tiempo. Por eso es necesario subcontratar el trabajo a profesionales de la propiedad intelectual cualificados y con experiencia, que puedan asesorarle adecuadamente y ahorrarle tiempo y dinero durante la búsqueda de un nuevo nombre de marca. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:  

*Este es un artículo informativo de opinión del autor. Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los del autor y no representan necesariamente la política oficial o las posiciones de Corsearch o sus clientes.