Marcas no registradas en el mundo comercial

Independientemente de la región en la que opere su empresa, las ventajas de registrar una marca comercial para su marca son innumerables. Sin embargo, el uso de nombres de marca sin registrar sigue siendo habitual y, en algunos casos, existen razones comerciales de peso para hacerlo. En los casos en que su producto esté destinado a tener un ciclo de vida corto, por ejemplo, los costes y los trámites administrativos que supone solicitar el registro de una marca para un producto que quizá ya no se utilice cuando finalice el proceso de registro no son una opción viable. En este ejemplo, sigue siendo muy recomendable realizar una verificación para asegurarse de que no se encontrará con dificultades durante la corta vida útil de su producto.

¿Cómo nace una marca no registrada?

El uso de una marca no registrada puede darse de varias maneras. En el ejemplo anterior, la marca habría sido autorizada para su uso, pero no se habría registrado intencionadamente, ya que el registro en sí mismo habría superado considerablemente la vida útil prevista del producto. También hay casos en los que una marca se ha registrado, pero el registro ha caducado por no haberse renovado en el momento oportuno, aunque la empresa que la registró anteriormente siga utilizándola. Aunque el registro haya caducado, la empresa que sigue utilizándola tendría derechos sustanciales sobre el nombre, y es algo que hay que tener en cuenta cuando se encuentran nombres caducados en la búsqueda de disponibilidad.

En lo que respecta a los nombres de marca que se utilizan pero que nunca se han registrado, sigue habiendo diferencias. Hay quienes llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de disponibilidad, pero nunca solicitaron el registro (y quienes procedieron a utilizarla sin realizar ni siquiera una búsqueda de disponibilidad —¡una estrategia que se considera universalmente extremadamente arriesgada!—); y quienes intentaron registrarla, pero su solicitud fue denegada debido a la probabilidad de confusión con una marca ya existente y continuaron utilizando la marca independientemente del resultado. Puede que incluso haya empresas que apelaran la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) correspondiente y, tras perder la apelación, persistieran en el uso de la marca elegida.

Aguas infestadas de tiburones

Todas estas estrategias que emplean las empresas en la creación y el uso de nombres de marca y marcas registradas deben tenerse en cuenta tanto durante el proceso de verificación de disponibilidad como durante el de seguimiento. Se trata de nombres de marca que están en uso pero que no están registrados, lo que podría impedir el registro satisfactorio de la nueva marca que usted propone o infringir los derechos de su marca actual, y que pueden resultar algo más difíciles de detectar que las marcas registradas.

Se trata de aguas infestadas de tiburones en las que acechan numerosos peligros para los incautos. Cabe destacar las estrategias que emplean quienes intentan registrar una nueva marca, ven denegada su solicitud por riesgo de confusión y, aun así, siguen utilizando la marca para sus productos o servicios.

Litigios de marcas

La cuestión es, en caso de litigio relacionado con el uso de esa marca, ¿qué importancia dará un tribunal a la denegación por riesgo de confusión por parte de su OPI nacional? Como sucede a menudo, la respuesta es: ..... ¡Depende!

En Estados Unidos existen diversos circuitos judiciales y no hay una respuesta única y uniforme para todos ellos. El concepto de «preclusión de la cuestión» se aplica en algunos de ellos, pero no en todos. La preclusión de la cuestión (a la que en algunas regiones todavía se hace referencia como «collateral estoppel») significa que, cuando una determinada declaración de hecho ya se ha resuelto en un procedimiento judicial anterior, no puede volver a plantearse como cuestión en un nuevo procedimiento judicial. Así pues, si el juez del caso X decide, basándose en las pruebas aportadas, que el cielo es azul a pesar de tu afirmación de que es rojo, no puedes esgrimir el argumento de que el cielo es rojo en un caso diferente y posterior.

Denegación de la USPTO

Cuando se ha recurrido una denegación de la USPTO y esta se ha confirmado, la preclusión de la cuestión le impediría alegar que no existe riesgo de confusión entre las dos marcas en cuestión. Esto plantea ciertas dificultades a la hora de defender el uso de la marca. Pero, ¿qué ocurre con la denegación de la propia USPTO? Las opiniones están divididas: algunos circuitos judiciales consideran que la denegación de la USPTO cumple por sí misma los criterios de preclusión de la cuestión, mientras que otros no lo creen así. En términos más generales, existe una gran variación en cuanto a cómo se aborda y gestiona esta cuestión.

Reflexiones finales

En última instancia, debe entenderse claramente que el uso no registrado de una marca es, en prácticamente todos los casos, intrínsecamente menos seguro que el uso de una marca registrada. El grado de peligro para su empresa depende de las estrategias y decisiones empleadas. Se recomienda encarecidamente a las empresas de todos los tamaños que desarrollen una estrategia de marca con suficiente antelación, bien asesorada y meditada.

La eficacia comienza con una sólida búsqueda preliminar de marcas que rápidamente le proporciona sólidas marcas candidatas para su autorización.

Dedique su tiempo a los nombres que importan y no a los que no importan.

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