Unterscheidungskraft und beschreibender Charakter im Markenrecht

Die Entscheidung für eine Unternehmensmarke kann für den Uneingeweihten ein Minenfeld sein. Eine schnelle Internetrecherche, um herauszufinden, ob Ihre potenzielle Marke bereits von einer anderen Organisation verwendet wurde, reicht nicht aus, um Sie vor einer Beanstandung der Anmeldung zu schützen. 

Um eine Zurückweisung durch ein Markenamt aufgrund absoluter Eintragungshindernisse zu Beginn eines Markenanmeldeverfahrens zu umgehen, ist es unerlässlich, Knockout-Recherchen und Unbedenklichkeitsrecherchen durchzuführen, um neben anderen Faktoren sicherzustellen, dass Ihre Marke unterscheidungskräftig und nicht nur beschreibend ist. 

Was ist eine beschreibende Marke?

Eine beschreibende Marke beschreibt lediglich die Art oder ein bestimmtes Merkmal einer Ware oder Dienstleistung. So kann beispielsweise ein Orangenverkäufer den Begriff "Orange" nicht als Marke schützen lassen, da es sich dabei um einen Gattungsbegriff handelt, oder "saftig", da es lediglich ein beschreibender Begriff für eine Orange ist. Der Begriff "Apple" konnte jedoch in Bezug auf Computer als Marke geschützt werden, da ein Apfel kein Gattungsbegriff für Computer ist. 

In der Rechtssache EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda ("EC Brand") gegen EUIPO bestätigte das Gericht die Entscheidung der Widerspruchskammer, dass die vorgeschlagene Marke PANTYS für Damenbinden und Damenunterwäsche nicht eingetragen werden dürfe, da sie keine Unterscheidungskraft habe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c der Verordnung 2017/1001 beschreibend sei. 

EC Brand machte geltend, dass der Begriff "pantys" in englischen Wörterbüchern nicht vorkomme und in der Alltagssprache nicht als beschreibende Angabe für alle fraglichen Waren und Dienstleistungen verwendet werde. Das Gericht wies diese Argumente zurück, da sich das Wort "pantys" nicht derart von der Alltagssprache unterscheide, dass die maßgeblichen Verkehrskreise es als mehr als eine bloße Fehlschreibung des englischen Wortes "panties" ansehen würden. Außerdem sei "pantys" phonetisch identisch mit der richtigen Schreibweise des Wortes. 

Beschreibende Marken wurden jedoch gelegentlich von den Gerichten bestätigt. In der Rechtssache Sky Enterprise Private Ltd. gegen Abaad Masala and Co. entschied ein indisches Gericht, dass der Beklagte die Wörter "White Chinese Pepper Masala" und "Black Chinese Pepper Masala" nicht in dieser speziellen Reihenfolge verwenden durfte, und bestätigte damit den Schutz der eingetragenen Marke des Klägers für diese Wortkombinationen. Das Gericht stellte fest, dass jedes einzelne Wort der eingetragenen Marken "White Chinese Pepper Masala" und "Black Chinese Pepper Masala" ein beschreibender Begriff für Masalapulver sein kann.  

Das Gericht entschied jedoch, dass niemand sonst diese besondere Kombination und Reihenfolge der Wörter zur Beschreibung einer Ware oder Dienstleistung verwenden dürfe, da die spezifische Kombination und Reihenfolge im Lebensmittelhandel nicht zur Darstellung des Charakters oder der Qualität von Waren verwendet werde.

Erworbene Unterscheidungskraft

Eine beschreibende Marke kann eingetragen werden, wenn sie sekundäre Bedeutung oder Unterscheidungskraft erlangt hat. Erworbene Unterscheidungskraft liegt vor, wenn eine zuvor beschreibende Marke im Laufe der Zeit Unterscheidungskraft erlangt hat. 

Zumindest in der EU ist die Eintragung einer Marke mit erworbener Unterscheidungskraft jedoch nicht unproblematisch. Lukasz Zelechowski argumentiert in How unitary is the EU trade mark? Territoriale Aspekte der erworbenen Unterscheidungskraft¹, dass die geografische Reichweite der erworbenen Unterscheidungskraft innerhalb der EU Juristen und Wissenschaftlern gleichermaßen Probleme bereitet. 

Der Autor argumentiert: 

".... sollte der Grundsatz der Einheitlichkeit von EU-Marken dazu führen, dass ein einheitlicherer Ansatz für die Beurteilung der erworbenen Unterscheidungskraft gewählt wird, anstatt des in der Rechtsprechung vorherrschenden länderspezifischen Ansatzes. Genauer gesagt sollte das Gebiet der EU für die Feststellung der erworbenen Unterscheidungskraft als ein durch die Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten nicht unterteilter Monolith behandelt werden, wenn keine territorial unterschiedlichen Verbraucherwahrnehmungen für die Feststellung der fehlenden originären Unterscheidungskraft einer EU-Marke eine Rolle spielen. Dies ist normalerweise der Fall bei Nicht-Wortmarken, wie z. B. Formen oder Farbmarken, die in der gesamten EU einheitlich als von Haus aus unterscheidungskräftig oder nicht unterscheidungskräftig wahrgenommen werden. 

So stellen Sie sicher, dass Ihre vorgeschlagene Marke unterscheidungskräftig ist

Um zu vermeiden, dass Zeit und Geld mit der Zurückweisung einer Markenanmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft vergeudet werden, ist es von entscheidender Bedeutung, solide Knockout- und Clearance-Recherchen durchzuführen. Im Gegensatz zu Marken, die Unterscheidungskraft erlangt haben, sind von Haus aus unterscheidungskräftige Marken eintragungsfähig, ohne dass der Nachweis erbracht werden muss, dass das, was lediglich beschreibend war, Unterscheidungskraft erlangt hat. 

Neben den generischen und beschreibenden Marken gibt es auch die folgenden Kategorien:  

• Suggestiv - der Verbraucher muss seine Vorstellungskraft einsetzen, um eine Verbindung zu dem Produkt oder der Dienstleistung der Marke herzustellen. Zum Beispiel suggeriert "Puma" Geschwindigkeit, aber das Wort wird nicht mit Sportbekleidung in Verbindung gebracht. 
• Phantasievoll - die Marke hat ein neues Wort erfunden, zum Beispiel "Kodak". 
• Willkürlich - das vorgeschlagene Markenwort steht zwar im Wörterbuch, aber die Marke verwendet es in einer Weise, die nicht mit seiner gewöhnlichen Bedeutung übereinstimmt, z. B. "Apple" für Computer und "Shell" für Ölprodukte. 

Abschließende Überlegungen

Am besten stellt man sich die Beantragung von Markenschutz vor, indem man sich eine Linie mit den Ziffern 1 bis 10 vorstellt, wobei die Ziffer 1 für nicht eintragungsfähige Gattungsmarken und die Ziffer 10 für von Haus aus unterscheidungskräftige Marken steht, die schutzfähig sind. 

Beginnen Sie Ihre Reise zur Markeneintragung mit einer vorläufigen Markenrecherche. Schalten Sie schwache Kandidaten gleich zu Beginn eines neuen Markennamensprojekts aus und suchen Sie intelligenter. 

Unsere Lösung für die vorläufige Markenrecherche ExaMatch™ ermöglicht es Ihnen, bessere Entscheidungen über Risiken zu treffen, da Sie sofortigen Zugang zu allen Aspekten der weltweit registrierten Markeninformationen haben. 

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HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE:  

*Dies ist ein informativer Meinungsartikel des Autors. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und stellen nicht unbedingt die offizielle Politik oder die Positionen von Corsearch oder seinen Kunden dar.   

*Die oben genannten Marken und Logos sind nicht mit Corsearch verbunden oder im Besitz von Corsearch und werden nur zur Veranschaulichung als öffentliche Aufzeichnungen der jeweiligen Markenämter verwendet.   

*Die Auflistung der Marken impliziert keine Beziehung zu Corsearch oder seinen verbundenen Unternehmen.