Distintività e descrittività nel diritto dei marchi

La scelta di un marchio commerciale può essere un campo minato per i non addetti ai lavori. Una semplice ricerca su Internet per verificare se il vostro marchio potenziale è stato utilizzato da altre organizzazioni non è sufficiente a proteggervi da un'obiezione di deposito. 

Per evitare un rifiuto da parte dell'Ufficio Marchi per motivi assoluti all'inizio della procedura di richiesta di un marchio, è essenziale eseguire ricerche di knockout e ricerche di clearance per garantire, tra gli altri fattori, che il marchio sia distintivo e non meramente descrittivo. 

Che cos'è un marchio descrittivo?

Un marchio descrittivo descrive semplicemente la natura o una particolare caratteristica di un prodotto o servizio. Ad esempio, un venditore di arance non può depositare il marchio "arancia", in quanto si tratta di una parola generica, o "succosa", in quanto è solo un termine descrittivo di un'arancia. Tuttavia, il termine "Apple" ha potuto essere registrato in termini di computer, in quanto la mela non è un termine generico per i computer. 

Nella causa EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda ("EC Brand") contro l'EUIPO, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso secondo cui il marchio proposto PANTYS per gli assorbenti igienici e la biancheria intima femminile non doveva essere registrato perché privo di carattere distintivo e descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento 2017/1001. 

EC Brand ha sostenuto che il termine "pantys" non compare nei dizionari inglesi e non è utilizzato nel linguaggio quotidiano come indicazione descrittiva di tutti i prodotti e servizi in questione. Il Tribunale ha respinto queste argomentazioni, poiché il termine "pantys" non differisce dal linguaggio quotidiano in modo tale da essere considerato dal pubblico di riferimento come qualcosa di più di una semplice storpiatura della parola inglese "panties". Inoltre, "pantys" è foneticamente identico all'ortografia corretta della parola. 

Tuttavia, in alcune occasioni i tribunali hanno confermato i marchi descrittivi. Nella causa Sky Enterprise Private Ltd. contro Abaad Masala and Co. un tribunale indiano ha ritenuto che il convenuto non potesse utilizzare le parole "White Chinese Pepper Masala" e "Black Chinese Pepper Masala" in questa particolare sequenza, sostenendo così la protezione del marchio registrato del ricorrente per queste combinazioni di parole. Il tribunale ha affermato che ogni singola parola facente parte dei marchi registrati "White Chinese Pepper Masala" e "Black Chinese Pepper Masala" poteva essere una parola descrittiva della polvere di masala.  

Tuttavia, il tribunale ha stabilito che nessun altro può utilizzare questa particolare combinazione e ordine di parole per descrivere un prodotto o un servizio, poiché la combinazione e l'ordine specifici non sono utilizzati nel commercio alimentare per descrivere il carattere o la qualità dei prodotti.

Distintività acquisita

Un marchio descrittivo può essere registrato se ha acquisito un significato secondario o un carattere distintivo. Il carattere distintivo acquisito si ha quando un marchio precedentemente descrittivo ha acquisito un carattere distintivo nel corso del tempo. 

Tuttavia, almeno nell'UE, la registrazione di un marchio con carattere distintivo acquisito non è priva di difficoltà. Lukasz Zelechowski sostiene in How unitary is the EU trade mark? Territorial aspects of acquired distinctiveness¹che la portata geografica del carattere distintivo acquisito all'interno dell'UE è fonte di problemi per avvocati e studiosi. 

L'autore sostiene che: 

".... principio del carattere unitario dei marchi UE dovrebbe portare all'adozione di un approccio più unitario alla valutazione del carattere distintivo acquisito, invece dell'approccio paese per paese dominante nella giurisprudenza. Più specificamente, ogniqualvolta per stabilire la mancanza di carattere distintivo intrinseco di un marchio UE non siano coinvolte percezioni dei consumatori diverse dal punto di vista territoriale, il territorio dell'UE dovrebbe essere considerato, ai fini della determinazione del carattere distintivo acquisito, come un monolite non diviso dai confini tra gli Stati membri. Questo è normalmente il caso dei marchi non denominativi, come i marchi di forma o di colore, che sono percepiti in modo uniforme in tutta l'UE come dotati o privi di carattere distintivo intrinseco". 

Come garantire che il marchio proposto sia distintivo

Per evitare di perdere tempo e denaro nel caso in cui una domanda di marchio venga respinta per mancanza di carattere distintivo, è fondamentale condurre una solida ricerca di knockout e clearance. A differenza dei marchi che hanno acquisito carattere distintivo, i marchi intrinsecamente distintivi sono registrabili senza che sia necessario dimostrare che ciò che era solo descrittivo ha acquisito carattere distintivo. 

Oltre ai marchi generici e descrittivi, esistono anche le seguenti categorie:  

• Suggestivo - il consumatore deve usare la propria immaginazione per creare un collegamento con il prodotto o il servizio del marchio. Ad esempio, "Puma" suggerisce velocità, ma la parola non è collegata all'abbigliamento sportivo. 
• Fantasioso - il marchio ha inventato una nuova parola, ad esempio "Kodak". 
• Arbitrario - la parola proposta per il marchio compare nel dizionario, ma il marchio la utilizza in un modo che non si collega al suo significato ordinario, ad esempio "Apple" per i computer e "Shell" per i prodotti petroliferi. 

Pensieri finali

Il modo migliore per pensare alla richiesta di protezione di un marchio è immaginare una linea contrassegnata da uno a dieci, dove uno è rappresentato da marchi generici non registrabili e dieci da marchi intrinsecamente distintivi che si qualificano per la protezione. 

Iniziate il vostro viaggio verso la registrazione del marchio con una ricerca preliminare sul marchio. Eliminate i candidati deboli già all'inizio del progetto di denominazione di un nuovo marchio e fate una ricerca più intelligente. 

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