Distinctivité et descriptivité dans le droit des marques

Le choix d'une marque commerciale peut s'avérer un véritable champ de mines pour les non-initiés. Une recherche rapide sur l'internet pour vérifier si la marque que vous envisagez d'utiliser a été utilisée par une autre organisation ne suffira pas à vous protéger contre une objection de dépôt. 

Et, afin de contourner un rejet par l'Office des marques sur la base de motifs absolus de refus dès le début de la procédure de dépôt d'une marque, il est essentiel d'effectuer des recherches d'an tériorité et des recherches d'antériorité pour s'assurer, entre autres, que votre marque est distinctive et non simplement descriptive. 

Qu'est-ce qu'une marque descriptive ?

Une marque descriptive décrit simplement la nature ou une caractéristique particulière d'un produit ou d'un service. Par exemple, un vendeur d'oranges ne peut pas déposer une marque pour le terme "orange", car il s'agit d'un terme générique, ou pour le terme "juicy", car il s'agit simplement d'un terme descriptif pour une orange. En revanche, le terme "Apple" a pu être déposé en tant que marque pour des ordinateurs, car une pomme n'est pas un terme générique pour les ordinateurs. 

Dans l'affaire EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda (" EC Brand ") contre EUIPO, le Tribunal a confirmé la décision de la BoA selon laquelle la marque proposée PANTYS pour des serviettes hygiéniques et des sous-vêtements féminins ne devait pas être enregistrée car elle était dépourvue de caractère distinctif et était descriptive en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), et de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001. 

EC Brand a fait valoir que le terme "pantys" ne figure pas dans les dictionnaires anglais et n'est pas utilisé dans le langage courant comme indication descriptive de tous les produits et services en cause. La cour d'appel a rejeté ces arguments, car le mot "pantys" ne diffère pas du langage courant d'une manière telle que le public concerné le considérerait comme plus qu'une simple erreur d'orthographe du mot anglais "panties". En outre, "pantys" est phonétiquement identique à l'orthographe correcte du mot. 

Toutefois, les marques descriptives ont parfois été confirmées par les tribunaux. Dans l'affaire Sky Enterprise Private Ltd. contre Abaad Masala and Co., un tribunal indien a jugé que le défendeur ne pouvait pas utiliser les mots "White Chinese Pepper Masala" et "Black Chinese Pepper Masala" dans cette séquence particulière, confirmant ainsi la protection de la marque enregistrée du plaignant pour ces combinaisons de mots. Le tribunal a déclaré que chaque mot individuel faisant partie des marques déposées "White Chinese Pepper Masala" et "Black Chinese Pepper Masala" pouvait être un mot descriptif pour la poudre de masala.  

Toutefois, le tribunal a décidé que personne d'autre ne pouvait utiliser cette combinaison et cet ordre particuliers des mots pour décrire un produit ou un service, car cette combinaison et cet ordre spécifiques ne sont pas utilisés dans le commerce alimentaire pour décrire le caractère ou la qualité des produits.

Caractère distinctif acquis

Une marque descriptive peut être enregistrée si elle a acquis une signification secondaire ou un caractère distinctif. Il y a acquisition du caractère distinctif lorsqu'une marque antérieurement descriptive a acquis un caractère distinctif au fil du temps. 

Toutefois, dans l'UE au moins, l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif n'est pas sans poser de problèmes. Lukasz Zelechowski affirme dans How unitary is the EU trade mark ? Territorial aspects of acquired distinctiveness¹, que la portée géographique du caractère distinctif acquis au sein de l'UE pose des problèmes aux juristes et aux universitaires. 

L'auteur argumente : 

".... le principe du caractère unitaire des EUTM devrait conduire à l'adoption d'une approche plus unitaire de l'évaluation du caractère distinctif acquis, au lieu de l'approche pays par pays dominante dans la jurisprudence. Plus précisément, lorsqu'il n'y a pas de différences territoriales dans les perceptions des consommateurs pour établir l'absence de caractère distinctif intrinsèque d'une marque communautaire, le territoire de l'Union européenne devrait être traité, aux fins de l'établissement du caractère distinctif acquis, comme un monolithe non divisé par les frontières entre les États membres. C'est normalement le cas des marques non verbales, telles que les marques de forme ou de couleur, qui sont perçues de manière uniforme dans l'ensemble de l'UE comme possédant ou non un caractère distinctif intrinsèque". 

Comment s'assurer que la marque proposée est distinctive ?

Pour éviter de perdre du temps et de l'argent à voir une demande de marque rejetée en raison de son manque de caractère distinctif, il est essentiel de mener des recherches approfondies sur le caractère distinctif et l'absence de caractère distinctif. Contrairement aux marques qui ont acquis un caractère distinctif, les marques intrinsèquement distinctives peuvent être enregistrées sans qu'il soit nécessaire de prouver que ce qui était simplement descriptif a acquis un caractère distinctif. 

Outre les marques génériques et descriptives, il existe également les catégories suivantes :  

• Suggestive - le consommateur doit faire preuve d'imagination pour créer un lien avec le produit ou le service de la marque. Par exemple, "Puma" suggère la vitesse, mais le mot n'est pas lié aux vêtements de sport. 
• Fantaisiste - la marque a inventé un nouveau mot, par exemple "Kodak". 
• Arbitraire - le mot proposé pour la marque figure dans le dictionnaire, mais la marque l'utilise d'une manière qui ne correspond pas à son sens ordinaire, par exemple "Apple" pour les ordinateurs et "Shell" pour les produits pétroliers. 

Réflexions finales

La meilleure façon d'envisager la demande de protection d'une marque est d'imaginer une ligne marquée de un à dix, un correspondant à des marques génériques non enregistrables et dix à des marques intrinsèquement distinctives qui remplissent les conditions requises pour être protégées. 

Commencez votre parcours vers l'enregistrement d'une marque par une recherche préliminaire. Éliminez les candidats les plus faibles dès le début d'un nouveau projet de dénomination de marque et effectuez une recherche plus intelligente. 

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