Carácter distintivo frente a carácter descriptivo en el Derecho de marcas

Decidirse por una marca comercial puede ser un campo minado para los no iniciados. Una simple búsqueda rápida en Internet para comprobar si su marca potencial ha sido utilizada por alguna otra organización no bastará para protegerle de una objeción de registro. 

Y, para sortear un rechazo por parte de una Oficina de Marcas por motivos absolutos de denegación al inicio de un proceso de solicitud de marca, es esencial realizar búsquedas de nocaut y búsquedas de autorización para garantizar, entre otros factores, que su marca es distintiva y no meramente descriptiva. 

¿Qué es una marca descriptiva?

Una marca descriptiva simplemente describe la naturaleza o una característica particular de un producto o servicio. Por ejemplo, un vendedor de naranjas no puede registrar el término "naranja", ya que es una palabra genérica, o "jugosa", ya que no es más que un término descriptivo de una naranja. Sin embargo, "Apple" sí puede registrarse como marca en relación con los ordenadores, ya que una manzana no es un término genérico. 

En el asunto EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda ("EC Brand") contra EUIPO, el Tribunal General confirmó la decisión de la SdR de no registrar la marca propuesta PANTYS para compresas y ropa interior femenina por carecer de carácter distintivo y ser descriptiva en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2017/1001. 

EC Brand alegó que el término "pantys" no figura en los diccionarios ingleses y no se utiliza en el lenguaje corriente como indicación descriptiva de todos los productos y servicios de que se trata. El TG desestimó estas alegaciones, ya que el término "pantys" no difiere del lenguaje corriente de tal manera que el público pertinente lo considere algo más que un mero error ortográfico de la palabra inglesa "panties". Además, "pantys" es fonéticamente idéntica a la grafía correcta de la palabra. 

Sin embargo, en ocasiones los tribunales han defendido las marcas descriptivas. En Sky Enterprise Private Ltd. contra Abaad Masala and Co., un tribunal indio sostuvo que el demandado no podía utilizar las palabras "White Chinese Pepper Masala" y "Black Chinese Pepper Masala" en esta secuencia concreta, manteniendo así la protección de la marca registrada del demandante de estas combinaciones de palabras. El tribunal declaró que cada palabra individual que formaba parte de las marcas registradas "White Chinese Pepper Masala" y "Black Chinese Pepper Masala" podía ser una palabra descriptiva de masala en polvo.  

Sin embargo, el tribunal dictaminó que nadie más podía utilizar esta combinación y orden concretos de las palabras para describir un producto o servicio, ya que la combinación y orden específicos no se utilizan en el comercio alimentario para describir el carácter o la calidad de los productos.

Carácter distintivo adquirido

Una marca descriptiva puede registrarse si ha adquirido un significado secundario o un carácter distintivo. El carácter distintivo adquirido se produce cuando una marca anteriormente descriptiva ha adquirido carácter distintivo a lo largo de un período de tiempo. 

Sin embargo, al menos en la UE, el registro de una marca con carácter distintivo adquirido no está exento de dificultades. Lukasz Zelechowski sostiene en ¿Hasta qué punto es unitaria la marca de la UE? Territorial aspects of acquired distinctiveness¹que el alcance geográfico del carácter distintivo adquirido en la UE plantea problemas tanto a los juristas como a los académicos. 

El autor argumenta: 

".... el principio del carácter unitario de las EUTM debería conducir a la adopción de un enfoque más unitario para la evaluación del carácter distintivo adquirido, en lugar del enfoque país por país dominante en la jurisprudencia. Más concretamente, cuando la falta de carácter distintivo intrínseco de una EUTM no se deba a percepciones de los consumidores que varíen territorialmente, el territorio de la UE debería tratarse, a efectos de determinar el carácter distintivo adquirido, como un monolito sin fronteras entre los Estados miembros. Este es normalmente el caso de las marcas no denominativas, como las marcas de formas o de color, que se perciben de manera uniforme en toda la UE como poseedoras o carentes de carácter distintivo intrínseco." 

Cómo asegurarse de que la marca que propone es distintiva

Para evitar perder tiempo y dinero en el rechazo de una solicitud de registro de marca por su falta de carácter distintivo, es fundamental llevar a cabo sólidas búsquedas de marcas que hayan adquirido carácter distintivo y de marcas que hayan adquirido la condición de distintivas. A diferencia de las marcas que han adquirido carácter distintivo, las marcas intrínsecamente distintivas pueden registrarse sin necesidad de demostrar que lo que era meramente descriptivo ha ganado distinción. 

Además de las marcas genéricas y descriptivas, también existen las siguientes categorías:  

• Sugerente: el consumidor debe utilizar su imaginación para crear una conexión con el producto o servicio de la marca. Por ejemplo, "Puma" sugiere velocidad, pero la palabra no está relacionada con la ropa deportiva. 
• De fantasía: la marca ha inventado una palabra nueva, por ejemplo, "Kodak". 
• Arbitraria: la palabra de la marca propuesta aparece en el diccionario, pero la marca la utiliza de una forma que no conecta con su significado habitual, por ejemplo "Apple" para ordenadores y "Shell" para productos petrolíferos. 

Reflexiones finales

La mejor manera de pensar en la solicitud de protección de una marca es imaginar una línea marcada del uno al diez, siendo el uno las marcas genéricas no registrables y el diez las marcas intrínsecamente distintivas que reúnen las condiciones para ser protegidas. 

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