Violazione del marchio con gli hashtag dei social media e necessità di modernizzare la legislazione sulla proprietà intellettuale

Il Lanham Act, l' attuale legislazione che regola l'uso dei marchi negli Stati Uniti, è stato adottato per la prima volta nel 1947 e non è quindi in grado di proteggere efficacemente i proprietari dei marchi quando questi promuovono i loro prodotti utilizzando nuove tecnologie e piattaforme.

La questione è stata portata alla ribalta dall'abuso di marchi legati agli hashtag sui social media, con le piattaforme spesso riluttanti a rimuovere i contenuti su questa base.

La collaborazione tra le piattaforme, i legislatori e gli esperti di tutela del marchio è fondamentale per allineare la legislazione sulla proprietà intellettuale a un ambiente online in rapida evoluzione e per bilanciare i numerosi diritti e interessi in conflitto.

L'attuale contesto giuridico

Osservando che la maggior parte delle società di social media statunitensi utilizza hashtag, che possono contenere marchi, è necessario approfondire il Lanham Act [1] che regola le questioni relative ai marchi. Un marchio è composto da tre elementi diversi e cumulativi:

• Un nome distintivo, che può essere composto da parole, simboli, immagini o, in alcune rare occasioni, anche da profumi e suoni;
• Viene utilizzato per identificare la fonte di beni o servizi distinguendola da altre parti;
• E viene utilizzato per scopi commerciali.

Con la registrazione di un marchio, un soggetto ne ottiene l'uso esclusivo nel commercio generale, potendo non solo commerciare con esso, ma anche concederlo in licenza e allontanare eventuali soggetti che tentano di violarlo.

In pratica, a partire dalla fine degli anni 2000, l'uso dell'hashtag per fare riferimento a un contenuto o a un tema specifico è aumentato in modo sostanziale sulle piattaforme dei social media, in quanto ha permesso di ridurre in modo significativo i costi di marketing, di rafforzare la fedeltà dei consumatori e di attirarne facilmente di nuovi. Non sorprende che tale uso sia stato rapidamente considerato un modo efficace per pubblicizzare e promuovere i marchi online [2]. Ciò ha portato a un aumento delle richieste di marchio per gli hashtag. Un esempio è il caso della Coca Cola Company che aveva già registrato il marchio "#cokecanpics" [3].

Ma l'uso del tag metadata - nel caso specifico la parola chiave hashtag che si riferisce a un marchio registrato - è sempre lecito sui social media?

Violazione di marchio attraverso l'abuso di hashtag

Se un hashtag include un marchio registrato o suggerisce un collegamento con tale marchio o con il titolare del marchio in modo tale da indurre in errore i consumatori, si può configurare un abuso di marchio [4]. In particolare, la violazione sembra essere accertata quando il rischio di confusione e di associazione è legato alla pubblicità di marchi concorrenti o di prodotti e servizi molto simili a quelli che il marchio registrato contraddistingue [5].

Infatti, nella causa Fraternity Collection v Fargnoli del 2015, un ex dipendente dell'attore ha iniziato a utilizzare hashtag come "#FratCollection" e "#FraternityCollection" per pubblicizzare modelli di moda appartenenti al convenuto. Sebbene entrambe le parti abbiano chiesto l'archiviazione del caso, il giudice ha rifiutato l'archiviazione e ha ricordato che "l'hashtag del nome o del prodotto di un concorrente nei post sui social media potrebbe, in determinate circostanze, ingannare i consumatori"[6].

Anche se il caso è stato risolto dalle parti e successivamente archiviato, evidenzia la seguente argomentazione: l'utilizzo di marchi noti o della reputazione e dell'avviamento dei marchi negli hashtag al fine di pubblicizzare i propri prodotti e servizi per trarre profitto attraverso un aumento del traffico sui propri contenuti online può essere fraudolento e considerato come concorrenza sleale.

Tuttavia, le piattaforme di social media tendono a essere riluttanti a rimuovere i contenuti sulla base di un "abuso di marchio legato agli hashtag". In effetti, la confusione sull'origine, il collegamento o la sponsorizzazione dei prodotti e servizi può essere difficile da stabilire. È più probabile che le piattaforme ritengano che l'uso dei marchi negli hashtag identifichi e commenti i prodotti e i servizi piuttosto che costituire una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, seguendo un ragionamento simile a quello di Eksouzian v. Albanese [7], secondo cui "gli hashtag sono dispositivi meramente descrittivi, non marchi, unitari o meno, in sé e per sé", che vengono "utilizzati per indirizzare i consumatori verso il luogo della promozione"[8].

Inoltre, vale la pena ricordare che i proprietari dei marchi vedono i loro marchi utilizzati come hashtag sulle principali piattaforme di social media, anche in post non correlati ai loro prodotti e che un'altra limitazione all'applicazione del marchio in questo caso è la nozione di fair use. Pur non approfondendo le nozioni di fair use, è necessario sottolineare un fatto: se l'uso dell'hashtag è di natura non commerciale (ad esempio, una recensione di un prodotto), allora saremmo in presenza di fair use.

La necessità di modernizzare la legislazione sulla proprietà intellettuale

Queste tendenze sui social media potrebbero suggerire che gli hashtag, divenuti strumenti essenziali dei social media che riflettono "una cultura della condivisione e dell'apertura e un marketing "in tempo reale"" [9], non sono compatibili con le attuali leggi sulla proprietà intellettuale.

Il diritto dei marchi intorno agli hashtag rimane indubbiamente una zona grigia e ulteriori comunicazioni e scambi tra piattaforme, legislatori della proprietà intellettuale, avvocati ed esperti di protezione dei marchi appaiono necessari per ridefinire la nozione di marchio, in continua evoluzione nell'era digitale, e per mettere in equilibrio diritti e interessi contrastanti. 

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Riferimenti:

[1] https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us177en.pdf

[2] https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2016-17/november-december/full-court-press-hashtag-trademarks/#:~:text=As%20the%20only%20U.S.%20court,hashtag%20being%20used%20in%20connection.

[3] https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86480497&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

[4] https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0009.html.

[5] No. 3:13-CV-664-CWR-FKB, 2015 WL 1486375, at *1-2 (S.D. Miss. Mar. 31, 2015).

[6] Id. a *4.

[7] No. CV 13-00728-PSG-MAN, 2015 WL 4720478 (C.D. Cal. 7 agosto 2015) (ritenendo che un hashtag, in quanto forma di metadati, non sia un marchio).

[8] Id. a *8.