La infracción de marcas en los hashtags de las redes sociales y la necesidad de modernizar la legislación sobre propiedad intelectual

La Ley Lanham, legislación vigente que regula el uso de las marcas en EE.UU., se adoptó por primera vez en 1947 y, por tanto, está mal equipada para proteger eficazmente a los propietarios de marcas cuando promocionan sus productos utilizando nuevas tecnologías y plataformas.

La cuestión ha saltado a la palestra por el abuso de marcas relacionadas con hashtags en las redes sociales, ya que las plataformas suelen mostrarse reacias a eliminar contenidos por este motivo.

La colaboración entre plataformas, legisladores y expertos en protección de marcas es fundamental para adecuar la legislación sobre propiedad intelectual al entorno en línea, en rápida evolución, y equilibrar los numerosos derechos e intereses en conflicto.

Entorno jurídico actual

Al observar que la mayoría de las empresas estadounidenses de medios sociales utilizan hashtags, que pueden contener marcas registradas, es necesario profundizar en la Ley Lanham [1], que regula las cuestiones relacionadas con las marcas. Una marca se compone de tres elementos acumulativos diferentes:

• Un nombre distintivo, que puede constar de palabras, símbolos, imagen o, en algunas raras ocasiones, incluso olores y sonidos;
• Se utiliza para identificar la fuente de bienes o servicios distinguiéndolos de otras partes;
• Y se utiliza con fines comerciales.

Al registrar una marca, una parte obtiene su uso exclusivo en el comercio general, pudiendo no sólo comerciar con ella, sino también conceder licencias y protegerse de cualquier parte potencial que intente infringirla.

En la práctica, desde finales de la década de 2000, el uso del hashtag para hacer referencia cruzada a un contenido o tema específico ha ido aumentando sustancialmente en las plataformas de medios sociales, ya que permitía una reducción significativa de los costes de marketing, reforzaba la fidelidad de los consumidores y atraía fácilmente a otros nuevos. No es de extrañar que este uso se considerara rápidamente una forma eficaz de publicitar y promocionar marcas en línea [2]. Esto llevó a un aumento de las solicitudes de marcas para hashtags. Un ejemplo sería el caso de Coca Cola Company, que ya había registrado la marca "#cokecanpics" [3].

Pero, ¿es siempre lícito el uso de la etiqueta de metadatos -la palabra clave hashtag que hace referencia a una marca registrada en el presente caso- en las redes sociales?

Infracción de marcas mediante el uso indebido de hashtags

Si un hashtag incluye una marca registrada o sugiere una conexión con esta marca o con el titular de la marca de forma que pueda inducir a error a los consumidores, puede existir un motivo de abuso de marca [4]. En particular, parece establecerse una infracción cuando el riesgo de confusión y asociación está vinculado a la publicidad de marcas competidoras o de bienes y servicios muy similares a los que distingue la marca registrada [5].

De hecho, en el caso de 2015 Fraternity Collection contra Fargnoli, un antiguo empleado del demandante comenzó a utilizar hashtags como "#FratCollection" y "#FraternityCollection" para publicitar diseños de moda pertenecientes al demandado. Aunque ambas partes solicitaron el sobreseimiento del caso, el juez lo denegó y mencionó que "el uso de hashtags con el nombre o el producto de un competidor en publicaciones en redes sociales podría, en determinadas circunstancias, engañar a los consumidores"[6].

Aunque el caso fue finalmente resuelto por las partes y desestimado posteriormente, pone de relieve el siguiente argumento: utilizar marcas conocidas o la reputación y el fondo de comercio de marcas en hashtags con el fin de publicitar los propios productos y servicios para obtener beneficios mediante un aumento del tráfico en sus contenidos en línea puede ser fraudulento y considerarse competencia desleal.

No obstante, las plataformas de las redes sociales tienden a mostrarse reacias a retirar contenidos por "abuso de marcas relacionadas con hashtags". De hecho, la confusión en cuanto al origen, la conexión o el patrocinio de los bienes y servicios puede ser difícil de establecer. Lo más probable es que las plataformas consideren que el uso de marcas en hashtags identifica y comenta bienes y servicios en lugar de constituir una violación de los derechos de propiedad intelectual, siguiendo un razonamiento similar al de Eksouzian contra Albanese [7], que sostiene que "los hashtags son meros dispositivos descriptivos, no marcas, unitarias o de otro tipo, en sí mismos" que se "utilizan para dirigir a los consumidores al lugar de la promoción"[8].

Además, cabe mencionar que los titulares de marcas verán sus marcas utilizadas como hashtag en las principales plataformas de medios sociales, incluso en publicaciones no relacionadas con sus productos, y que otra limitación a la aplicación de la marca en ese caso es la noción de uso legítimo. Aunque no se profundiza en las nociones de uso legítimo, es necesario destacar un hecho: si el uso del hashtag es de carácter no comercial (es decir, una reseña de producto) entonces estaríamos en presencia de un uso legítimo.

Necesidad de modernizar la legislación sobre propiedad intelectual

Estas tendencias en los medios sociales podrían sugerir que los hashtags, que se han convertido en instrumentos esenciales de los medios sociales que reflejan "una cultura de compartir y de apertura, y de marketing en "tiempo real"" [9], no son compatibles con las actuales leyes de propiedad intelectual.

No cabe duda de que el Derecho de marcas en torno a los hashtags sigue siendo hasta la fecha una zona bastante gris, y parece necesaria una mayor comunicación e intercambios entre plataformas, legisladores en materia de propiedad intelectual, abogados y expertos en protección de marcas para redefinir la noción de marca, en perpetua evolución en la era digital, y equilibrar los derechos e intereses en conflicto. 

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Referencias:

[1] https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us177en.pdf

[2] https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2016-17/november-december/full-court-press-hashtag-trademarks/#:~:text=As%20the%20only%20U.S.%20court,hashtag%20being%20used%20in%20connection.

[3] https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86480497&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

[4] https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0009.html.

[5] No. 3:13-CV-664-CWR-FKB, 2015 WL 1486375, en *1-2 (S.D. Miss. 31 de marzo de 2015).

[6] Id. en *4.

[7] No. CV 13-00728-PSG-MAN, 2015 WL 4720478 (C.D. Cal. 7 de agosto de 2015) (sostiene que un hashtag, como forma de metadatos, no es una marca comercial).

[8] Id. en *8.