Atteinte à la marque par les hashtags sur les réseaux sociaux et nécessité de moderniser la législation en matière de propriété intellectuelle

La loi Lanham, qui régit actuellement l'utilisation des marques aux États-Unis, a été adoptée pour la première fois en 1947 et est donc mal équipée pour protéger efficacement les propriétaires de marques qui font la promotion de leurs produits à l'aide de nouvelles technologies et plateformes.

La question a été mise en lumière par les abus de marques liés aux hashtags sur les médias sociaux, les plateformes étant souvent réticentes à supprimer du contenu sur cette base.

La collaboration entre les plateformes, les législateurs et les experts en protection des marques est essentielle pour adapter la législation sur la propriété intellectuelle à l'évolution rapide de l'environnement en ligne et pour équilibrer les nombreux droits et intérêts contradictoires.

L'environnement juridique actuel

Constatant qu'une majorité d'entreprises de médias sociaux basées aux États-Unis utilisent des hashtags, qui peuvent contenir des marques, il est nécessaire de se plonger dans le Lanham Act [1], qui réglemente les questions liées aux marques. Une marque se compose de trois éléments cumulatifs différents :

• Un nom distinctif, qui peut être composé de mots, de symboles, d'images ou, dans de rares cas, d'odeurs et de sons ;
• Il est utilisé pour identifier la source des biens ou des services en les distinguant des autres parties ;
• Et est utilisé à des fins commerciales.

L'enregistrement d'une marque permet à une partie d'en obtenir l'usage exclusif dans le commerce général, ce qui lui permet non seulement de faire du commerce sous cette marque, mais aussi de la concéder sous licence et d'écarter toute partie potentielle qui tenterait de l'enfreindre.

En pratique, depuis la fin des années 2000, l'utilisation du hashtag pour faire référence à un contenu ou à un thème spécifique a considérablement augmenté sur les plateformes de médias sociaux, car elle a permis de réduire considérablement les coûts de marketing, de renforcer la fidélité des consommateurs et d'en attirer facilement de nouveaux. Il n'est pas surprenant que cette utilisation ait rapidement été considérée comme un moyen efficace de faire de la publicité et de promouvoir les marques en ligne [2]. Cela a conduit à une augmentation du nombre de demandes d'enregistrement de marques pour les hashtags. On peut citer l'exemple de la société Coca Cola, qui avait déjà enregistré la marque "#cokecanpics" [3].

Mais l'utilisation de la balise de métadonnées - le mot-clé hashtag renvoyant à une marque déposée dans le cas présent - est-elle toujours licite sur les médias sociaux ?

Violation de marque par l'utilisation abusive de hashtags

Si un hashtag inclut une marque qui a été enregistrée ou suggère un lien avec cette marque ou le titulaire de la marque d'une manière susceptible d'induire les consommateurs en erreur, il peut y avoir un motif d'abus de marque [4]. En particulier, une infraction semble être établie lorsque le risque de confusion et d'association est lié à la publicité de marques concurrentes ou de produits et services très similaires à ceux que la marque enregistrée distingue [5].

En effet, dans l'affaire Fraternity Collection v Fargnoli de 2015, un ancien employé du plaignant a commencé à utiliser des hashtags tels que "#FratCollection" et "#FraternityCollection" pour faire de la publicité pour des créations de mode appartenant au défendeur. Alors que les parties ont toutes deux demandé le rejet de l'affaire, le juge a refusé le rejet et a mentionné que ""l'utilisation de hashtags pour le nom ou le produit d'un concurrent dans des messages sur les médias sociaux pourrait, dans certaines circonstances, tromper les consommateurs""[6].

Même si l'affaire a finalement été réglée par les parties et rejetée par la suite, elle met en lumière l'argument suivant : l'utilisation de marques connues ou de la réputation et de la notoriété de marques dans des hashtags afin de faire la publicité de ses propres produits et services pour réaliser des bénéfices grâce à une augmentation du trafic sur leur contenu en ligne peut être frauduleuse et considérée comme de la concurrence déloyale.

Néanmoins, les plateformes de médias sociaux ont tendance à être réticentes à retirer du contenu au motif d'un "abus de marque lié à un hashtag". En effet, la confusion quant à l'origine, au lien ou au parrainage des produits et services peut être difficile à établir. Les plateformes sont plus susceptibles de considérer que l'utilisation de marques dans les hashtags identifie et commente des produits et services plutôt que de constituer une violation des droits de propriété intellectuelle, en suivant un raisonnement similaire à celui de l'affaire Eksouzian v. Albanese [7] qui considère que "les hashtags sont simplement des dispositifs descriptifs, et non des marques, unitaires ou non, en elles-mêmes" qui sont "utilisés pour diriger les consommateurs vers l'emplacement de la promotion"[8].

En outre, il convient de mentionner que les titulaires de marques verront leurs marques utilisées comme hashtag sur les principales plateformes de médias sociaux, même dans des messages sans rapport avec leurs produits, et qu'une autre limite à l'application de la marque dans ce cas est la notion d'usage loyal. Sans entrer dans le détail des notions d'usage loyal, il convient de souligner un fait : si le hashtag est utilisé à des fins non commerciales (par exemple, un commentaire sur un produit), nous sommes en présence d'un usage loyal.

La nécessité de moderniser la législation en matière de propriété intellectuelle

Ces tendances sur les médias sociaux pourraient suggérer que les hashtags, qui sont devenus des instruments essentiels des médias sociaux reflétant "une culture de partage et d'ouverture, et un marketing "en temps réel"" [9], ne sont pas compatibles avec les lois actuelles sur la propriété intellectuelle.

Le droit des marques concernant les hashtags reste sans aucun doute à ce jour une zone d'ombre et il semble nécessaire de poursuivre la communication et les échanges entre les plateformes, les législateurs en matière de propriété intellectuelle, les avocats et les experts en protection des marques pour redéfinir la notion de marque, qui est en perpétuelle évolution à l'ère numérique, et pour mettre en balance les droits et les intérêts conflictuels. 

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Références :

[1] https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us177en.pdf

[2] https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2016-17/november-december/full-court-press-hashtag-trademarks/#:~:text=As%20the%20only%20U.S.%20court,hashtag%20being%20used%20in%20connection.

[3] https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86480497&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch

[4] https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0009.html.

[5] No. 3:13-CV-664-CWR-FKB, 2015 WL 1486375, at *1-2 (S.D. Miss. Mar. 31, 2015).

[6] Id. à *4.

[7] No. CV 13-00728-PSG-MAN, 2015 WL 4720478 (C.D. Cal. 7 août 2015) (considérant qu'un hashtag, en tant que forme de métadonnées, n'est pas une marque).

[8] Id. à *8.