Cinque motivi per cui la domanda di marchio statunitense può essere rifiutata

Le domande di marchio vengono mai rifiutate? 

Assolutamente sì. 

Secondo l'USPTO, nel 2016 circa il 18% delle domande non ha avuto successo durante la prima azione. 

A pensarci bene, questo numero è davvero scioccante. Significa che quasi una domanda di marchio su cinque è stata rifiutata. 

Considerando quanto tempo richieda l'intero processo di presentazione delle domande di marchio - dallo screening dei marchi, alla ricerca delle autorizzazioni, alle pratiche burocratiche - è logico che i richiedenti facciano tutto ciò che è in loro potere per presentare marchi con le maggiori probabilità di successo. 

La registrazione federale dei marchi è regolata dal Trademark Act del 1946, 15 U.S.C. §1051 e seguenti, e dal Trademark Rules of Practice, 37 C.F.R. 

I marchi vengono rifiutati per diversi motivi. Come spesso accade, il verdetto finale non è sempre chiaro. 

In questo articolo vi illustreremo alcuni dei motivi più comuni di rifiuto prima di vedere come potete aumentare le vostre possibilità di successo. Cominciamo: 

1. Probabilità di confusione

Il vostro marchio è unico? O potrebbe essere confuso con qualcos'altro? 

Il "rischio di confusione" è forse l'aspetto più complicato della procedura di richiesta del marchio. Se si stabilisce che esiste un'alta probabilità che il pubblico confonda il vostro marchio con un altro già esistente, si torna al tavolo da disegno. 

Chi stabilisce quanto è "troppo vicino"? 

Sarebbe l'USPTO che esamina avvocato. 

Il loro compito è quello di confrontare il vostro marchio con i marchi già registrati e con quelli in attesa di registrazione. Ovviamente non è necessario che i marchi siano identici per causare confusione. La somiglianza nel suono, nell'aspetto o nel significato può essere un motivo per sostenere il rischio di confusione. 

Ad esempio, se aprite un ristorante e lo chiamate "Subwayz" o "Subways", ovviamente verrà scambiato per la famosa paninoteca Subway®. 

Anche se si cambia la combinazione di colori e si aggiungono i binari al logo, la somiglianza è eccessiva. Purtroppo, non esistono regole assolute per determinare il rischio di confusione. Tenendo presente questo aspetto, si può decidere di andare avanti sapendo che il proprio marchio è simile a un altro, preparandosi a impugnare la decisione se la domanda viene respinta. 

Sebbene sia possibile vincere un ricorso e ottenere l'approvazione del marchio, se questo è anche solo lontanamente suscettibile di causare confusione, preparatevi a difenderlo in tribunale. 

2. Conflitti nelle relazioni commerciali

Questi marchi si rivolgono agli stessi canali commerciali o alla stessa classe di acquirenti? Per trovare un conflitto, non è necessario che i marchi siano identici e che i prodotti/servizi siano gli stessi. Il marchio può essere considerato in conflitto se i marchi sono simili e i prodotti/servizi sono correlati. 

A ciò si aggiunge il fatto che non è necessario che il vostro servizio/prodotto appartenga alla stessa "classe" del servizio/prodotto dell'altra persona perché si possa riscontrare un "rischio di confusione". 

Se una società di impianti sciistici ha una baita chiamata "SnowDrift King", il marchio verrebbe registrato nella classe 41 dei servizi per impianti sciistici. Se una seconda azienda volesse produrre una linea di abbigliamento da sci per signore chiamata "Snowdrift Queen",il marchio rientrerebbe nella classe 25. 

Anche se il nome non è identico e i prodotti sono molto diversi, esiste comunque un rischio di confusione. Le persone che frequentano le stazioni sciistiche probabilmente acquisteranno abbigliamento da sci. Se hanno familiarità con la stazione sciistica preesistente, potrebbero pensare che i resort "SnowDrift King" producano la linea di abbigliamento "SnowDrift Queen". 

3. Termini geografici

La scelta di un marchio geografico ha i suoi pro e i suoi contro. Il lato positivo è che vi dichiarate ufficiosamente la scelta de-facto per qualsiasi cosa stiate vendendo. 

Con un nome come "Austin Smoothie", gli abitanti del luogo non avranno difficoltà a ricordarsi di voi quando avranno voglia di una bevanda fruttata. D'altra parte, vi limiterete a un'espansione futura in altri mercati senza dover cambiare marchio. 

Le domande di marchio per termini geografici possono essere respinte se si ritiene che siano "ingannevolmente descrittivi". Naturalmente esistono delle eccezioni. Un marchio "descrittivo" (non geografico) può aggirare l'accusa dimostrando un significato secondario. Lo stesso vale per un marchio "geograficamente descrittivo". 

Ecco un esempio di come funziona: Nel 2009, l'USPTO ha respinto una domanda per il nome della vodka "Moskovskaya". La parola significa "di Mosca" in russo. Spirits International, l'azienda che aveva presentato la domanda, non aveva sede a Mosca. Per questo motivo, l'USPTO ha ritenuto che il marchio fosse geograficamente ingannevole e descrittivo. 

Alla fine, il caso è finito davanti al Federal Circuit prima di essere rinviato per determinare se i russofoni fossero una parte consistente del pubblico target dell'azienda. 

4. Cognomi

L'USPTO ha una politica interessante in materia di marchi di cognomi. Se il "significato primario" attribuito al marchio è il cognome, e non il prodotto, la domanda verrà rifiutata. E questo ha senso. 

Riuscite a immaginare di vivere in un mondo in cui il vostro cognome, insieme a quello di tutti i vostri amici, fosse marchiato? Al contrario, se il cognome è già diventato un marchio affermato, il marchio sarà probabilmente accettato. 

Questa politica consente a marchi popolari, come McDonalds®, di godere legalmente dei loro marchi registrati. Il vostro cognome deve essere associato al prodotto (cioè affermato come marchio) prima di poter essere registrato. 

In conclusione: Se non è possibile dimostrare il significato secondario, è necessario che sia così: 

• Scegliere un nuovo nome. 
• Accrescere il riconoscimento del marchio intorno al cognome. 

5. Ornamentale applicato ai beni

Presentare una domanda per un marchio che viene utilizzato solo come decorazione? Verrà rifiutata. 

Il più delle volte la confusione si crea con gli stilisti. Poniamo che Armani® abbia disegnato una maglietta con un 21 decorativo. Dato che la maglietta ha venduto abbastanza bene, l'azienda ha deciso di depositare il marchio sul disegno. 

In questo caso, la richiesta di Armani verrebbe respinta. Non è altro che un elemento decorativo, che non può essere oggetto di marchio. 

Tuttavia, se la domanda fosse stata "il nome della camicia" o "il tipo di camicia", molto probabilmente sarebbe stata accettata. 

Cos'altro c'è da sapere?

La domanda viene assegnata a un avvocato esaminatore dopo circa tre mesi dalla data di presentazione. Quest'ultimo confronterà il vostro marchio con i criteri sopra menzionati, con le domande pendenti e con altri criteri, prima di emettere un parere. 

Se il vostro marchio viene rifiutato, avrete sei mesi di tempo per rispondere a un'azione dell'Ufficio. 

Come aumentare il successo della domanda di marchio

In ultima analisi, l'obiettivo di ogni azienda è quello di cancellare e registrare i propri marchi nel più breve tempo possibile. Niente rallenta la produttività più velocemente di una domanda di marchio rifiutata. La buona notizia? 

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