Blog
Cinq raisons pour lesquelles votre demande de marque américaine peut être rejetée
- Solutions pour les marques
Les demandes d'enregistrement de marques sont-elles parfois refusées ?
Absolument.
Selon l'USPTO, environ 18 % des demandes ont été rejetées lors de la première action en 2016.
À bien y réfléchir, ce chiffre est assez choquant. Il signifie que près d'une demande de marque sur cinq a été refusée.
Compte tenu du temps que prend l'ensemble de la procédure de dépôt d'une marque - de l'examen de la marque à la recherche d'une autorisation, en passant par les formalités administratives - il est logique que les déposants fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour présenter des marques ayant les meilleures chances de succès.
L'enregistrement fédéral des marques est régi par le Trademark Act de 1946, 15 U.S.C. §1051 et seq. et les Trademark Rules of Practice, 37 C.F.R.
Les marques sont rejetées pour plusieurs raisons. Comme c'est souvent le cas, le verdict final n'est pas toujours clair.
Dans cet article, nous vous présentons quelques-uns des motifs de refus les plus courants, avant d'examiner comment vous pouvez augmenter vos chances de réussite. Commençons par le commencement :
1. Risque de confusion
Votre marque est-elle unique? Ou pourrait-elle être confondue avec quelque chose d'autre ?
Le "risque de confusion" est peut-être l'aspect le plus compliqué de la procédure de dépôt d'une marque. S'il est établi qu'il existe une forte probabilité que le public confonde votre marque avec une autre déjà existante, il faut retourner à la planche à dessin.
Qui détermine ce qui est "trop près" ?
Il s'agit de l'USPTO qui examine l'USPTO.
Leur tâche consiste à comparer votre marque avec les marques déjà enregistrées et celles qui sont en cours d'enregistrement. Il n'est évidemment pas nécessaire que les marques soient identiques pour qu'il y ait confusion. La similitude de la sonorité, de l'apparence ou de la signification peut être un motif pour étayer le risque de confusion.
Par exemple, si vous ouvrez un restaurant et que vous le nommez "Subwayz" ou "Subways", il sera évidemment confondu avec la célèbre sandwicherie Subway®.
Même si l'on change la palette de couleurs et que l'on ajoute des rails de chemin de fer au logo, celui-ci est trop similaire. Malheureusement, il n'existe pas de solution absolue pour déterminer le risque de confusion. En gardant cela à l'esprit, vous pouvez décider d'aller de l'avant en sachant que votre marque est similaire à une autre, tout en étant prêt à faire appel de la décision si la demande est rejetée.
Bien qu'il soit possible de gagner un appel et de faire approuver votre marque, si celle-ci est, ne serait-ce que de loin, susceptible de prêter à confusion, préparez-vous à la défendre devant les tribunaux.
2. Conflits dans les relations commerciales
Ces marques visent-elles les mêmes canaux commerciaux ou la même catégorie d'acheteurs ? Pour qu'il y ait conflit, il n' est pas nécessaire que les marques soient identiques et que les produits/services soient les mêmes. La marque peut être considérée comme conflictuelle si les marques sont similaires et que les produits/services sont liés.
Ajoutez à cela le fait que votre service/produit ne doit pas nécessairement appartenir à la même "catégorie" que le service/produit de l'autre personne pour qu'une "probabilité de confusion" soit constatée.
Si une société de stations de ski possède un chalet de ski appelé "SnowDrift King", cette marque sera enregistrée en classe 41 dans la catégorie " Services de stations de ski". Si une deuxième société souhaite produire une gamme de vêtements de ski pour dames appelée "Snowdrift Queen",cette marque relèverait de la classe 25.
Même si le nom n'est pas identique et que les produits sont très différents, il existe toujours un risque de confusion. Les personnes qui se rendent dans des stations de ski achèteront probablement des vêtements de ski. S'ils connaissent la station de ski préexistante, ils peuvent supposer que les stations "SnowDrift King" produisent la ligne de vêtements "SnowDrift Queen".
3. Termes géographiques
Le choix d'une marque géographique présente des avantages et des inconvénients. L'avantage est que vous vous déclarez officieusement le choix de facto pour ce que vous vendez.
Avec un nom comme "Austin Smoothie", les habitants n'auront pas de mal à se souvenir de vous lorsqu'ils auront envie d'une boisson fruitée. D'un autre côté, vous limiterez vos possibilités d'expansion sur d'autres marchés sans avoir à changer de marque.
Les demandes de marque portant sur des termes géographiques peuvent être rejetées si elles sont jugées "trompeuses". Bien entendu, il existe des exceptions. Une marque "descriptive" (non géographique) peut contourner cette accusation en montrant qu'elle a une signification secondaire. Il en va de même pour une marque "géographiquement descriptive".
En voici un exemple : En 2009, l'USPTO a rejeté une demande pour le nom de vodka "Moskovskaya". Ce mot signifie "de Moscou" en russe. Spirits International, l'entreprise qui demandait la marque, n'était pas basée à Moscou. C'est pourquoi l'USPTO a estimé que la marque était trompeuse sur le plan géographique.
En fin de compte, l'affaire a été portée devant la Cour fédérale avant d'être renvoyée pour déterminer si les russophones constituaient une grande partie du public cible de l'entreprise.
4. Les noms de famille
L'USPTO a une politique intéressante en matière de marques de fabrique ou de commerce. Si la "signification principale" attribuée à votre marque est le nom de famille - et non le produit - la demande sera refusée. Et c'est logique.
Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde où votre nom de famille, ainsi que celui de tous vos amis, serait protégé par une marque ? À l'inverse, si vous avez déjà fait de votre nom de famille une marque établie, la marque sera très probablement acceptée.
Cette politique permet à des marques populaires, telles que McDonalds®, de jouir légalement de leurs marques enregistrées. Votre nom de famille doit être associé au produit (c'est-à-dire établi en tant que marque) avant de pouvoir être enregistré.
En bref: Si vous ne pouvez pas prouver l'existence d'un sens secondaire, vous devez le faire :
- Choisissez un nouveau nom.
- Accroître la notoriété de la marque autour du nom de famille.
5. L'ornement appliqué aux marchandises
Demander une marque qui ne sert qu'à décorer ? Elle sera refusée.
La confusion vient le plus souvent des créateurs. Supposons qu'Armani® ait conçu un t-shirt avec un 21 décoratif. Comme le t-shirt s'est bien vendu, l'entreprise a décidé d'en faire une marque.
Dans ce cas, la demande d'Armani serait refusée. Il ne s'agit que d'un élément décoratif, qui ne peut faire l'objet d'une marque.
Cependant, si le 21 avait été "le nom de la chemise" ou "le type de chemise", la demande aurait très probablement été acceptée.
Que faut-il savoir de plus ?
Il faut compter environ trois mois à partir de la date d'introduction de votre demande pour qu'elle soit confiée à un mandataire chargé de l'examen. Celui-ci comparera votre marque aux critères mentionnés ci-dessus, aux demandes en instance et à d'autres critères, avant d'émettre un avis.
Si votre marque est refusée, vous disposez de six mois pour répondre à une action de l'Office.
Comment augmenter le succès de votre demande de marque
En fin de compte, l'objectif de toute entreprise est d'enregistrer ses marques le plus rapidement possible. Rien ne ralentit plus la productivité qu'une demande de marque refusée. La bonne nouvelle ?
Vous pouvez augmenter vos chances de succès avec NameCheck™- la solution logicielle assistée par la technologie pour les entreprises qui ne veulent rien laisser au hasard pendant le processus d'autorisation de la recherche de marques.
Notre algorithme extrait des informations de plus de 180 bases de données avant d'évaluer le risque en quelques secondes. La linguistique des mots, les types de produits, l'utilisation des boutiques d'applications et les juridictions internationales sont tous évalués avant que l'utilisateur ne reçoive un score de facteur de risque.
Avec NameCheck™, vous obtenez instantanément une liste classée de marques similaires. L'immédiateté et la précision du programme en font un outil puissant pour les propriétaires de marques et les avocats.
Prêt à l'essayer ?
DÉSISTEMENT DE RESPONSABILITÉ :
*Il s'agit d'un article d'information et d'opinion de l'auteur. Les points de vue et les opinions exprimés dans cet article sont ceux de l'auteur et ne représentent pas nécessairement la politique officielle ou les positions de Corsearch ou de ses clients.
*Les marques et logos ci-dessus ne sont ni affiliés ni détenus par Corsearch, et ne sont utilisés qu'à des fins d'illustration, en tant que documents publics provenant des bureaux des marques respectifs.
*Les marques susmentionnées sont mentionnées à des fins d'information factuelle uniquement. La mention de ces marques n'implique aucune relation avec Corsearch ou ses entités apparentées.
