Cinco razones por las que su solicitud de marca estadounidense puede ser denegada

¿Alguna vez se deniegan las solicitudes de marca? 

Absolutamente. 

Según la USPTO, aproximadamente el 18% de las solicitudes fracasaron durante la primera acción en 2016. 

Cuando se piensa en ello, la cifra es bastante chocante. Significa que casi 1 de cada 5 solicitudes de marca fueron denegadas. 

Teniendo en cuenta el tiempo que lleva todo el proceso de solicitud de una marca -desde la selección de la marca, pasando por la búsqueda de la autorización, hasta el papeleo-, tiene sentido que los solicitantes hagan todo lo que esté en su mano para presentar marcas con las mayores probabilidades de éxito. 

El registro federal de marcas se rige por la Ley de Marcas de 1946, 15 U.S.C. §1051 et seq., y las Reglas de Práctica de Marcas, 37 C.F.R. 

Las marcas se rechazan por varias razones. Como suele ocurrir, no siempre está claro cuál debe ser el veredicto final. 

En este artículo le explicamos algunos de los motivos de denegación más frecuentes y le explicamos cómo aumentar sus posibilidades de éxito. Empecemos por el principio: 

1. Probabilidad de confusión

¿Es su marca única? ¿O podría confundirse con otra? 

El "riesgo de confusión" es quizá el aspecto más complicado del proceso de solicitud de una marca. Si se determina que existe una alta probabilidad de que el público confunda su marca con otra ya existente, hay que volver a la mesa de dibujo. 

¿Quién determina lo que es "demasiado cerca"? 

Sería la USPTO examinando examinador de la USPTO. 

Su trabajo consiste en comparar su marca tanto con las marcas ya registradas como con las que están pendientes de solicitud. Obviamente, las marcas no tienen por qué ser idénticas para causar confusión. La similitud en el sonido, la apariencia o el significado pueden ser motivos que apoyen el riesgo de confusión. 

Por ejemplo, si abre un restaurante y lo llama "Subwayz" o "Subways", obviamente se confundirá con la popular tienda de sándwiches Subway®. 

Aunque se cambie la combinación de colores y se añadan vías de tren al logotipo, es demasiado similar. Desgraciadamente, no hay reglas absolutas para determinar el riesgo de confusión. Teniendo esto en cuenta, puede decidir seguir adelante sabiendo que su marca es similar a otra, estando preparado para recurrir la decisión si la solicitud es rechazada. 

Aunque es posible ganar un recurso y conseguir que aprueben su marca, si es remotamente probable que cause confusión, prepárese para defender esa marca ante los tribunales. 

2. Conflictos en las relaciones comerciales

¿Se dirigen estas marcas a los mismos canales comerciales o a los mismos grupos de compradores? Para declarar un conflicto, no es necesario que las marcas sean idénticas ni que los productos o servicios sean los mismos. La marca puede entrar en conflicto si las marcas son similares y los productos/servicios están relacionados. 

Añada a esto el hecho de que no es necesario que su servicio/producto pertenezca a la misma "clase" que el servicio/producto de la otra persona para que se considere que existe "riesgo de confusión". 

Si una empresa de estaciones de esquí tiene una gama de ropa de esquí llamada "SnowDrift King", esa marca se registraría en la clase 41, en Servicios de estaciones de esquí. Si una segunda empresa quisiera producir una gama de ropa de esquí para señoras llamada "Snowdrift Queen'",esa marca se incluiría en la clase 25. 

Aunque el nombre no sea idéntico y los productos sean muy diferentes, sigue existiendo la posibilidad de que se produzca una confusión. Es probable que las personas que acuden a las estaciones de esquí compren ropa de esquí. Si están familiarizados con la estación de esquí preexistente, pueden suponer que las estaciones "SnowDrift King" producen la línea de ropa "SnowDrift Queen". 

3. Términos geográficos

Elegir una marca geográfica tiene sus pros y sus contras. El lado positivo es que te declaras extraoficialmente la opción de facto para lo que vendes. 

Con un nombre como "Austin Smoothie", a los lugareños no les costará acordarse de usted cuando tengan antojo de una bebida afrutada. Por otro lado, se estará limitando su futura expansión a otros mercados sin tener que cambiar de marca. 

Las solicitudes de marcas para términos geográficos pueden ser rechazadas si se considera que son "engañosamente descriptivas". Por supuesto, hay excepciones. Una marca "descriptiva" (no geográfica) puede eludir esta acusación demostrando un significado secundario. Lo mismo puede decirse de una marca "geográficamente descriptiva". 

He aquí un ejemplo de cómo funciona esto: En 2009, la USPTO rechazó una solicitud para el nombre de vodka "Moskovskaya". La palabra significa "de Moscú" en ruso. Spirits International, la empresa que solicitaba la marca, no tenía su sede en Moscú. Por este motivo, la USPTO consideró que la marca era engañosa desde el punto de vista geográfico. 

En última instancia, el caso acabó en el Circuito Federal antes de ser devuelto para determinar si los rusoparlantes constituían una gran parte del público objetivo de la empresa. 

4. Apellidos

La USPTO tiene una política interesante sobre las marcas de apellidos. Si el "significado principal" atribuido a su marca es el apellido, y no el producto, la solicitud será denegada. Y esto tiene sentido. 

¿Se imagina vivir en un mundo en el que su apellido, junto con los de todos sus amigos, fueran marcas registradas? Por el contrario, si ya ha convertido su apellido en una marca establecida, lo más probable es que la marca sea aceptada. 

Esta política permite a marcas populares, como McDonalds®, disfrutar legalmente de sus marcas registradas. Su apellido debe estar asociado al producto (es decir, establecido como marca) antes de que pueda registrarse. 

En resumen: Si no puede demostrar el significado secundario, debe hacerlo: 

• Elige un nuevo nombre. 
• Aumentar el reconocimiento de la marca en torno al apellido. 

5. Ornamental aplicado a los bienes

¿Solicitar una marca que sólo se utiliza como decoración? Será denegada. 

La confusión suele surgir con los diseñadores. Digamos que Armani® diseñó una camiseta con un 21 decorativo. Como la camiseta se vendió bastante bien, la empresa decidió registrar el diseño. 

En este caso, la solicitud de Armani sería denegada. No es más que un elemento decorativo, que no se puede registrar como marca. 

Sin embargo, si el 21 hubiera sido "el nombre de la camisa" o "el tipo de camisa", lo más probable es que la solicitud hubiera sido aceptada. 

¿Qué más debe saber?

Transcurren unos tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud hasta que se asigna a un abogado examinador. Este comparará su marca con los criterios antes mencionados, las solicitudes pendientes y otros criterios, antes de emitir finalmente un dictamen. 

Si su marca es denegada, dispondrá de seis meses para responder a una acción de la Oficina. 

Cómo aumentar el éxito de su solicitud de marca

En última instancia, el objetivo de toda empresa es limpiar y registrar sus marcas lo antes posible. Nada ralentiza más la productividad que una solicitud de marca denegada. ¿La buena noticia? 

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