Comprendre la mauvaise foi dans le droit européen des marques

L'analyse de l'activité des marques dans l'Union européenne au cours de la dernière décennie, de 2010 à 2019, révèle que le marché semble extrêmement sain. Le volume des nouvelles demandes augmente régulièrement et à un rythme relativement rapide.  

L'EUIPO a enregistré une augmentation de 59 %, soit quelque 47 000 nouvelles demandes, entre 2010 et 2019. Le taux de réussite au cours de cette période a également été extrêmement positif, 89 % des nouvelles demandes ayant abouti à un enregistrement en moyenne.

Principales classes de l'EUIPO Nice

Il est intéressant de noter que les cinq premières classes de Nice de l'EUIPO en termes de demandes n'ont pas changé au cours de cette période. La classe 35 (publicité et commerce), la classe 9 (appareils électriques et scientifiques), la classe 42 (recherche et développement), la classe 41 (éducation et divertissement) et la classe 25 (habillement) dominent les demandes déposées auprès de l'EUIPO. Le seul changement réel est que la classe 9 a dépassé la classe 35 en tant que première classe pour les nouvelles demandes. 

Oppositions

On constate également un nombre important de dépôts d'opposition d'une année sur l'autre dans l'UE. Les volumes d'opposition couvrent des marques similaires, certaines d'entre elles pouvant même avoir l'intention de tirer un avantage déloyal de la marque antérieure. En ce qui concerne les données relatives aux oppositions au cours de la dernière décennie, nous constatons une moyenne annuelle de quelque 15 800 oppositions, avec une baisse de 8 % du volume des oppositions déposées en 2008. 

Six points de vue sur les demandes de mauvaise foi dans l'UE

L'un des inconvénients notables de cette croissance des marques au sein de l'EUIPO est l'inévitable sous-produit et l'augmentation des demandes de mauvaise foi, qui deviennent de plus en plus courantes. Pour en savoir plus sur les demandes de mauvaise foi dans l'UE, nous avons invité nos clients (et amis) Carolina Calheiros et Jan Gerd Mietzel à examiner et à discuter de la signification de la mauvaise foi dans le droit des marques de l'UE.  

Carolina et Jan Gerd, associés au sein du cabinet d'avocats international Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, sont des avocats chevronnés qui cumulent des décennies d'expérience dans le domaine du droit européen des marques. 

Dans cet article, Carolina et Jan Gerd partagent avec nous six idées sur les applications de mauvaise foi dans l'UE et, plus particulièrement, sur l'affaire Sky contre Skykick.   

1. Comment évaluer la mauvaise foi des parties adverses dans vos litiges ? 

CC : Il s'agit plutôt de ne pas évaluer la mauvaise foi dans certains exemples spécifiques, comme dans l'affaire Sky contre Skykick. Le simple fait de ne pas constater l'intention d'utiliser la marque au moment du dépôt ne constitue pas un acte de mauvaise foi.  

JGM : Peut-être qu'une perspective différente sur cette question est aussi (je veux dire dans l'affaire que nous avons examinée ici, Sky contre Skykick) qu'il s'agissait manifestement d'une demande reconventionnelle qui soulevait la question de la mauvaise foi. Skykick a soulevé ce point parce qu'elle voulait essayer d'invalider les marques qui attaquaient sa demande, son enregistrement. Je pense donc que cette question était assez large.  

Bien entendu, vous pouvez également examiner si vous vous trouvez dans une situation où vous ne vous sentez pas attaqué, mais où un dépôt a été effectué de toute évidence de mauvaise foi. Souvent, je pense qu'il s'agit de cas où un dépôt a lieu et où quelqu'un n'a pas de droit enregistré antérieur. Ils se tournent alors vers le déposant et disent - il m'a devancé - je voulais obtenir un droit enregistré dans cette juridiction particulière - ou dans ce cas dans l'UE en tant que telle - et ils trouvent alors une justification pour expliquer pourquoi il s'agit d'un dépôt de mauvaise foi. Le problème, si l'on veut aller plus loin dans cette question, c'est que malheureusement, je pense que la mauvaise foi est une question très, très spécifique à chaque cas.  

Vous pouvez le constater en examinant, par exemple, l'affaire Outsource 2 India, qui est également une décision récente de la Cour de justice, qui est allée très, très profondément dans les spécificités de la communication préalable des deux parties l'une avec l'autre - en analysant succinctement les différentes correspondances qui ont été échangées - et ce qu'elles signifiaient, ce que les différentes parties avaient réellement sous-entendu, ce qu'elles avaient voulu garantir à l'autre partie. Je pense donc que cela rend la réponse à cette question plutôt problématique dans le sens où il n'y a certainement pas de solution fixe à un problème. En disant - ce qu'est la mauvaise foi - doit être analysé dans ce cas particulier - et vous devez vraiment examiner très, très spécifiquement le cas en question, pour rassembler les arguments pertinents que vous pourriez ensuite utiliser pour attaquer n'importe quelle application, ou enregistrement dans ce cas, l'invalidation que vous voulez attaquer.  

CC : Il y a aussi des exemples de bureaux, comme l'affaire Neymar.  

JGM : Très bonne remarque. Vous pouvez également examiner le portefeuille de marques du déposant. Dans certains cas, si vous avez de la chance, cette personne aura bien sûr d'autres marques, et vous pourrez alors essayer d'établir une sorte de stratégie en ce qui concerne les dépôts de mauvaise foi. Tous ces éléments peuvent bien sûr être utilisés, mais comme je l'ai dit, c'est très particulier. Tout d'abord, je dirais que vous regardez - s'agit-il d'un déposant, d'un enregistrement affecté par quelqu'un avec qui vous avez eu des relations antérieures ? Étiez-vous d'une manière ou d'une autre déjà en contact avec cette personne et, le cas échéant, que pouvez-vous tirer de ce contact antérieur ? Si ce n'est pas le cas, vous devez bien sûr l'analyser plus objectivement. Dans ce cas, le portefeuille de marques serait certainement une bonne idée - à examiner - pouvez-vous en tirer quelque chose ? 

CC : Pour conclure, je pense que certains exemples sont le dépôt, le portefeuille, la relation que vous pouvez avoir avec l'autre partie avant et bien, l'étendue des produits et services, ainsi que le terme "trop" large que vous pouvez utiliser - bien que ce ne soit pas une question noire ou blanche - mais c'est aussi quelque chose que vous devez garder à l'esprit et être plus prudent lorsque vous déposez une demande d'enregistrement de marque.

2. Certains titulaires de marques ont redéposé leur demande pour consolider leurs dépôts antérieurs ou pour éviter des actions pour défaut d'usage, ou encore parce qu'ils n'ont légitimement pas encore lancé certains produits ou services. Quels conseils donneriez-vous à ces entreprises ?  

JGM : Je dirais qu'il s'agit pour l'instant d'une pratique problématique. Nous ne savons pas vraiment comment elle va évoluer. De mon point de vue, je ne suis pas d'accord. Je veux dire que je trouve les dépôts répétés problématiques. Je pourrais citer (mais je ne le ferai pas !) quelques entreprises qui utilisent cet instrument d'une manière que je qualifierais personnellement de mauvaise foi - en particulier s'il est ensuite utilisé comme instrument d'une attaque très, très large contre toutes les formes d'utilisation de la marque spécifique.  

Dans l'affaire du Monopoly , par exemple, je n'ai pas considéré qu'il s'agissait de mauvaise foi et je ne me serais pas rangé du côté de la chambre de recours pour cette décision. Je n'étais pas non plus d'accord avec la façon dont la décision était motivée, parce que, par exemple, lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient conservé leurs marques - les marques dont Hasbro disposait ont en fait été renouvelées avant que le nouvel enregistrement n'arrive à échéance - donc entre le dépôt et l'enregistrement, ils ont renouvelé leurs marques antérieures. Je dirais qu'il s'agit là d'une bonne pratique commerciale car, bien entendu, vous ne voudriez pas que vos anciens droits deviennent caducs avant que le nouveau droit qui les consolide ne soit inscrit au registre. Pour moi, cela n'a donc pas beaucoup de sens. Et cela nous ramène à l'analyse au cas par cas - il y a beaucoup de choses que j'aurais dites - elles ressemblent beaucoup à Pelikan et elles ont été décidées d'une manière complètement différente et donc, bien sûr, nous n'étions pas présents lors de cette décision orale qui a conduit à la décision Hasbro - peut-être qu'ils ont fait des déclarations très malheureuses à cet égard. 

Comme je l'ai dit, en ce qui concerne le nouveau dépôt, la seule chose à laquelle je ferais très attention serait d'élargir encore le champ d'application. Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin et normalement, bien sûr, lorsque vous effectuez un nouveau dépôt, vous serez également en mesure de voir ce que j'ai réellement fait de mes marques ? Dois-je ajouter quelque chose dans différents domaines ? Et ce serait plus important - puis-je retirer quelque chose des dépôts antérieurs pour les limiter et faire en sorte que les gens voient qu'il s'agit en fait d'un changement qui est tout à fait conforme à l'utilisation, ou du moins à l'intention d'utilisation de bonne foi, que j'ai.  

Et encore une fois, comme je l'ai déjà souligné, si vous envisagez une marque verbale ou figurative, alors, si vous en avez la possibilité, même si elle n'est que légère, comme nous l'avons vu dans l'affaire Pelikan, profitez de l'occasion pour la moderniser et optez pour cela. Tel est mon conseil.

3. Les observations peuvent-elles être déposées sur la base de la mauvaise foi, comme c'est le cas en Irlande ?

JGM : Si la question se réfère à des observations telles que celles stipulées dans l'Art. 45 du RMUE (sur lesquelles les tiers peuvent s'appuyer pour expliquer à l'EUIPO pour quels motifs, en vertu des articles 5 et 7 du RMUE, la marque ne devrait pas être enregistrée d'office), alors la réponse est non, car en vertu du RMUE, la mauvaise foi ne constitue pas un motif absolu de refus qui doit être évalué (ou qui pourrait même être évalué) avant l'enregistrement.  

Mais conformément à l'art. 63 (a) du RMUE, une action en invalidation fondée sur l'art. 59 ou de l'art. 60 du RMUE (qui inclut une action en nullité fondée sur l'allégation de mauvaise foi conformément à l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE) peut être intentée par "toute personne physique ou morale et tout groupe". 59 (1) (b) du RMUE) peut être intentée par "toute personne physique ou morale et tout groupement ou organisme créé dans le but de représenter les intérêts des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, qui, aux termes de la loi qui le régit, a la capacité d'ester en justice en son nom propre". 

4. N'est-ce pas plutôt la société SkyKick qui, de mauvaise foi, tente de parasiter l'ancienne marque SKY ?

JGM : A cet égard, je dirais que le conflit est un exemple typique de litige entre le titulaire d'une marque antérieure (en l'occurrence SKY avec ses marques "SKY") et le déposant d'une marque plus jeune (en l'occurrence SkyKick avec la demande "SkyKick"). Le titulaire du droit antérieur estime que sa marque est contrefaite (parce que, selon lui, les marques sont "trop proches pour être confortables", c'est-à-dire qu'il existe une similitude prêtant à confusion au niveau des signes ainsi que des produits et/ou services respectifs) et le demandeur fait valoir que sa demande respecte la distance nécessaire par rapport au droit antérieur pour éviter une telle similitude prêtant à confusion.  

La demande d'un signe potentiellement conflictuel n'est pas en soi suffisante pour supposer un acte de mauvaise foi (de la part du demandeur). Cela est vrai même lorsque le demandeur est conscient de l'existence du droit antérieur en question. Comme l'illustre la jurisprudence antérieure, d'autres éléments doivent être réunis pour que l'intention du demandeur (au moment du dépôt) puisse être considérée comme un acte de mauvaise foi.  

Dans l'affaire SkyKick, on peut se demander si le déposant a été bien inspiré d'essayer d'obtenir l'enregistrement d'une marque commençant par le terme "Sky", même si le groupe Sky est bien connu pour faire respecter ses droits de marque de manière très agressive. Mais on peut aussi se demander si les droits antérieurs détenus par le groupe Sky doivent vraiment être interprétés d'une manière si large qu'ils empêchent essentiellement tout tiers de déposer/détenir une marque comprenant le terme "Sky". Ce type de litige illustre la question typique au cœur de la plupart des procédures d'opposition ou de contrefaçon dans lesquelles les tribunaux sont invités à se prononcer sur la question de la similitude prêtant à confusion entre deux marques. Il ne s'agit pas et ne devrait pas - du moins de mon point de vue - être compris comme une question de mauvaise foi de la part du déposant (ou du titulaire) de la marque plus jeune.  

5. Quelle est l'importance de surveiller les demandes émanant de tiers qui pourraient contenir des intentions de mauvaise foi et comment décider de celles auxquelles il faut s'opposer ?

JGM : Je pense que cette question peut être formulée de manière plus large : "Quelle est l'importance (pour le titulaire d'une marque) de surveiller les demandes potentiellement conflictuelles ?" L'intention du déposant peut jouer (et jouera probablement) un rôle dans la manière dont la question doit être traitée (à l'amiable et dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures) d'un point de vue juridique, mais n'a pas - de mon point de vue - d'impact significatif sur la question de savoir si et dans quelle mesure une marque doit être surveillée.  

La décision de savoir s'il faut surveiller et de quelle manière dépend davantage de l'agressivité avec laquelle le titulaire du droit respectif souhaite faire respecter/défendre ses droits (par exemple, la surveillance doit-elle couvrir uniquement l'utilisation/l'application de marques identiques ou - comme dans le cas de "Sky" - également l'inclusion d'un terme spécifique dans un signe plus jeune) et du territoire qui doit être surveillé (examinerez-vous uniquement les marchés sur lesquels vous détenez déjà des marques antérieures ou surveillerez-vous également les juridictions dans lesquelles vous n'êtes pas encore devenu actif mais où vous pourriez envisager de le faire).  

Du point de vue de la sécurité, une surveillance étendue et l'application de vos droits semblent recommandables, mais cela doit bien sûr être mis en balance avec les coûts associés à cette surveillance (et aux actions qui s'ensuivent). 

6. Considérez-vous que le dépôt d'une marque verbale figurative est de mauvaise foi lorsque la marque antérieure a été opposée avec succès ? La marque verbale figurative comprend le(s) mot(s) opposé(s). 

JGM : Une telle séquence d'événements pourrait être utilisée pour tenter d'établir que le déposant a agi de mauvaise foi, mais elle ne constituerait certainement pas - encore une fois de mon point de vue - une indication claire que la mauvaise foi était effectivement présente au moment du dépôt. Dans l'exemple présenté, le déposant aurait aussi pu simplement envisager de déposer une marque qui créait une distance plus importante par rapport au droit antérieur que la marque verbale qu'il avait précédemment essayé d'enregistrer (et qui avait échoué). Il aurait alors pu arriver à la conclusion que l'ajout d'un élément graphique servirait cet objectif (créer une plus grande distance et éviter une similitude pouvant prêter à confusion). Si tel était le cas, la mauvaise foi n'aurait pas joué de rôle.  

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