Das Verständnis von Bösgläubigkeit im EU-Markenrecht

Die laufende Analyse der Markentätigkeit in der Europäischen Union in den letzten zehn Jahren, von 2010 bis 2019, zeigt, dass der Markt äußerst gesund erscheint. Das Volumen der neuen Anmeldungen wächst stetig und relativ schnell.  

Beim EUIPO haben wir im Vergleich zwischen 2010 und 2019 einen Anstieg von 59 % um etwa 47 Tausend neue Anmeldungen verzeichnet. Auch die Erfolgsquote war in diesem Zeitraum äußerst positiv: 89 % der neuen Anmeldungen wurden im Durchschnitt eingetragen.

Die wichtigsten EUIPO-Nizza-Klassen

Interessant ist, dass sich die fünf wichtigsten EUIPO-Nizza-Klassen nach Anmeldungen in diesem Zeitraum nicht verändert haben. Bei den Anmeldungen beim EUIPO dominieren die Klassen 35 (Werbung und Unternehmen), 9 (elektrische und wissenschaftliche Geräte), 42 (Forschung und Entwicklung), 41 (Bildung und Unterhaltung) und 25 (Bekleidung). Die einzige wirkliche Veränderung besteht darin, dass die Klasse 9 die Klasse 35 als Spitzenklasse bei den Neuanmeldungen überholt hat. 

Widersprüche

Auch in der EU wird Jahr für Jahr eine erhebliche Anzahl von Widersprüchen eingereicht. Die Widersprüche beziehen sich auf ähnliche Marken, von denen einige sogar die Absicht haben könnten, aus der älteren Marke einen unlauteren Vorteil zu ziehen. Die Widerspruchsdaten der letzten zehn Jahre zeigen einen Jahresdurchschnitt von etwa 15 800 Widersprüchen, wobei die Zahl der Widersprüche im Jahr 2008 um 8 % zurückging. 

Sechs Einblicke in bösgläubige Anträge in der EU

Ein bemerkenswerter Nachteil dieses Markenwachstums beim EUIPO ist das unvermeidliche Nebenprodukt und die Zunahme von bösgläubigen Anmeldungen, die immer häufiger werden. Um mehr über bösgläubige Anmeldungen in der EU zu erfahren, haben wir unsere Mandanten (und Freunde) Carolina Calheiros und Jan Gerd Mietzel eingeladen, die Bedeutung von Bösgläubigkeit im EU-Markenrecht zu untersuchen und zu diskutieren.  

Carolina und Jan Gerd, Partner der internationalen Anwaltskanzlei Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, sind erfahrene Anwälte mit jahrzehntelanger Erfahrung im europäischen Markenrecht. 

In diesem Artikel geben Carolina und Jan Gerd sechs Einblicke in bösgläubige Anträge in der EU und insbesondere in den Fall Sky vs. Skykick.   

1. Wie beurteilen Sie die Bösgläubigkeit der Gegenpartei in Ihren Streitfällen? 

CC: Es geht eher darum, dass Sie in einigen spezifischen Beispielen, wie im Fall Sky gegen Skykick, keine Bösgläubigkeit feststellen würden. Allein die Tatsache, dass Sie nicht feststellen würden, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Absicht zur Benutzung der Marke bestand, wäre noch keine Bösgläubigkeit.  

JGM: Vielleicht kann man diese Frage auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten (ich meine in dem Fall, den wir hier betrachtet haben, Sky gegen Skykick): Es war offensichtlich eine Gegenklage, die die Frage der Bösgläubigkeit aufgeworfen hat. Ich meine, Skykick hat diese Frage aufgeworfen, weil sie versuchen wollten, Marken für ungültig zu erklären, die ihre Anmeldung, ihre Registrierung angriffen. Ich denke also, dass diese Frage ziemlich weit gefasst war.  

Natürlich können Sie auch prüfen, ob Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie sich nicht angegriffen fühlen, aber etwas angemeldet wurde, das eindeutig in böser Absicht angemeldet wurde. Ich denke, dass es oft Fälle gibt, in denen eine Anmeldung erfolgt und jemand kein älteres eingetragenes Recht hat. Sie sehen dann den Anmelder an und sagen: Nun, er ist mir zuvorgekommen - ich wollte ein eingetragenes Recht in dieser bestimmten Gerichtsbarkeit - oder in diesem Fall in der EU - erhalten - und kommen dann mit der Begründung, warum das eine bösgläubige Anmeldung wäre. Das Problem bei dieser Frage ist, dass Bösgläubigkeit meiner Meinung nach leider eine sehr, sehr fallspezifische Frage ist.  

Das wird deutlich, wenn man sich beispielsweise den Fall Outsource 2 India ansieht, der ebenfalls vor kurzem vom Gerichtshof entschieden wurde und in dem wirklich sehr, sehr tief in die Einzelheiten der vorherigen Kommunikation zwischen den beiden Parteien eingegangen wurde - durch eine knappe Analyse verschiedener Korrespondenzen, die ausgetauscht wurden - und was sie bedeuteten, was die verschiedenen Parteien tatsächlich impliziert hatten, was sie der anderen Partei garantieren wollten. Ich denke, das macht die Beantwortung dieser Frage in dem Sinne problematisch, dass es definitiv keine feste Lösung für ein Problem gibt. Die Frage, was böser Glaube ist, muss in diesem speziellen Fall analysiert werden, und man muss sich wirklich sehr, sehr genau mit dem jeweiligen Fall befassen, um die relevanten Argumente zusammenzutragen, die man dann verwenden kann, um die Anmeldung oder in diesem Fall die Registrierung, die man für ungültig erklären möchte, anzugreifen.  

CC: Auch einige Beispiele aus dem Bürobereich wie der Fall Neymar.  

JGM: Ein sehr guter Punkt. Sie können sich auch das Markenportfolio des Anmelders ansehen. In einigen Fällen, wenn man wirklich Glück hat, hat diese Person natürlich noch andere Marken, bei denen man dann versuchen kann, eine Art von Strategie für bösgläubige Anmeldungen zu ermitteln. All diese Dinge können natürlich verwendet werden, aber wie ich schon sagte, ist es sehr speziell. Zunächst einmal würde ich sagen, dass Sie sich ansehen sollten, ob es sich um einen Anmelder handelt, ob die Eintragung von jemandem vorgenommen wurde, mit dem Sie schon vorher zu tun hatten. Hatten Sie bereits in irgendeiner Weise Kontakt mit dieser Person, und wenn ja, was können Sie aus diesem früheren Kontakt schließen? Wenn dies nicht der Fall ist, dann müssen Sie natürlich eine objektivere Analyse vornehmen. Dann wäre das Markenportfolio auf jeden Fall eine gute Idee - das zu prüfen - können Sie daraus etwas ableiten? 

CC: Zusammenfassend denke ich, dass einige Beispiele die Anmeldung, das Portfolio, die Beziehung, die Sie mit der anderen Partei haben könnten, sowie der Umfang der Waren und Dienstleistungen und der "zu" weit gefasste Begriff, den Sie verwenden könnten, sind - obwohl dies keine Schwarz-Weiß-Frage ist - aber es ist auch etwas, das man im Auge behalten und vorsichtiger sein muss, wenn man eine Marke anmeldet.

2. Einige Markeninhaber haben eine Neuanmeldung vorgenommen, um ihre früheren Anmeldungen zu konsolidieren oder um Klagen wegen Nichtbenutzung zu vermeiden, oder weil sie für bestimmte Waren oder Dienstleistungen rechtmäßig noch nicht auf den Markt gekommen sind. Welchen Rat haben Sie für diese Unternehmen?  

JGM: Ich würde sagen, im Moment ist es eine problematische Praxis. Wir wissen wirklich nicht, wie sie sich entwickeln wird. Aus meiner Sicht bin ich eigentlich nicht einverstanden. Ich meine, ich finde Wiederholungsanmeldungen problematisch. Ich könnte einige Unternehmen nennen (werde es aber nicht tun!), bei denen ich sagen würde, dass sie dieses Instrument wirklich in einer Weise einsetzen, die ich persönlich als bösgläubig bezeichnen würde - vor allem, wenn es dann als Instrument eines sehr, sehr breit angelegten Angriffs gegen alle Arten der Benutzung einer bestimmten Marke eingesetzt wird.  

In der Rechtssache Monopoly zum Beispiel sah ich das nicht als bösgläubig an, und ich hätte mich in dieser Entscheidung nicht auf die Seite der Beschwerdekammer gestellt. Ich war auch nicht mit der Art und Weise einverstanden, wie die Entscheidung begründet wurde, denn als sie zum Beispiel sagten, dass sie ihre Marken beibehielten - die Marken, die Hasbro hatte, wurden tatsächlich erneuert, bevor die neue Eintragung zur Eintragung reifte - so dass sie zwischen der Anmeldung und der Eintragung ihre früheren Marken erneuerten. Ich würde sagen, dass dies eine absolut gute Geschäftspraxis ist, denn man möchte natürlich nicht, dass die alten Rechte verfallen, bevor die neue Marke, die sie konsolidiert, tatsächlich im Register eingetragen ist. Für mich machte das also nicht viel Sinn. Und damit sind wir wieder bei der Fall-zu-Fall-Analyse. Es gibt viele Dinge, die ich gesagt hätte - sie ähneln sehr Pelikan und wurden dann völlig anders entschieden, und wir waren natürlich nicht bei dieser mündlichen Entscheidung dabei, die zu dieser Hasbro-Entscheidung führte - vielleicht haben sie in dieser Hinsicht einige sehr unglückliche Aussagen gemacht. 

Wie ich bereits sagte, würde ich bei einer erneuten Einreichung sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, noch weiter zu gehen. Ich denke, das ist keine gute Strategie. Denken Sie wirklich darüber nach, was Sie wollen, was Sie brauchen, und wenn Sie eine Neuanmeldung vornehmen, können Sie normalerweise auch sehen, wofür ich meine Marken tatsächlich verwendet habe. Muss ich in verschiedenen Bereichen etwas hinzufügen? Und das wäre noch wichtiger - kann ich etwas aus den früheren Anmeldungen wegnehmen, um das irgendwie einzugrenzen, damit die Leute sehen, dass es sich tatsächlich um eine Änderung handelt, die völlig im Einklang mit der Verwendung oder zumindest der gutgläubigen Absicht der Verwendung steht, die ich habe.  

Und noch einmal, wie ich bereits betont habe: Wenn Sie eine Wort- oder Bildmarke betrachten, dann sollten Sie, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben - auch wenn es nur geringfügig ist, wie wir im Pelikan-Fall gesehen haben - die Gelegenheit für eine gewisse Modernisierung nutzen und dies auch tun. Das wäre mein Rat.

3. Kann man, wie jetzt in Irland, auf der Grundlage von Bösgläubigkeit Beschwerde einlegen?

JGM: Wenn sich die Frage auf Bemerkungen bezieht, wie sie in Art. 45 EUTMV (auf die sich Dritte berufen können, um dem EUIPO zu erklären, aus welchen Gründen die Marke gemäß Artikel 5 und 7 EUTM von Amts wegen von der Eintragung ausgeschlossen werden sollte), dann lautet die Antwort nein, denn nach der EUTMV stellt Bösgläubigkeit kein absolutes Eintragungshindernis dar, das vor der Eintragung geprüft werden muss (oder sogar geprüft werden könnte).  

Aber gemäß Art. 63 (a) EUTMV kann eine Nichtigkeitsklage auf der Grundlage von Art. 59 oder Art. 60 EUMV (dies schließt eine Nichtigkeitsklage aufgrund der Behauptung der Bösgläubigkeit gemäß Art. 59 (1) (b) EUTMV) kann von "jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jeder Vereinigung oder jedem Verband, der zur Vertretung der Interessen von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern, Händlern oder Verbrauchern gegründet worden ist und nach dem für ihn geltenden Recht die Fähigkeit besitzt, im eigenen Namen zu klagen und verklagt zu werden", erhoben werden. 

4. Ist es nicht vielmehr die Firma SkyKick, die in böser Absicht versucht, von der älteren Marke SKY zu schmarotzen?

JGM: Diesbezüglich würde ich sagen, dass der Konflikt ein typisches Beispiel für einen Streit zwischen dem Inhaber einer älteren Marke (in diesem Fall SKY mit ihren "SKY"-Marken) und dem Anmelder einer jüngeren Marke (in diesem Fall SkyKick mit der Anmeldung von "SkyKick") ist. Der Inhaber des älteren Rechts sieht seine Marke verletzt (weil seiner Meinung nach die Marken "zu nahe beieinander liegen", d.h. eine verwechselbare Ähnlichkeit sowohl auf der Ebene der Zeichen als auch der jeweiligen Waren und/oder Dienstleistungen besteht) und der Anmelder argumentiert, dass seine Anmeldung den notwendigen Abstand zum älteren Recht einhält, um eine solche verwechselbare Ähnlichkeit zu vermeiden.  

Die Anmeldung eines potentiell kollidierenden Zeichens allein reicht nicht aus, um eine Bösgläubigkeit (des Anmelders) anzunehmen. Dies gilt selbst dann, wenn dem Anmelder das Bestehen des entsprechenden älteren Rechts bekannt ist. Wie die frühere Rechtsprechung zeigt, müssen weitere Elemente hinzukommen, die dazu führen würden, dass die Absicht des Anmelders (zum Zeitpunkt der Anmeldung) als bösgläubig angesehen werden könnte.  

Im Fall SkyKick könnte man sich fragen, ob der Anmelder gut beraten war, als er versuchte, eine Marke eintragen zu lassen, die mit dem Begriff "Sky" begann, obwohl die Sky-Gruppe dafür bekannt ist, ihre Markenrechte sehr aggressiv durchzusetzen. Man könnte sich aber auch fragen, ob die älteren Rechte der Sky-Gruppe wirklich so weit ausgelegt werden sollten, dass sie im Wesentlichen jeden Dritten daran hindern, eine Marke anzumelden/zu halten, die den Begriff "Sky" enthält. Diese Art von Streitfall veranschaulicht die typische Frage, die im Mittelpunkt der meisten Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren steht, in denen die Gerichte über die Frage der verwechslungsfähigen Ähnlichkeit zwischen zwei Marken zu entscheiden haben. Sie kann und sollte - zumindest aus meiner Sicht - nicht generell als Frage der Bösgläubigkeit des Anmelders (oder Inhabers) der jüngeren Marke verstanden werden.  

5. Wie wichtig ist es, die Anträge von Dritten zu überwachen, die böswillige Absichten enthalten könnten, und wie entscheiden Sie, welche Anträge Sie ablehnen?

JGM: Ich denke, diese Frage kann umfassender formuliert werden: "Wie wichtig ist es (für den Inhaber einer Marke), auf potenziell kollidierende Anmeldungen zu achten?" Die Absicht des Anmelders kann (und wird wahrscheinlich) eine Rolle dabei spielen, wie die Frage aus rechtlicher Sicht (außergerichtlich wie auch in nachfolgenden Gerichtsverfahren) behandelt werden sollte, hat aber - aus meiner Sicht - keinen wesentlichen Einfluss auf die Frage, ob und in welchem Umfang eine Marke überwacht werden sollte.  

Die Entscheidung, ob und wie überwacht werden soll, hängt eher davon ab, wie aggressiv der Inhaber des jeweiligen Rechts seine Rechte durchsetzen/verteidigen will (soll z. B. nur die Verwendung/Anwendung für identische Marken oder - wie im Fall von "Sky" - auch die Aufnahme eines bestimmten Begriffs in ein jüngeres Zeichen überwacht werden) und von dem Gebiet, das überwacht werden soll (werden Sie nur Märkte betrachten, in denen Sie bereits ältere Marken besitzen, oder werden Sie auch Gerichtsbarkeiten überwachen, in denen Sie noch nicht aktiv geworden sind, dies aber in Erwägung ziehen könnten).  

Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit erscheint eine umfassende Überwachung und Durchsetzung Ihrer Rechte empfehlenswert, doch muss dies natürlich gegen die mit einer solchen Überwachung (und den anschließenden Maßnahmen) verbundenen Kosten abgewogen werden. 

6. Halten Sie die Anmeldung einer Wortbildmarke für bösgläubig, wenn gegen die vorherige Wortmarke erfolgreich Widerspruch eingelegt wurde? Die Wortbildmarke enthält das (die) angefochtene(n) Wort(e). 

JGM: Eine solche Abfolge von Ereignissen könnte herangezogen werden, um nachzuweisen, dass der Anmelder bösgläubig gehandelt hat, aber sie wäre - wiederum aus meiner Sicht - sicherlich kein eindeutiger Hinweis darauf, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich Bösgläubigkeit vorlag. In dem vorgestellten Beispiel könnte der Anmelder auch einfach in Erwägung gezogen haben, eine Marke anzumelden, die einen größeren Abstand zum älteren Recht herstellt als die Wortmarke, die er zuvor versucht hatte (und scheiterte). Er könnte dann zu dem Schluss gekommen sein, dass die Hinzufügung eines grafischen Elements diesem Zweck (der Schaffung eines größeren Abstands und der Vermeidung einer verwechselbaren Ähnlichkeit) dienen würde. Wenn dies der Fall war, hätte Bösgläubigkeit keine Rolle gespielt.  

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE:  

*Dies ist ein informativer Meinungsartikel des Autors. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und stellen nicht unbedingt die offizielle Politik oder die Positionen von Corsearch oder seinen Kunden dar.   

*Die oben genannten Marken und Logos sind nicht mit Corsearch verbunden oder im Besitz von Corsearch und werden nur zur Veranschaulichung als öffentliche Aufzeichnungen der jeweiligen Markenämter verwendet.   

*Die Auflistung der Marken impliziert keine Beziehung zu Corsearch oder seinen verbundenen Unternehmen.