La mala fe en el Derecho de marcas de la UE

El análisis de la actividad de marcas en la Unión Europea durante la última década, de 2010 a 2019, revela que el mercado parece gozar de muy buena salud. El volumen de nuevas solicitudes crece de forma constante y a un ritmo relativamente rápido.  

En la EUIPO hemos asistido a un aumento del 59%, unas 47.000 nuevas solicitudes, si comparamos 2010 y 2019. La tasa de éxito durante este periodo también ha sido muy positiva, con una media del 89% de nuevas solicitudes registradas.

Top EUIPO Nice Classes

Es interesante observar que las cinco clases de Niza más solicitadas por la EUIPO durante este periodo no han variado. Vemos que la Clase 35 (Publicidad y Negocios), la Clase 9 (Dispositivos Eléctricos y Científicos), la Clase 42 (Investigación y Desarrollo), la Clase 41 (Educación y Entretenimiento), y la Clase 25 (Ropa) dominan las solicitudes en la EUIPO. El único cambio real es que la clase 9 ha superado a la 35 como clase principal para las nuevas solicitudes. 

Oposiciones

También se observa un número significativo de oposiciones año tras año en la UE. El volumen de oposiciones se refiere a marcas similares, algunas de las cuales podrían incluso tener la intención de aprovecharse indebidamente de la marca anterior. En cuanto a los datos de oposiciones durante la última década, vemos una media anual de unas 15.800 oposiciones, con un descenso del 8% en el volumen de oposiciones presentadas en 2008. 

Seis ideas sobre las solicitudes de mala fe en la UE

Un inconveniente notable de este crecimiento de las marcas en la EUIPO es el inevitable subproducto y aumento de las solicitudes de mala fe, cada vez más frecuentes. Para saber más sobre las solicitudes de mala fe en la UE, invitamos a nuestros clientes (y amigos) Carolina Calheiros y Jan Gerd Mietzel a examinar y debatir el significado de la mala fe en el Derecho de marcas de la UE.  

Carolina y Jan Gerd, socios del bufete internacional Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, son abogados experimentados con décadas de experiencia combinada en Derecho de marcas europeo. 

En este artículo, Carolina y Jan Gerd comparten con todos nosotros seis ideas sobre las aplicaciones de mala fe en la UE y, más concretamente, sobre el caso Sky contra Skykick.   

1. ¿Cómo evaluar la mala fe de las contrapartes en sus litigios? 

CC: Es más bien que no se apreciaría mala fe en algunos ejemplos concretos, como en el caso de Sky contra Skykick. El mero hecho de que no se constatara la intención de utilizar la marca en el momento de la presentación de la solicitud no constituiría un acto de mala fe.  

JGM: Tal vez una perspectiva diferente de esta cuestión sea también (quiero decir, en el caso que estábamos viendo aquí, Sky contra Skykick) que obviamente fue una demanda reconvencional la que planteó la cuestión de la mala fe. Es decir, Skykick planteó esa cuestión porque quería intentar invalidar las marcas que atacaban su solicitud, su registro. Así pues, creo que la cuestión era bastante amplia.  

Por supuesto, también podría considerar si se encuentra en una posición en la que siente que no está siendo atacado, pero algo que se presentó fue claramente presentado de mala fe. A menudo, creo que se trata de casos en los que se produce una presentación, y alguien no tiene un derecho previamente registrado. Entonces mirarán al solicitante y dirán: "bueno, se me ha adelantado, quería obtener un derecho registrado en esa jurisdicción en particular o, en este caso, en la UE como tal", y luego argumentarán por qué se trataría de una presentación de mala fe. El problema es que, por desgracia, creo que la mala fe es una cuestión muy, muy específica de cada caso.  

Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso Outsource 2 India, que también fue una decisión reciente del Tribunal de Justicia, en la que se profundizó mucho en los detalles de la comunicación previa entre las dos partes -analizando sucintamente la correspondencia intercambiada- y lo que significaba, lo que las diferentes partes habían dado a entender, lo que habían querido garantizar a la otra parte. Por lo tanto, creo que responder a esta pregunta es bastante problemático en el sentido de que definitivamente no hay una solución fija a un problema. Para decir qué es mala fe, hay que analizarlo en cada caso concreto, y hay que examinar muy, muy específicamente el caso en cuestión, para reunir los argumentos pertinentes que luego se podrían utilizar para atacar cualquier solicitud, o registro en este caso, invalidación que se quiera atacar.  

CC: También algunos ejemplos de oficina como el caso Neymar.  

JGM: Muy buena observación. También se puede examinar la cartera de marcas del solicitante. En algunos casos, si se tiene mucha suerte, esa persona tendrá otras marcas con las que se puede intentar determinar algún tipo de estrategia en cuanto a la presentación de mala fe. Todas esas cosas, por supuesto, pueden utilizarse al final, pero como he dicho, es algo muy particular. En primer lugar, yo diría que hay que fijarse: ¿se trata de un solicitante, de un registro que afecta a alguien con quien se han mantenido relaciones anteriores? ¿Estaba ya en contacto con ellos de alguna manera y, en caso afirmativo, qué puede deducir de este contacto previo? Si no es el caso, entonces, por supuesto, tiene que analizarlo más objetivamente. En ese caso, la cartera de marcas sería sin duda una buena idea: ¿se puede obtener algo de ella? 

CC: Para terminar, creo que algunos ejemplos son la presentación, la cartera, la relación que se pueda tener con la otra parte antes y bien, el alcance de los productos y servicios, así como el término "demasiado" amplio que se pueda utilizar -aunque esto no es como una cuestión de blanco o negro-, pero también es algo que habría que tener en cuenta y ser más cuidadoso cuando se solicita una marca.

2. Algunos propietarios de marcas han vuelto a presentar una solicitud para consolidar sus solicitudes anteriores o para evitar acciones por falta de uso, o porque legítimamente aún no han lanzado determinados productos o servicios. ¿Qué aconseja a estas empresas?  

JGM: Yo diría que por el momento es una práctica problemática. Realmente no sabemos cómo va a evolucionar. Desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo. Me refiero a que encuentro problemáticas las presentaciones repetidas. Podría nombrar (¡pero no lo haré!) unas cuantas empresas de las que diría que realmente utilizan este instrumento de una forma que personalmente calificaría de mala fe, especialmente si se utiliza como instrumento de un ataque muy, muy amplio contra todo tipo de uso contra la marca específica.  

En el caso Monopoly , por ejemplo, no lo consideré mala fe y no me habría puesto del lado de la Sala de Recurso en esta decisión. Tampoco estuve de acuerdo con la forma en que se razonó, porque, por ejemplo, cuando dijeron que mantenían sus marcas -las marcas que tenía Hasbro se renovaron en realidad antes de que el nuevo registro se convirtiera en registro-, así que entre la presentación y el registro renovaron sus marcas anteriores. Yo diría que se trata de una práctica comercial totalmente recomendable porque, por supuesto, uno no querría que sus antiguos derechos caducaran antes de que el nuevo que los consolidaba estuviera realmente registrado. Para mí, eso no tiene mucho sentido. Y esto nos lleva de nuevo al análisis caso por caso, hay muchas cosas que yo habría dicho, se parecen mucho a Pelikan y luego se decidieron de una manera completamente diferente, por lo que, por supuesto, no estuvimos presentes en esta decisión oral que condujo a esta decisión Hasbro, tal vez hicieron algunas declaraciones muy desafortunadas en ese sentido. 

Como he dicho, a la hora de volver a presentar la solicitud, lo único con lo que tendría mucho cuidado es con ampliarla aún más. Creo que no es una buena estrategia. Piense realmente en lo que quiere, en lo que necesita y, por supuesto, cuando vuelva a presentar la solicitud también podrá ver para qué he utilizado realmente mis marcas. ¿Tengo que añadir algo en diferentes áreas? Y esto sería más importante: ¿puedo quitar algo de las solicitudes anteriores para limitarlo y hacer que la gente vea que se trata de un cambio que está totalmente en consonancia con el uso, o al menos con la intención de buena fe de uso, que tengo?  

Y de nuevo, como ya he subrayado, si se trata de una marca denominativa o de dispositivo, si se tiene la oportunidad de hacerlo, aunque sólo sea ligeramente, como vimos en el caso Pelikan, hay que aprovechar la oportunidad para modernizarla un poco y seguir ese camino. Ese sería mi consejo.

3. ¿Se pueden presentar observaciones por mala fe, como ahora en Irlanda?

JGM: Si la pregunta se refiere a Observaciones como las estipuladas en el Art. 45 del RMC (en las que pueden basarse los terceros para explicar a la EUIPO por qué motivos, en virtud de los artículos 5 y 7 del RMC, no debe registrarse de oficio la marca), entonces la respuesta es negativa, porque en virtud del RMC, la mala fe no constituye un motivo de denegación absoluto que deba apreciarse (o incluso pueda apreciarse) antes del registro.  

Pero de conformidad con el art. 63 (a) del RMC, una acción de nulidad basada en el art. 59 o Art. 60 del RMC (que incluye una acción de nulidad basada en la alegación de mala fe de conformidad con el Art. 59 (1) (b) EUTMR) puede ser ejercitada por "cualquier persona física o jurídica y cualquier agrupación u organismo constituido con el fin de representar los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, que, en virtud de la legislación por la que se rijan, tengan capacidad en nombre propio para demandar y ser demandados". 

4. ¿No es más bien la empresa SkyKick la que actúa de mala fe, intentando parasitar de la antigua marca SKY?

JGM: A este respecto, diría que el conflicto es un ejemplo típico de disputa entre el titular de una marca anterior (en este caso SKY con sus marcas "SKY") y el solicitante de una marca posterior (en este caso SkyKick con la solicitud de "SkyKick"). El titular del derecho anterior considera que su marca ha sido infringida (porque, según él, las marcas están "demasiado cerca para ser cómodas", es decir, existe una similitud que induce a confusión tanto en el nivel de los signos como en el de los respectivos productos y/o servicios) y el solicitante alega que su solicitud mantiene la distancia necesaria con el derecho anterior para evitar dicha similitud que induce a confusión.  

La solicitud de un signo potencialmente conflictivo no basta por sí misma para suponer un acto de mala fe (por parte del solicitante). Esto es así incluso cuando el solicitante conoce la existencia del respectivo derecho anterior. Como ilustra la jurisprudencia anterior, deben existir otros elementos que lleven a calificar la intención del solicitante (en el momento de la presentación) como una intención de mala fe.  

En el caso SkyKick, cabe preguntarse si el solicitante estaba bien asesorado al intentar obtener el registro de una marca que comenzaba con el término "Sky", aunque el grupo Sky es bien conocido por hacer valer sus derechos de marca de forma muy agresiva. Pero también cabe preguntarse si los derechos anteriores del grupo Sky deben interpretarse realmente de forma tan amplia que impidan esencialmente a cualquier tercero presentar/poseer una marca que incluya el término "Sky". Este tipo de litigio ejemplifica la típica cuestión que constituye el núcleo de la mayoría de los procedimientos de oposición o infracción en los que se pide a los tribunales que se pronuncien sobre la cuestión de la similitud que induce a confusión entre dos marcas. En general, no se entiende ni debe entenderse -al menos desde mi punto de vista- como una cuestión de mala fe por parte del solicitante (o titular) de la marca más joven.  

5. ¿Hasta qué punto es importante vigilar las solicitudes de terceros que puedan contener intenciones de mala fe y cómo se decide a cuáles oponerse?

JGM: Creo que esta pregunta puede formularse de forma más amplia: "¿Hasta qué punto es importante (para el titular de una marca) vigilar las solicitudes potencialmente conflictivas?". La intención del solicitante puede desempeñar (y probablemente desempeñará) un papel en la forma en que debe abordarse la cuestión (tanto extrajudicialmente como en procedimientos judiciales posteriores) desde una perspectiva jurídica, pero no tiene -desde mi punto de vista- un impacto significativo en la cuestión de si debe vigilarse una marca y en qué medida.  

La decisión sobre si vigilar y cómo hacerlo depende más de la agresividad con la que el titular del derecho respectivo quiera hacer valer/defender sus derechos (por ejemplo, ¿la vigilancia sólo abarcará el uso/aplicación para marcas idénticas o -como en el caso de "Sky"- también la inclusión de un término específico en un signo más joven) y del territorio que deba vigilarse (¿se fijará sólo en los mercados en los que ya posea marcas anteriores o vigilará también las jurisdicciones en las que aún no haya iniciado su actividad pero podría plantearse hacerlo)?  

Desde el punto de vista de la seguridad, parece recomendable una amplia vigilancia y aplicación de sus derechos, pero esto, por supuesto, debe sopesarse con los costes asociados a dicha vigilancia (y las acciones subsiguientes). 

6. ¿Considera de mala fe la presentación de una marca figurativa cuando la marca anterior fue objeto de oposición? La marca figurativa incluye la(s) palabra(s) opuesta(s). 

JGM: Esta secuencia de acontecimientos podría utilizarse para intentar demostrar que el solicitante actuó de mala fe, pero, desde mi punto de vista, no sería una indicación clara de que existiera mala fe en el momento de la presentación de la solicitud. En el ejemplo presentado, el solicitante también podría simplemente haber considerado la posibilidad de solicitar una marca que creara una distancia más significativa con el derecho anterior que la marca denominativa que había intentado registrar previamente (y fracasado). Entonces podría haber llegado a la conclusión de que añadir un elemento gráfico serviría a este propósito (crear una mayor distancia y evitar la similitud que induce a confusión). De ser así, la mala fe no habría desempeñado ningún papel.  

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