Capire la malafede nel diritto dei marchi dell'UE

L'analisi dell'attività dei marchi nell'Unione Europea nell'ultimo decennio, dal 2010 al 2019, rivela che il mercato appare estremamente sano. Il volume delle nuove domande cresce costantemente e a un ritmo relativamente rapido.  

L'EUIPO ha registrato un aumento del 59%, pari a circa 47 mila nuove domande, nel confronto tra il 2010 e il 2019. Anche il tasso di successo in questo periodo è stato estremamente positivo, con una media dell'89% di nuove domande registrate.

Classi top EUIPO Nice

È interessante notare che le prime cinque classi di Nizza dell'EUIPO per numero di domande in questo periodo non sono cambiate. La Classe 35 (Pubblicità e commercio), la Classe 9 (Dispositivi elettrici e scientifici), la Classe 42 (Ricerca e sviluppo), la Classe 41 (Istruzione e intrattenimento) e la Classe 25 (Abbigliamento) dominano i depositi presso l'EUIPO. L'unico vero cambiamento è che la Classe 9 ha superato la Classe 35 come classe principale per le nuove domande. 

Opposizioni

Anche nell'UE si registra un numero significativo di depositi di opposizione, anno dopo anno. Il volume delle opposizioni riguarda marchi simili, alcuni dei quali potrebbero anche avere l'intenzione di trarre un vantaggio sleale dal marchio precedente. In termini di dati sulle opposizioni, nell'ultimo decennio si è registrata una media annuale di circa 15.800 opposizioni, con un calo dell'8% nel volume delle opposizioni depositate nel 2008. 

Sei approfondimenti sulle applicazioni in cattiva fede nell'UE

Un notevole inconveniente di questa crescita dei marchi nell'EUIPO è l'inevitabile sottoprodotto e aumento delle domande in malafede, che stanno diventando sempre più comuni. Per saperne di più sulle domande in malafede nell'UE abbiamo invitato i nostri clienti (e amici) Carolina Calheiros e Jan Gerd Mietzel a esaminare e discutere il significato di malafede nel diritto dei marchi dell'UE.  

I soci dello studio legale internazionale Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP Carolina e Jan Gerd sono avvocati esperti con decenni di esperienza combinata nel diritto dei marchi europei. 

In questo articolo, Carolina e Jan Gerd condividono con tutti noi sei approfondimenti sulle applicazioni in malafede nell'UE e, nello specifico, sul caso Sky contro Skykick.   

1. Come valutare la malafede delle controparti nelle vostre controversie? 

CC: È più che altro che non si valuterebbe la malafede in alcuni esempi specifici, come nel caso di Sky contro Skykick. Il solo fatto che non si riscontri l'intenzione di utilizzare il marchio al momento del deposito non costituisce un atto di malafede.  

JGM: Forse una prospettiva diversa per affrontare la questione è anche (voglio dire, nel caso che stavamo esaminando, Sky contro Skykick) che è stata ovviamente una domanda riconvenzionale a sollevare la questione della malafede. Skykick ha sollevato questo punto perché voleva cercare di invalidare i marchi che stavano attaccando la sua domanda, la sua registrazione. Pertanto, ritengo che la questione fosse piuttosto ampia.  

Naturalmente, si può anche valutare se ci si trova in una posizione in cui non si ha la sensazione di essere attaccati, ma se qualcosa che è stato depositato è stato chiaramente depositato in malafede. Spesso, credo che si tratti di casi in cui si verifica un deposito e qualcuno non ha un diritto registrato in precedenza. Si guarda al depositante e si dice: "Mi ha preceduto, volevo ottenere un diritto registrato in quella particolare giurisdizione o, in questo caso, nell'Unione europea" e si spiega perché si tratta di un deposito in malafede. Il problema, entrando più nello specifico di questa domanda, è che purtroppo credo che la malafede sia una questione molto, molto specifica.  

Lo si può vedere, ad esempio, nel caso Outsource 2 India, anch'esso una decisione recente della Corte di giustizia, che è andata molto, molto a fondo nelle specificità delle comunicazioni preliminari tra le due parti - analizzando sinteticamente le diverse corrispondenze che si erano scambiate - e del loro significato, di ciò che le diverse parti avevano effettivamente sottinteso, di ciò che volevano garantire all'altra parte. Quindi, credo che la risposta a questa domanda sia piuttosto problematica, nel senso che non esiste una soluzione fissa al problema. Per dire che la malafede deve essere analizzata in un caso specifico, ed è necessario esaminare in modo molto specifico il caso in questione per raccogliere gli argomenti pertinenti da utilizzare per attaccare la domanda o la registrazione, in questo caso, l'invalidazione che si vuole attaccare.  

CC: Inoltre, alcuni esempi di ufficio, come il caso Neymar.  

JGM: Un'ottima osservazione. Si può anche esaminare il portafoglio marchi del depositante. In alcuni casi, se si è davvero fortunati, quella persona avrà altri marchi per i quali si può cercare di accertare una sorta di strategia di deposito in malafede. Tutti questi elementi possono essere utilizzati, ma, come ho già detto, è molto particolare. Prima di tutto, direi di guardare - si tratta di un depositante, di una registrazione effettuata da qualcuno con cui avete avuto rapporti precedenti? Eravate in qualche modo già in contatto con loro e, se sì, cosa potete dedurre da questo contatto precedente? Se questo non è il caso, è ovvio che dovete analizzarlo in modo più oggettivo. Il portafoglio di marchi sarebbe sicuramente una buona idea, da esaminare: potete ricavarne qualcosa? 

CC: Per concludere, penso che alcuni esempi siano il deposito, il portafoglio, il rapporto che si potrebbe avere con la controparte prima e bene, l'estensione dei prodotti e dei servizi, nonché il termine "troppo" ampio che si potrebbe usare - anche se questo non è un problema in bianco e nero - ma è anche qualcosa che si dovrebbe tenere a mente e fare più attenzione quando si richiede un marchio.

2. Alcuni titolari di marchi hanno ripresentato la domanda per consolidare i loro precedenti depositi o per evitare azioni per mancato utilizzo, oppure perché legittimamente non hanno ancora lanciato determinati prodotti o servizi. Che consiglio ha per queste aziende?  

JGM: Direi che al momento è una pratica problematica. Non sappiamo davvero come si svilupperà. Dal mio punto di vista, non sono d'accordo. Voglio dire che trovo problematico il deposito ripetuto. Potrei citare (ma non lo farò!) alcune aziende che utilizzano questo strumento in un modo che personalmente definirei di malafede, soprattutto se viene utilizzato come strumento per un attacco molto, molto ampio contro tutte le forme di utilizzo del marchio specifico.  

Nel caso del Monopoly, ad esempio, non l'ho considerato in malafede e non mi sarei schierato con la Commissione d'Appello in questa decisione. Non sono nemmeno d'accordo con il modo in cui è stata motivata la decisione, perché, ad esempio, quando hanno detto di aver mantenuto i loro marchi - i marchi che Hasbro aveva sono stati effettivamente rinnovati prima che la nuova registrazione maturasse come registrazione - quindi tra il deposito e la registrazione hanno rinnovato i loro marchi precedenti. Direi che si tratta di una pratica commerciale assolutamente corretta, perché ovviamente non si vuole che i vecchi diritti decadano prima che il nuovo che li consolida sia effettivamente registrato. Per me, quindi, non ha molto senso. E questo ci riporta all'analisi caso per caso: ci sono molte cose che avrei detto - assomigliano molto a Pelikan e poi sono state decise in modo completamente diverso e quindi, ovviamente, non eravamo presenti alla decisione orale che ha portato alla decisione Hasbro - forse hanno fatto delle dichiarazioni molto infelici a questo proposito. 

Come ho già detto, per quanto riguarda la ripresentazione, l'unica cosa a cui farei molta attenzione è quella di allargare ancora di più il campo di applicazione. Non credo sia una buona strategia. Pensate davvero a ciò che volete, a ciò di cui avete bisogno e, di solito, quando fate un nuovo deposito, sarete anche in grado di vedere per cosa ho effettivamente usato i miei marchi? Devo aggiungere qualcosa in diverse aree? E questo sarebbe ancora più importante: posso togliere qualcosa dai depositi precedenti per limitare il tutto e far capire che si tratta di un cambiamento totalmente in linea con l'uso, o almeno con l'intenzione di uso in buona fede, che ho.  

E ancora, come ho già sottolineato, se si tratta di un marchio denominativo o dispositivo, se si ha la possibilità, anche se minima, come abbiamo visto nel caso Pelikan, di sfruttare l'opportunità di un ammodernamento e di procedere in tal senso. Questo è il mio consiglio.

3. È possibile presentare osservazioni sulla base della malafede, come avviene ora in Irlanda?

JGM: Se la domanda si riferisce a osservazioni come quelle previste dall'art. 45 RMUE (su cui i terzi possono fare affidamento per spiegare all'EUIPO per quali motivi, ai sensi degli articoli 5 e 7 del marchio UE, il marchio non dovrebbe essere registrato d'ufficio), la risposta è no. 45 del regolamento sul marchio comunitario (su cui i terzi possono fare affidamento per spiegare all'EUIPO per quali motivi, ai sensi degli articoli 5 e 7 del marchio comunitario, il marchio non dovrebbe essere registrato d'ufficio), allora la risposta è no, perché ai sensi del regolamento sul marchio comunitario la malafede non costituisce un impedimento assoluto alla registrazione che deve essere valutato (o che potrebbe essere valutato) prima della registrazione.  

Tuttavia, ai sensi dell'art. 63 (a) del Regolamento UE sul marchio comunitario, un'azione di nullità basata sull'art. 59 o sull'art. 59 o sull'art. 60 del TUE (che include un'azione di nullità basata sull'accusa di malafede ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del TUE) può essere intentata da "qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi gruppo di persone che non siano in possesso di un marchio. 59 (1) (b) RMUE) può essere proposta da "qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi gruppo o organismo costituito allo scopo di rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, fornitori di servizi, commercianti o consumatori che, ai sensi della legge che lo disciplina, abbia la capacità di agire ed essere citato in giudizio in nome proprio". 

4. Non è piuttosto l'azienda SkyKick ad agire in malafede, cercando di parassitare dal vecchio marchio SKY?

JGM: A questo proposito, direi che il conflitto è un tipico esempio di disputa tra il titolare di un marchio anteriore (in questo caso SKY con i suoi marchi "SKY") e il richiedente di un marchio più giovane (in questo caso SkyKick con la domanda per "SkyKick"). Il titolare del diritto anteriore ritiene che il suo marchio sia stato violato (perché secondo lui i marchi sono "troppo vicini per essere confusi", cioè c'è una somiglianza confusa a livello dei segni e dei rispettivi prodotti e/o servizi) e il richiedente sostiene che la sua domanda mantiene la distanza necessaria dal diritto anteriore per evitare tale somiglianza confusa.  

La richiesta di un segno potenzialmente in conflitto non è di per sé sufficiente a presupporre un atto di malafede (da parte del richiedente). Ciò vale anche quando il richiedente è a conoscenza dell'esistenza del rispettivo diritto anteriore. Come illustra la giurisprudenza precedente, devono esserci ulteriori elementi che portino a caratterizzare l'intento del richiedente (al momento del deposito) come un intento di malafede.  

Nel caso SkyKick, ci si potrebbe chiedere se il richiedente sia stato ben consigliato quando ha cercato di ottenere la registrazione di un marchio che iniziava con il termine "Sky", anche se il gruppo Sky è ben noto per far valere in modo molto aggressivo i propri diritti sui marchi. Ma ci si potrebbe anche chiedere se i diritti anteriori detenuti dal gruppo Sky debbano davvero essere interpretati in modo così ampio da precludere essenzialmente a qualsiasi terza parte la possibilità di depositare/tenere un marchio che includa il termine "Sky". Questo tipo di controversia esemplifica la tipica questione al centro della maggior parte dei procedimenti di opposizione o di contraffazione in cui i tribunali sono chiamati a decidere sulla questione della somiglianza confusoria tra due marchi. Non è e non deve essere intesa - almeno dal mio punto di vista - come una questione di malafede da parte del richiedente (o del titolare) del marchio più giovane.  

5. Quanto è importante monitorare eventuali richieste di terzi che potrebbero contenere intenti di malafede e come decidere a quali opporsi?

JGM: Penso che questa domanda possa essere formulata in modo più ampio per chiedere: "Quanto è importante (per il titolare di un marchio) monitorare le domande potenzialmente in conflitto?". L'intento del richiedente può (e probabilmente giocherà) un ruolo nel modo in cui la questione dovrebbe essere affrontata (sia in sede extragiudiziale che nei successivi procedimenti legali) da un punto di vista legale, ma non ha - dal mio punto di vista - un impatto significativo sulla questione di se e in che misura un marchio debba essere monitorato.  

La decisione se e come effettuare il monitoraggio dipende più che altro dall'aggressività con cui il titolare del rispettivo diritto vuole far valere/difendere i propri diritti (ad esempio, il monitoraggio deve riguardare solo l'uso/applicazione di marchi identici o - come nel caso di "Sky" - anche l'inclusione di un termine specifico in un segno più giovane) e dal territorio che dovrebbe essere monitorato (si guarderà solo ai mercati in cui si possiedono già marchi precedenti o si monitoreranno anche le giurisdizioni in cui non si è ancora diventati attivi ma si potrebbe pensare di farlo).  

Dal punto di vista della sicurezza, un ampio monitoraggio e l'applicazione dei vostri diritti sembrano raccomandabili, ma ciò deve ovviamente essere soppesato con i costi associati a tale monitoraggio (e alle azioni conseguenti). 

6. Considerate in malafede il deposito di un marchio denominativo figurativo quando il marchio precedente è stato opposto con successo? Il marchio figurativo-parola include la parola o le parole oggetto di opposizione. 

JGM: Una simile sequenza di eventi potrebbe essere utilizzata nel tentativo di stabilire che il richiedente ha agito in malafede, ma - sempre dal mio punto di vista - non sarebbe certamente una chiara indicazione che la malafede fosse effettivamente presente al momento del deposito. Nell'esempio presentato, il richiedente potrebbe anche aver semplicemente considerato di depositare un marchio che creasse una distanza più significativa dal diritto anteriore rispetto al marchio denominativo che aveva precedentemente tentato di registrare (senza riuscirci). Potrebbe quindi essere giunto alla conclusione che l'aggiunta di un elemento grafico sarebbe servita a questo scopo (creare una distanza maggiore ed evitare la somiglianza confusoria). In tal caso, la malafede non avrebbe avuto alcun ruolo.  

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