Six façons frustrantes de perdre ses droits de marque

Que se passe-t-il après l'enregistrement d'une marque?

La demande est approuvée, le certificat d'enregistrement est rangé dans un tiroir quelque part et tout le monde retourne au travail.

Le juriste d'entreprise qui a travaillé dur pour gérer l'application passera rapidement à d'autres tâches. Comme le dit le proverbe, "loin des yeux, loin du cœur" : "Loin des yeux, loin du cœur".

La vérité dérangeante est que la propriété d'une marque n'est pas comme la propriété d'un logement - elle ressemble beaucoup plus à une location.

En tant que titulaire de la marque, vous avez accepté de prendre soin de votre marque en échange de droits exclusifs. Si vous ne gérez pas correctement votre marque, vous risquez de perdre ces droits.

Mais à quoi ressemble exactement le soin apporté à une marque ?

Dans cet article, nous vous indiquons six façons dont votre entreprise pourrait perdre ses droits de marque et comment réduire la probabilité que cela se produise.

Six façons possibles de perdre ses droits de marque

Bien qu'il y ait toujours des exceptions, il est important de se rappeler que 99 % de l'entretien des marques est entièrement sous votre contrôle. Il vous suffit de faire preuve d'un haut niveau d'organisation et d'une solide stratégie défensive pour rester maître de la situation.

D'une manière générale, les raisons pour lesquelles votre entreprise peut perdre une marque peuvent être divisées en deux catégories :

1. Actes non intentionnels du propriétaire
2. Non-utilisation des marques

Mais les six points suivants explorent ces deux catégories plus en détail.

1. Défaut de renouvellement et de gestion des portefeuilles

Tout d'abord, la faute la plus évidente : ne pas remarquer que les marques doivent être renouvelées.

Once your mark is filed with the U.S. Patent and Trademark Office’s (USPTO) Principal Register, your certificate of registration is valid for an initial term of ten years.

Par la suite, il incombe au propriétaire de déposer une demande de renouvellement tous les dix ans. Étant donné que la plupart des grandes sociétés et entreprises utilisent des systèmes d'enregistrement pour éviter les oublis, une telle négligence est généralement évitée.

Cela dit, contrôler une marque une fois tous les dix ans est une grave erreur.

Il est évident que beaucoup de choses peuvent changer en l'espace d'une décennie : de nouvelles entreprises apparaissent, de nouveaux produits voient le jour et de nouvelles demandes sont déposées. Malheureusement, de nombreuses entreprises négligent de surveiller les marques en dehors de leur "joyau de la couronne", partant du principe qu'elles n'ont pas les moyens d'en surveiller davantage.

Mais cela crée un cercle vicieux pour les détenteurs de marques, ce qui nous amène au point suivant.

2. Votre marque perd son caractère distinctif

Étant donné que les marques sont émises pour préserver le caractère distinctif, tout ce qui dilue la signification d'une marque peut constituer un motif d'annulation. Non seulement ces cas entraînent la perte de droits, mais ils peuvent également obliger les entreprises à se soumettre à des campagnes coûteuses de changement de marque ou à renoncer totalement à un produit ou à un service particulier.

Comment une grande entreprise peut-elle contrôler chaque marque sans se ruiner ?

Naturally, we’re a little biased, but we recommend our own Trademark Watching solution and service, which allow companies to exceed fiduciary responsibility with prioritized watch reports that eliminate irrelevant results. For one flat fee, and a few minutes a day, you can watch your entire portfolio.

3. Votre marque devient générique

Escalator. Trampoline. Aspirine.

Qu'est-ce que ces marques ont en commun ? Elles ont toutes été des marques déposées officielles et sont aujourd'hui des mots de tous les jours. Parfois, les noms de marque deviennent si populaires qu'ils prennent une vie propre. Une fois qu'une marque a atteint le statut de marque générique, la perte du caractère distinctif entraîne la perte de la protection de la marque.

L'ironie, bien sûr, c'est que ces entreprises ont travaillé très dur pour atteindre un haut niveau de reconnaissance - pour finalement voir la protection de leur marque disparaître. C'est le seul élément de notre liste sur lequel vous n'avez pas un contrôle total. Mais compte tenu des nombreuses façons dont les droits peuvent être perdus, il s'agit certainement du scénario le plus souhaitable.

4. Vous perdez en cas de litige

This one is straightforward — fail to do your homework, and risk getting sued. Companies can reduce their risk of trademark infringement by conducting thorough trademark search clearance processes before application.

Malheureusement, il arrive que des marques soient approuvées et qu'elles aboutissent devant les tribunaux.

While the USPTO will do its best to ensure your mark isn’t too similar to anyone else’s, they aren’t perfect. Most of the time, when large corporations find themselves in hot water, it’s because they overlooked “a little guy.”

You can reduce the likelihood of that happening by conducting comprehensive trademark search clearance processes — combining intelligent, innovative technology with the trusted expertise of our trademark searching Expert Analysts.

Parler à un expert

5. Violations quinquennales en matière de dépendance

Maintaining a mark’s international rights, as granted by the World Intellectual Property Organization (WIPO), involves a little extra attention. Should a mark lose distinctiveness at home during the first five years of registration, international registration is forfeited by default.

Vos droits au titre du protocole de Madrid sont subordonnés au maintien de l'intégrité de la marque américaine au cours de ces cinq premières années.

En d'autres termes, si vous perdez votre marque à la maison, vous la perdez partout ailleurs.

Bien qu'une entreprise puisse techniquement éviter un tel scénario en introduisant une demande individuelle pour chaque pays concerné, cette démarche est plus coûteuse, prend plus de temps et alourdit les flux de travail administratifs.

6. Violation de l'utilisation incorrecte

Enfin, les institutions des marques ont été conçues pour être pratiques. Cela signifie que "si vous ne l'utilisez pas, vous la perdez !".

Étant donné que la propriété d'une marque dépend de son utilisation active, les propriétaires doivent apporter la preuve d'une utilisation continue à l'USPTO entre la cinquième et la sixième année suivant l'enregistrement.

Le non-usage d'une marque pendant trois années consécutives est considéré comme un abandon, sauf preuve contraire. En outre, les entreprises doivent être en mesure de prouver qu'elles utilisent la marque comme prévu à l'origine. Il est évident que cet aspect est plus important aux États-Unis (où l'intention d'usage est requise lors de l'enregistrement) que dans l'Union européenne.

Le gouvernement ne regardera probablement pas par-dessus votre épaule, mais une autre entreprise pourrait le faire ! Si quelqu'un d'autre conclut que votre marque n'est pas utilisée comme prévu, il peut demander la révocation de votre marque. Il est donc primordial de tenir des registres d'utilisation pertinents.

Maintenir vos droits de marque

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses façons de perdre ses droits de marque.

Though it may seem obvious, it’s worth emphasizing: Trademark offices are not monitoring online or offline markets for unauthorized use on your behalf. Maintaining the integrity of your mark, and preventing others from infringing, upon it is the responsibility of the trademark owner.

As previously mentioned, keeping tabs on all your company’s marks can be tough. Especially, if you own hundreds of them! Which is why we offer a comprehensive Trademark Watching solution and service — Corsearch is the only technology-assisted software as a service company that allows companies to monitor their entire trademark portfolios at one affordable price.

Whether you want to watch just one mark, or all marks in your trademark portofolio, Corsearch has the perfect solution just for you!

En savoir plus