Distinctivité et descriptivité dans le droit des marques

Choisir une marque commerciale peut s'avérer un véritable casse-tête pour les novices. Il ne suffit pas de faire une simple recherche rapide sur Internet pour vérifier si la marque que vous envisagez d'enregistrer a déjà été utilisée par une autre entreprise pour vous prémunir contre une opposition lors du dépôt.

De plus, afin d'éviter un rejet par l'office des marques pour des motifs absolus dès le début de la procédure de dépôt, il est essentiel de procéder à des recherches d'exclusion et à des recherches de disponibilité afin de s'assurer, entre autres, que votre marque est distinctive et non simplement descriptive.

Qu'est-ce qu'une marque descriptive ?

Une marque descriptive décrit simplement la nature ou une caractéristique particulière d'un produit ou d'un service. Par exemple, un vendeur d'oranges ne peut pas déposer une marque pour le terme "orange", car il s'agit d'un terme générique, ou pour le terme "juicy", car il s'agit simplement d'un terme descriptif pour une orange. En revanche, le terme "Apple" a pu être déposé en tant que marque pour des ordinateurs, car une pomme n'est pas un terme générique pour les ordinateurs.

Dans l’affaire EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda (« EC Brand ») contre l’EUIPO, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée PANTYS pour les serviettes hygiéniques et les sous-vêtements féminins ne devait pas être enregistrée car elle était dépourvue de caractère distinctif et était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement 2017/1001.

EC Brand a fait valoir que le terme "pantys" ne figure pas dans les dictionnaires anglais et n'est pas utilisé dans le langage courant comme indication descriptive de tous les produits et services en cause. La cour d'appel a rejeté ces arguments, car le mot "pantys" ne diffère pas du langage courant d'une manière telle que le public concerné le considérerait comme plus qu'une simple erreur d'orthographe du mot anglais "panties". En outre, "pantys" est phonétiquement identique à l'orthographe correcte du mot.

Cependant, les marques descriptives ont parfois été confirmées par les tribunaux. Dans l’affaire Sky Enterprise Private Ltd. c. Abaad Masala and Co., un tribunal indien a estimé que le défendeur ne pouvait pas utiliser les termes « White Chinese Pepper Masala » et « Black Chinese Pepper Masala » dans cet ordre précis, confirmant ainsi la protection de la marque déposée du demandeur pour ces combinaisons de mots. Le tribunal a déclaré que chaque mot composant les marques déposées « White Chinese Pepper Masala » et « Black Chinese Pepper Masala » pouvait être un terme descriptif de la poudre de masala.

Toutefois, le tribunal a estimé que personne d'autre ne pouvait utiliser cette combinaison et cet ordre précis de mots pour décrire un produit ou un service, car cette combinaison et cet ordre spécifiques ne sont pas utilisés dans le secteur alimentaire pour décrire la nature ou la qualité des produits.

Caractère distinctif acquis

Une marque descriptive peut être enregistrée si elle a acquis une signification secondaire ou un caractère distinctif. On parle de caractère distinctif acquis lorsqu'une marque auparavant descriptive a acquis un caractère distinctif au fil du temps.

Cependant, au moins au sein de l'UE, l'enregistrement d'une marque dotée d'un caractère distinctif acquis n'est pas sans poser de difficultés. Dans son article intitulé « How unitary is the EU trade mark? Territorial aspects of acquired distinctiveness¹ », Lukasz Zelechowski fait valoir que la portée géographique du caractère distinctif acquis au sein de l'UE pose des problèmes tant aux juristes qu'aux chercheurs.

L'auteur argumente :

« … le principe du caractère unitaire des marques de l'Union européenne devrait conduire à adopter une approche plus unitaire en matière d'appréciation du caractère distinctif acquis, plutôt que l'approche pays par pays qui prévaut dans la jurisprudence. Plus précisément, dès lors que l’absence de caractère distinctif intrinsèque d’une marque de l’Union européenne ne repose pas sur des perceptions des consommateurs variant selon les territoires, le territoire de l’Union européenne devrait être considéré, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif acquis, comme un tout indivisible, sans frontières entre les États membres. C’est généralement le cas pour les marques non verbales, telles que les marques de forme ou de couleur, qui sont perçues de manière uniforme dans toute l’Union européenne comme possédant ou ne possédant pas de caractère distinctif intrinsèque. »

Comment s'assurer que la marque proposée est distinctive ?

Pour éviter de perdre du temps et de l'argent en raison du rejet d'une demande d'enregistrement de marque pour manque de caractère distinctif, il est essentiel de mener des recherches approfondies visant à écarter les marques existantes et à vérifier la disponibilité. Contrairement aux marques qui ont acquis un caractère distinctif, les marques intrinsèquement distinctives peuvent être enregistrées sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un élément purement descriptif a acquis un caractère distinctif.

Outre les marques génériques et descriptives, il existe également les catégories suivantes :

• Suggestif — le consommateur doit faire appel à son imagination pour établir un lien avec le produit ou le service de la marque. Par exemple, « Puma » évoque la vitesse, mais ce mot n’est pas associé aux vêtements de sport.
• Fantaisiste — la marque a inventé un nouveau mot, comme « Kodak », par exemple.
• Arbitraire — le mot proposé comme marque figure certes dans le dictionnaire, mais la marque l'utilise d'une manière qui n'a aucun rapport avec son sens courant, par exemple « Apple » pour les ordinateurs et « Shell » pour les produits pétroliers.

Réflexions finales

Pour bien comprendre comment fonctionne la demande de protection d'une marque, imaginez une échelle de un à dix, où un correspond aux marques génériques non enregistrables et dix aux marques intrinsèquement distinctives qui peuvent bénéficier d'une protection.

Commencez votre parcours vers l'enregistrement d'une marque par une recherche préliminaire. Éliminez les candidats les plus faibles dès le début d'un nouveau projet de dénomination de marque et effectuez une recherche plus intelligente.

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