Premier à déposer ou premier à utiliser

Le débat entre les pays qui sont "les premiers à déposer" et "les premiers à utiliser" est en partie une erreur dès le départ, dans la mesure où les droits sur toutes les marques dépendent de l'utilisation - "l'utiliser ou le perdre" est une expression pertinente dans ce contexte.

Le système du "premier arrivé" reconnaît qu'une marque non enregistrée est utilisée comme une marque (c'est-à-dire un identifiant de la source des produits ou des services) et confère des droits à son propriétaire, bien que ceux-ci soient généralement plus faibles que les droits enregistrés équivalents.

Les systèmes de "premier à déposer" varient dans leur application. La Chine se distingue par sa position intransigeante. La première personne à enregistrer une marque obtient les droits, indépendamment de la création ou de l'utilisation par un autre propriétaire d'entreprise. Dans la plupart des autres régions qui pratiquent la règle du "premier déposant", il existe divers degrés de reconnaissance du fonds de commerce constitué par un créateur et un utilisateur antérieurs de la marque. Le fait d'être le premier à déposer ne signifie pas toujours que le premier déposant acquiert des droits exclusifs incontestables.

Le premier à déposer ou à utiliser n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît

La plupart des pays où l'on est le premier à déposer un dossier autorisent les demandes sur la base de la survaleur acquise par l'utilisateur antérieur d'une marque, mais il existe d'autres conditions qui méritent d'être prises en considération. Les États-Unis sont un pays de "premier usage", mais l'"usage" doit répondre à certains critères pour être pris en compte. L'utilisation locale d'une marque n'est généralement pas considérée comme une première utilisation dans le commerce ; l'utilisation doit avoir lieu dans un cadre commercial interétatique.

Premiers pays utilisateurs

Les pays où le premier usage est autorisé sont les suivants : Afrique du Sud, Aruba, Australie, Brunei Darussalam, Canada, Chypre, Costa Rica, Danemark, États-Unis, Fidji, Hong Kong, Inde, Irlande, Islande, Israël, Jersey, Kenya, Liban, Malaisie, Malawi, Malte, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Porto Rico, Samoa, Singapour, Swaziland, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Zimbabwe. Nombre de ces registres prévoient des limitations et des conditions spécifiques concernant les droits de "premier usage" et il est pratiquement toujours possible que l'enregistrement d'une marque confère des droits plus forts et moins contestables que le fait de se fonder sur l'usage dans tous les cas.

Premier pays à déposer un dossier

Une plus grande proportion de pays sont les premiers à déposer un dossier : Algérie, Anguilla, Argentine, Autriche, Biélorussie, Belize, Benelux, Bolivie, Botswana, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Croatie, Curaçao, République tchèque, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Estonie, Union européenne, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guatemala, Hongrie, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Lituanie, Mexique, Moldavie, Monténégro, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, Roumanie, Fédération de Russie, Slovénie, Corée du Sud, Espagne, Syrie, Taïwan, Ouganda, Ukraine, Royaume-Uni, Venezuela, Viêt Nam et Zambie.

Tout comme dans les pays où l'on est le premier à utiliser le produit, il existe des variations dans les contestations autorisées en ce qui concerne l'achalandage antérieur obtenu grâce à l'utilisation dans le commerce, allant d'une absence totale de contestation à une attitude plus libérale. La définition d'une "utilisation dans le commerce" adéquate comprendra des facteurs tels que l'utilisation dans la publicité par rapport à la vente des produits, les exigences en matière de zone géographique et les différentes charges de la preuve pour les facteurs connexes.

Le changement est inévitable dans tous les domaines de la vie et l'enregistrement des marques ne fait pas exception. D'une région à l'autre, la législation, la jurisprudence et les procédures de l'Office de la propriété intellectuelle sont en constante évolution. Il est toujours préférable de ne pas se fier à des informations générales qui peuvent être dépassées et de consulter la source primaire appropriée pour obtenir des informations à jour avant d'élaborer toute stratégie concrète en matière de marques internationales.

Outre les exigences en matière de dépôt, le temps nécessaire à l'enregistrement d'une marque dans une région donnée peut varier considérablement d'un pays à l'autre et doit être pris en considération lors de l'élaboration de votre stratégie de dépôt.

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