Marques immorales, scandaleuses et dénigrantes

Saviez-vous que, dans un passé récent, les catégories de marques immorales, scandaleuses ou dénigrantes ne pouvaient jamais être protégées en tant que marques, même après avoir été utilisées sur le marché ? 

Au niveau international, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a constitué un important effort d'harmonisation qui remonte à 1883. À cet égard, l'article 6quinquies B de ce traité permettait aux États signataires de refuser l'enregistrement d'une marque si celle-ci était "contraire à la morale ou à l'ordre public". Les États signataires ont modifié leurs lois pour satisfaire à leurs obligations en vertu du traité et de nombreux pays ont adopté cette disposition dans leur législation nationale. 

Pendant des décennies, la législation américaine a également interdit l'enregistrement de marques dénigrantes et de marques immorales ou scandaleuses. La récente affaire Iancu c. Brunetti met en lumière le conflit qui existe dans ce domaine : la réglementation contre la liberté d'expression ! Qu'est-ce qui doit être considéré comme scandaleux et immoral - sans avoir le point de vue d'un bureau d'enregistrement ? 

Marques immorales et scandaleuses 

Dans l'affaire Iancu v. Brunetti 139 S. Ct. 2294 - 2019, la Cour suprême des États-Unis a statué que les dispositions de la loi Lanham Act interdisant l'enregistrement de marques de commerce à caractère "immoral" ou "scandaleux" sont inconstitutionnelles, car elles permettent à l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) de pratiquer une discrimination fondée sur le point de vue, violant ainsi la clause de liberté d'expression du Premier Amendement. L'affaire Iancu v. Brunetti couvre l'évaluation des critères scandaleux et immoraux du Lanham Act - le mot clé est FUCT dans ce cas. 

Cet article couvre un mémo sur la récente décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Iancu v. Brunetti. 

La loi 

L'article 2(a) de la loi Lanham interdit l'enregistrement de marques qui "consistent ou comprennent des éléments immoraux, trompeurs ou scandaleux ; ou des éléments qui peuvent dénigrer ou suggérer faussement un lien avec des personnes, vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, ou qui peuvent les mépriser ou les discréditer...". 

FUCT Faits 

En 1990, Erik Brunetti et son associé lancent une marque de vêtements streetwear à Los Angeles, en Californie, sous le nom de FUCT, qui signifie "Friends U Can't Trust" (amis auxquels on ne peut pas faire confiance). Erik Brunetti estimait que la similitude phonétique du nom avec un juron à l'orthographe similaire prêtait à confusion - tout en étant amusante ! 

Vingt ans après le lancement de la ligne de vêtements, des cas de vente en ligne de produits FUCT par des personnes autres que M. Brunetti l'ont amené à déposer une marque pour le nom FUCT auprès de l'USPTO. La transcription complète de la plaidoirie est disponible ici. 

La marque a été refusée au motif qu'elle était phonétiquement similaire à un mot vulgaire bien connu, dont il était bien établi qu'il s'agissait d'un mot "scandaleux" au sens de l'article 2(a) de la loi Lanham. La décision de l'USPTO a été confirmée par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) en 2014. 

Marques désobligeantes 

Brunetti a fait appel devant la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral. Avant que les arguments oraux ne soient entendus, la Cour suprême s'est prononcée sur l'affaire Matal v. Tam 582 U.S. ___ (2017). L'affaire Tam concernait un groupe de rock américain d'origine asiatique appelé "The Slants". En 2010, le groupe a déposé une demande de marque pour protéger le nom du groupe, mais l'USPTO a rejeté la demande au motif qu'elle était désobligeante pour les personnes d'origine asiatique et qu'elle violait donc l'article 2(a). Dans une décision confirmée par la Cour suprême, la Cour d'appel fédérale a estimé que la clause de liberté d'expression du premier amendement rendait la clause de dénigrement inconstitutionnelle. 

La Cour fédérale statuant sur l'affaire Brunetti a suivi Tam, déclarant que les marques déposées étaient un discours privé plutôt que gouvernemental, n'ayant aucun point de vue sur un quelconque type de discrimination. 

La décision de la Cour suprême 

Dans une décision majoritaire (6-3), rédigée par Elena Kagan, la Cour suprême a confirmé la décision du circuit fédéral. Elle a déclaré que l'USPTO devait se livrer à une "discrimination par le point de vue" pour déterminer si les demandes d'enregistrement de marques relevaient des définitions vagues d'"immoral" ou de "scandaleux". L'USPTO étant une entité gouvernementale, il s'agirait d'une violation des droits du premier amendement ; par conséquent, la section 2 (a) de la loi Lanham est inconstitutionnelle. 

"À une époque où la liberté d'expression est attaquée, il est particulièrement important que cette Cour reste ferme sur le principe selon lequel le premier amendement ne tolère pas la discrimination fondée sur le point de vue. 

Le juge Alito a également rédigé un avis majoritaire, déclarant que la définition juridique des termes "immoral" et "scandaleux" était vague, mais que le Congrès avait le pouvoir de la modifier. 

Il a déclaré : 

"Une loi interdisant les discours jugés 'immoraux' ou 'scandaleux' par les autorités gouvernementales peut facilement être exploitée à des fins illégitimes. 

Il a également été souligné que l'USPTO a toujours eu des antécédents incohérents en matière d'enregistrement de marques provocatrices, accordant l'enregistrement à certaines et refusant le même traitement à d'autres, apparemment de manière aléatoire. 

Dans les opinions dissidentes, rédigées par le président de la Cour suprême, M. Roberts, et les juges Breyer et Sotomayor, il a été convenu que l'interprétation du terme "immoral" était difficile, mais qu'il n'en allait pas de même pour le terme "scandaleux". Ils ont également estimé que l'USPTO ne se livrait pas à une "discrimination fondée sur le point de vue" lorsqu'il décidait si une marque était ou non "scandaleuse". 

"L'adoption d'une interprétation étroite du mot "scandaleux" - l'interprétant de manière à ne réglementer que l'obscénité, la vulgarité et le blasphème - le sauverait de l'inconstitutionnalité. Correctement interprété, le terme "scandaleux" est une forme de discrimination de contenu neutre du point de vue qui est admissible dans le type de programme gouvernemental discrétionnaire ou de forum limité que constitue le système d'enregistrement des marques. 

Commentaire 

Cette décision, lue en parallèle avec l'arrêt Tam, considère que la section 2(a) du Lanham Act est inconstitutionnelle du point de vue de la Cour suprême, compte tenu de la pratique actuelle de l'Office. Il appartient désormais au Congrès de légiférer pour donner une signification non ambiguë aux termes "immoral" ou "scandaleux" lorsqu'ils s'appliquent aux marques, s'il veut empêcher l'enregistrement de marques telles que FUCT. 

Réflexions finales

Brunetti a été interviewé en mai 2019 (juste avant la décision de la Cour suprême) par le magazine en ligne Jenkem, spécialisé dans le skateboard et la culture, qui lui a demandé comment l'issue de l'affaire affecterait sa marque. Il a déclaré : 

"Si je gagne le procès - le verdict sera rendu en juin -, je pourrai mettre un terme à l'énorme trafic d'alcool qui a lieu depuis des années. Cela me permettra également de vendre la marque si je le souhaite". 

Son souhait s'est réalisé. 

Selon notre outil d'examen préliminaire des marques ExaMatch™, au moment de la rédaction du présent document, le propriétaire Brunetti a déposé auprès de l'USPTO trois demandes de marque valides et sept demandes en instance qui contiennent le texte de la marque FUCT pour les classes 9, 14, 18, 25 et 35 de Nice. Il est également titulaire d'une marque en instance auprès de l'UIBM (Italie) dans la classe 25.

Les dix premiers produits se trouvent tous dans la classe 25 (habillement) de Nice, les "chaussures" occupant la première place (six demandes), suivies des "pulls", "chemises", "pantalons", "casquettes", "gilets" et "vestes" (cinq demandes). 

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