Marchi immorali, scandalosi e denigratori

Sapevate che nel recente passato le categorie di marchi immorali, scandalosi o denigratori non potevano essere protette come marchi, anche dopo l'uso sul mercato? 

A livello internazionale, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ha rappresentato un importante sforzo di armonizzazione che risale al 1883. A questo proposito, l'articolo 6quinquies B di questo trattato permetteva agli Stati firmatari di rifiutare la registrazione di un marchio se questo era "contrario alla morale o all'ordine pubblico". Gli Stati firmatari hanno modificato le loro leggi per adempiere agli obblighi previsti dal trattato e molti Paesi hanno adottato questa disposizione nelle loro leggi nazionali. 

Per decenni, la legge statunitense ha anche vietato la registrazione di marchi denigratori e di marchi immorali o scandalosi. La recente causa Iancu contro Brunetti mette in evidenza il conflitto che si riscontra in questo argomento: la regolamentazione contro la libertà di espressione! Cosa dovrebbe essere considerato scandaloso e immorale - senza il punto di vista di un ufficio di registrazione? 

Marchi immorali e scandalosi 

Il caso Iancu v. Brunetti 139 S. Ct. 2294 - 2019 ha visto la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarare incostituzionali le disposizioni del Lanham Act che vietano la registrazione di marchi con contenuti "immorali" o "scandalosi", in quanto consentono all'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) di operare una discriminazione del punto di vista, violando la clausola della libertà di parola del Primo Emendamento. Il caso Iancu v. Brunetti riguarda la valutazione del criterio di scandalosità e immoralità del Lanham Act - in questo caso la parola chiave è FUCT. 

Questo articolo contiene una nota sulla recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nella causa Iancu contro Brunetti. 

La legge 

La sezione 2(a) del Lanham Act proibisce la registrazione di marchi che "consistono o comprendono materiale immorale, ingannevole o scandaloso; o materiale che può denigrare o suggerire falsamente un collegamento con persone, vive o morte, istituzioni, credenze o simboli nazionali, o portarli in disprezzo o discredito...". 

Fatti FUCT 

Nel 1990, Erik Brunetti e il suo socio d'affari avviarono un marchio di abbigliamento streetwear a Los Angeles, in California, con il nome FUCT, che stava per "Friends U Can't Trust". Brunetti riteneva che la somiglianza fonetica del nome con un'imprecazione dall'ortografia simile creasse confusione, oltre che divertimento! 

Vent'anni dopo il lancio della linea di abbigliamento, la vendita online di prodotti FUCT da parte di persone diverse da Brunetti ha indotto quest'ultimo a depositare un marchio per il nome FUCT presso l'USPTO. La trascrizione completa della discussione è disponibile qui. 

Il marchio è stato negato per la sua somiglianza fonetica con una nota parola volgare, che è stata riconosciuta come parola "scandalosa" ai sensi della Sezione 2(a) del Lanham Act. La decisione dell'USPTO è stata confermata dal Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) nel 2014. 

Segni di disvalore 

Brunetti ha presentato appello alla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale. Prima della discussione orale, la Corte Suprema si è pronunciata su Matal v. Tam 582 U.S. ___ (2017). Tam riguardava un gruppo rock asiatico-americano chiamato "The Slants". Nel 2010 il gruppo ha depositato un marchio per proteggere il nome della band, ma l'USPTO ha respinto la domanda ritenendo che fosse denigratorio nei confronti delle persone di origine asiatica e che quindi violasse la sezione 2(a). In una decisione confermata dalla Corte Suprema, il Circuito Federale ha ritenuto che la clausola di libertà di parola del Primo Emendamento rendesse incostituzionale la clausola di denigrazione. 

Il Circuito Federale che ha deciso sul caso Brunetti ha seguito Tam, affermando che i marchi sono un discorso privato piuttosto che governativo, non avendo un punto di vista su alcun tipo di discriminazione. 

La decisione della Corte Suprema 

Con una decisione a maggioranza di 6-3, scritta da Elena Kagan, la Corte Suprema ha confermato la decisione del Circuito Federale. La Corte ha dichiarato che l'USPTO deve operare una "discriminazione dei punti di vista" per accertare se le richieste di marchio rientrano nelle vaghe definizioni di "immorale" o "scandaloso". Poiché l'USPTO è un ente governativo, ciò costituirebbe una violazione dei diritti del Primo Emendamento; pertanto, il Lanham Act, sezione 2 (a), è incostituzionale. 

"In un momento in cui la libertà di parola è sotto attacco, è particolarmente importante che questa Corte rimanga ferma sul principio che il Primo Emendamento non tollera la discriminazione dei punti di vista". 

Anche il giudice Alito ha scritto un'opinione di maggioranza, affermando che la definizione legale di "immorale" e "scandaloso" è vaga; tuttavia, il Congresso ha il potere di cambiarla. 

Ha dichiarato: 

"Una legge che vieta i discorsi ritenuti 'immorali' o 'scandalosi' dai funzionari governativi può essere facilmente sfruttata per fini illegittimi". 

È stato inoltre sottolineato che l'USPTO ha storicamente registrato un'incoerenza nella registrazione di marchi provocatori, concedendo la registrazione ad alcuni e negando lo stesso trattamento ad altri, apparentemente in modo casuale. 

Nelle opinioni dissenzienti, scritte dal Presidente della Corte Suprema Roberts e dai giudici Breyer e Sotomayor, si è convenuto che l'interpretazione di "immorale" è difficile, ma lo stesso non vale per il termine "scandaloso". I due giudici hanno inoltre affermato che l'USPTO non si sarebbe impegnato in una "discriminazione del punto di vista" nel decidere se un marchio fosse o meno "scandaloso". 

"L'adozione di un'interpretazione restrittiva della parola "scandaloso" - interpretandola per regolamentare solo l'oscenità, la volgarità e la profanità - la salverebbe dall'incostituzionalità. Opportunamente ristretto, il termine "scandaloso" è una forma di discriminazione contenutistica neutrale dal punto di vista del punto di vista che è ammissibile nel tipo di programma governativo discrezionale o di forum limitato tipico del sistema di registrazione dei marchi". 

Commento 

Questa decisione, letta insieme a Tam, considera la Sezione 2(a) del Lanham Act incostituzionale dal punto di vista della Corte Suprema, con l'attuale prassi dell'Ufficio. Spetta ora al Congresso legiferare su un significato univoco delle parole "immorale" o "scandaloso" applicate ai marchi, se vuole impedire la registrazione di marchi come FUCT. 

Pensieri finali

Brunetti è stato intervistato nel maggio 2019 (poco prima della decisione della Corte Suprema) dalla rivista online di skateboard e cultura Jenkem e gli è stato chiesto come l'esito del caso avrebbe influenzato il suo marchio. Ha dichiarato: 

"Se vincerò la causa - il verdetto arriverà a giugno - sarò in grado di bloccare l'enorme quantità di contrabbando che si sta verificando da anni. Questo mi permetterà anche di vendere il marchio, se lo deciderò". 

Il suo desiderio si è avverato. 

Secondo il nostro strumento di screening preliminare dei marchi ExaMatch™, al momento in cui scriviamo il titolare Brunetti ha tre domande di marchio valide e sette domande pendenti che contengono il testo del marchio FUCT per le classi 9, 14, 18, 25 e 35 di Nizza, tutte presso l'USPTO. Ha anche un marchio in attesa di registrazione con l'UIBM italiano nella classe 25.

I primi dieci prodotti si trovano tutti nella classe 25 di Nizza (Abbigliamento), con le "Calzature" in pole position (presenti in sei domande), seguite da "Maglioni", "Camicie", "Pantaloni", "Berretti", "Gilet" e "Giacche" (tutti presenti in cinque domande). 

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