Comment protéger une marque avec votre nom personnel - 4 étapes pour la protection de la marque

Bien qu'il puisse sembler improbable que les créateurs de mode qui utilisent leur propre nom ou leur pseudonyme dans leur marque puissent un jour perdre le droit de le faire, cette pratique est assez courante. Si la marque éponyme est devenue un outil de marketing classique dans le secteur, cette pratique s'accompagne d'un certain nombre de risques inhérents : De nombreux créateurs, tels que Helmut Lang, Jil Sander, Hervé Léger et Joseph Abboud, ont perdu le droit de travailler sous leur propre nom en raison de décisions commerciales et de problèmes contractuels.

Ils ne sont pas les seuls. En 2018, Delphine Delafon a perdu le droit d'utiliser son nom après qu'un ancien employé a racheté la société dans le cadre d'une procédure de liquidation au tribunal de commerce de Paris. La créatrice Karen Millen a perdu le droit d'utiliser son nom sur les produits, ainsi que pour toute entreprise concurrente, lorsqu'elle a vendu sa marque au groupe islandais Baugur en 2004. Roland Mouret a dû créer sous un autre nom de 2005 à 2010, avant de racheter les droits sur son nom, et à la suite d'une série de ventes en 2011 et 2013, Catherine Malandrino a perdu la possibilité d'utiliser son nom comme marque, en raison des droits d'anciens partenaires commerciaux. Les propriétaires de ses marques ont par la suite affirmé qu'ils pouvaient contrôler son nom de marque et tous les droits qui y sont liés, y compris son image, son être et sa personnalité.

La perte des droits des créateurs à exercer leur activité sous leur propre nom peut être due à différents facteurs, tels que des litiges avec des partenaires commerciaux, la faillite, des changements dans la structure de l'entreprise ou l'imposition de conditions restrictives dans le cadre d'un investissement dans l'entreprise de la marque ou de sa vente. Malgré les risques potentiels associés à une marque homonyme, les créateurs peuvent prendre certaines mesures pour aider à conserver leur nom de marque :

Étape 1 - Enregistrer la marque

L'une des premières et des plus importantes mesures que les créateurs peuvent prendre pour protéger leur marque est de l'enregistrer en tant que marque. En vertu de la loi Lanham, un nom personnel ne peut bénéficier de la protection d'une marque que si la personne qui l'enregistre prouve que le nom a "acquis un caractère distinctif" ou une signification secondaire. Cela signifie que les consommateurs doivent associer le nom/la marque exclusivement à la marque de vêtements ou de produits du créateur.

Cette règle générale s'applique aux prénoms, aux noms de famille et à toute combinaison de ceux-ci. Si le nom d'un créateur est déjà connu en relation avec ses créations de mode, le créateur peut envisager de revendiquer un caractère distinctif acquis pour montrer que le nom/la marque a acquis une signification secondaire.

Dans le cas contraire, le créateur peut enregistrer le nom dans le registre complémentaire (qui n'offre pas une protection aussi étendue que celle d'une marque) et l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit en mesure de prouver que le nom/la marque a acquis une signification secondaire.

Étape 2 - Définir des règles précises concernant l'utilisation du nom de la marque sur les réseaux sociaux

Les créateurs devraient envisager soigneusement une utilisation spécifique et unitaire de leur nom sur les médias sociaux, dans les communiqués de presse, dans les noms de domaine, sur les sites web et par le biais de la publicité par mots clés. Cela soutiendra le nom dans le cadre de sa protection en tant que marque qui a une application cohérente et est reconnaissable par les consommateurs comme provenant d'une source unique et ayant la capacité d'acquérir une signification et une valeur secondaires en tant que marque.

Ils devraient également envisager de prévoir des éventualités spécifiques pour la résolution des litiges, en s'assurant que les accords qu'ils signent intègrent pleinement tous les termes et conditions négociés.

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Étape 3 - Préserver les droits de marque lors de l'acceptation d'un investissement

Les créateurs qui possèdent des marques nominatives peuvent également insister sur le maintien des droits sur leur nom lorsqu'ils s'adressent à des investisseurs. Donna Karan a gardé la possession de ses marques lorsqu'elle a introduit sa société en bourse en 1996 en créant une société de portefeuille distincte. Après son entrée en bourse, Donna Karan International a dû payer à la holding une redevance annuelle pour l'utilisation des marques.

Bien que Donna Karan ait finalement vendu la société holding à LVMH en 2001, ainsi que toutes ses marques, la division stratégique de ses marques lui a permis de garder le contrôle de son nom avant qu'elle ne décide de vendre les droits de propriété intellectuelle associés.

Étape 4 - Préservez certains droits sur votre marque en cas de vente

En outre, en cas de vente, les créateurs doivent être prêts à définir les paramètres exacts selon lesquels ils pourront exercer leur activité à l'avenir sans renoncer totalement à la possibilité de le faire sous leur propre nom.

Conclusion

Bien que la décision d'utiliser une marque éponyme comporte de nombreux pièges, ce choix séduit encore de nombreuses personnes qui ont vu leur propre nom devenir synonyme de succès. Grâce à une planification stratégique préalable et à une documentation minutieuse, le risque de perdre un nom de marque est considérablement réduit.

A propos de l'auteur

Associée chez Greenberg Traurig, P.A. Danielle N. Garno concentre son activité sur les questions auxquelles est confronté le secteur de la mode, notamment le conseil en phase de démarrage et le conseil commercial, la propriété intellectuelle (notamment les violations de marques et de droits d'auteur), le marketing sur les réseaux sociaux, la publicité et la lutte contre la contrefaçon, ainsi que le droit du travail et le contentieux commercial général.