Quatre points à prendre en considération avant d'acheter une marque morte

Trouver les marques idéales pour votre entreprise peut s'avérer difficile.

Dans un environnement en évolution rapide et hautement concurrentiel, les possibilités de s'approprier les marques que l'on souhaite sans créer de risque de confusion avec une marque existante sont de plus en plus réduites.

Lorsque vous trouvez une marque qui vous plaît, l'occasion peut sembler trop belle pour la laisser passer. Les problèmes commencent lorsque ces marques parfaitement assorties sont mortes ou abandonnées.

Redonner vie à une marque morte

L'USPTO définit une marque caduque comme suit :

Le statut "mort" ou "abandonné" d'une demande de marque signifie que cette demande n'est plus en cours de traitement au sein de l'USPTO et qu'elle ne peut pas être utilisée comme un obstacle à votre dépôt.

Bien que vous puissiez enregistrer une marque morte, d'autres problèmes potentiels peuvent faire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il peut s'agir d'un risque de confusion et/ou d'une pénalisation en vertu des droits de common law. Afin d'évaluer sa valeur, vous devez vous poser les questions suivantes :

1. Depuis combien de temps est-il abandonné ?

Si la marque a été abandonnée depuis trois à cinq ans, il y a de fortes chances que vous soyez tranquille. C'est la durée pendant laquelle l'USPTO exige que les marques soient conservées, ce qui signifie que si les documents appropriés n'ont pas été déposés, la marque est potentiellement à prendre.

Le risque découle de la loi Lanham.

En vertu de cette loi, une marque n'est pas abandonnée tant qu'elle n'a pas été abandonnée sans intention d'en reprendre l'usage. Bien que l'USPTO ne considère pas la marque comme active dans son registre parce que les documents n'ont pas été déposés, cela ne signifie pas que la marque n'est pas encore utilisée par une entreprise qui a une raison acceptable de ne pas la maintenir dans le registre.

Si une marque n'est pas utilisée pendant trois ans, elle est considérée comme abandonnée à sa valeur nominale, à moins que le propriétaire ne prouve le contraire. C'est là que le risque apparaît.

Si vous pouvez prouver devant le tribunal que le propriétaire initial n'avait pas l'intention de continuer à l'utiliser, alors vous pouvez vous en emparer. Sachez toutefois que le caractère subjectif de la procédure vous posera des problèmes si l'ancien propriétaire conteste cette décision.

Si vous êtes décidé à utiliser la marque, contactez l'ancien déposant et obtenez son autorisation avant d'aller de l'avant. Il peut être difficile de le retrouver et d'obtenir une réponse, mais cela vaut mieux que de futurs problèmes juridiques pour votre entreprise.

2. Comment est-il mort ?

De nombreuses marques meurent parce qu'elles ne sont pas entretenues après la faillite ou la reconversion d'une entreprise. Il est important de savoir comment la marque est morte, car il peut y avoir une raison cachée qui pourrait vous nuire à long terme.

Si la marque est morte en raison d'un dépôt incomplet, elle peut encore être utilisée dans le commerce en vertu des droits de common law. Par exemple, disons que Star Wars n'a pas été correctement maintenue. Ses produits sont toujours sur le marché et sont considérés comme faisant partie d'une marque. Si une entreprise tentait d'enregistrer "Star Wars", elle pourrait toujours être poursuivie pour risque de confusion, même si la marque est morte.

Un autre problème potentiel est celui de la "généricité". C'est le cas lorsqu'une marque devient connue du public au point de remplacer le véritable nom du produit.

Par exemple, le terme "trampoline" était à un moment donné un produit de marque. Aujourd'hui, il désigne tous les produits similaires, et non le produit individuel d'une entreprise spécifique. Dans ce cas, vous ne pourrez pas enregistrer la marque sans problèmes juridiques.

Là encore, si la marque est morte en raison d'un défaut d'entretien, le déposant peut toujours avoir l'intention de l'utiliser ; il vaut donc mieux pécher par excès de prudence.

3. Est-il encore utilisé ?

Une tâche souvent négligée consiste à vérifier si une marque est utilisée ou non.

En plus de votre recherche en ligne habituelle, vérifiez dans quels autres pays la marque a été utilisée. Il se peut qu'une entreprise ait laissé sa marque expirer aux États-Unis après s'être installée au Canada, mais qu'elle ait toujours l'intention de la déposer à nouveau.

Pour ce faire, vérifiez les droits. Vérifiez les sites web, les noms d'entreprises, les marques et les produits. Tout ce qui pourrait porter cette marque doit être vérifié.

Si la marque est utilisée mais dans une classe différente de celle dans laquelle vous avez l'intention de l'enregistrer, vous pouvez toujours vous heurter à un risque de confusion et perdre la marque.

Effectuez une recherche approfondie à l'aide du système de recherche électronique des marques (TESS) de l'USPTO avant de vous engager avec des marques caduques. De nombreux autres systèmes de recherche n'incluent pas les marques caduques dans leurs listes, ce qui peut présenter un risque pour votre entreprise.

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4. Que vaut-il vraiment pour vous ?

Enfin, vous devez déterminer la valeur réelle de la marque pour vous.

Est-il essentiel d'utiliser cette marque spécifique ou existe-t-il une alternative sur laquelle vous pouvez baser votre plan de marketing ? Les avantages doivent l'emporter sur les pertes potentielles, à moins que vous ne souhaitiez faire un pari.

Au cas où vous auriez manqué quelque chose dans votre recherche, êtes-vous prêt à être poursuivi en justice ? En utilisant une marque morte, vous courez le risque d'une contrefaçon de marque, de perdre de l'argent et potentiellement votre entreprise.

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