Quatre principes de common law en matière d'atteinte à la marque que vous devez connaître

Dans quelle mesure devons-nous nous inquiéter de la contrefaçon de marque en common law ?

C'est une question que se posent souvent les grandes entreprises. Les responsables de marque et les juristes d'entreprise ont la lourde tâche de veiller à ce que rien ne soit laissé au hasard lors du processus de vérification de la disponibilité des marques. Et ils méritent d'être félicités pour plusieurs raisons :

1. La vérification des sources de common law a toujours été un processus fastidieux.
2. Il est facile de supposer qu'un nom apparemment disponible est mûr pour la cueillette.

Il est intéressant de noter que la deuxième raison est un véritable problème, car il ne faut pas partir du principe erroné que les petites entreprises ne pourraient jamais représenter une menace réelle pour votre marque. Cette idée est loin d’être vraie.

La contrefaçon de marque en droit commun

Les petites entreprises qui possèdent des marques non enregistrées peuvent en fait constituer une menace importante pour les bénéfices des grandes entreprises s'il s'avère qu'elles détiennent la propriété de marques dans lesquelles la grande entreprise a déjà lourdement investi.

Qu'il s'agisse d'une entreprise à la recherche d'une marque susceptible de ne rencontrer aucune opposition, ou d'une petite entreprise souhaitant intenter une action en justice pour contrefaçon de marque, il est important de bien comprendre à la fois les avantages et les limites de la protection en vertu du droit coutumier.

Quatre aspects du droit coutumier des marques à ne pas négliger

Aujourd’hui, nous allons voir comment les logiciels de gestion des marques assistés par la technologie peuvent offrir aux entreprises un avantage concurrentiel lorsqu’il s’agit de se protéger contre les violations des marques de droit commun (et pourquoi la recherche dans les sources de droit commun ne prend plus autant de temps qu’auparavant).

Disposer d'analyses juridiques précises à portée de main est un atout considérable. Non seulement ces informations permettent d'éviter des erreurs coûteuses, mais elles fournissent également le type d'informations exploitables qui permettent aux utilisateurs de garder plusieurs longueurs d'avance sur la concurrence.

1. « Premier utilisateur » contre « premier déposant »

L'un des aspects les plus fondamentaux de la protection de votre marque contre les atteintes au droit commun des marques est la compréhension de la différence entre "premier utilisateur" et "premier déposant".

Dans les pays où l'usage est prioritaire (Irlande, États-Unis, Royaume-Uni), les marques ont le privilège d'être assez bien protégées sans être enregistrées. Tant que l'on peut prouver la réception de monnaie en échange de produits et/ou de services, la propriété légale est généralement accordée - en cas de litige.

Cela dit, si une entreprise n'a vendu des produits que dans un pays "premier utilisateur", elle ne se rend peut-être pas compte du privilège dont elle jouit réellement. Son gouvernement lui dit en substance : "Vous avez une idée géniale ? Vous avez une idée géniale ? N'attendez pas notre approbation, lancez-vous dès maintenant.

À l'inverse, les pays où l'on est le premier à déposer un dossier transmettent un message différent : Vous avez une idée géniale ? Ne la mettez pas à l'essai avant de vous adresser d'abord à nous. Dans ces pays (Chine, Allemagne, France), le gouvernement ne se soucie pas de savoir si quelqu'un d'autre a volé l'idée brillante que vous avez passionnément testée auprès de différents segments de marché au cours de l'année écoulée.

Point clé : Connaître le procédure d'enregistrement des marques du pays dans lequel vous exercez vos activités.

2. La protection est limitée

C'est là que de nombreux entrepreneurs inexpérimentés se retrouvent coincés : ils supposent qu'ils bénéficient d'une protection totale en vertu de la common law, alors qu'ils ne disposent que d'une protection limitée. Ce n'est pas parce que vous avez été le premier à l'utiliser que vous pouvez à juste titre empêcher que la marque soit utilisée d'une autre manière.

N'oubliez pas qu'une marque est un identifiant de votre marque qui la distingue d'une autre. Tous les noms de marque ne remplissent pas cette fonction, même s'il s'agit de marques déposées.

Le système de classification de Nice comprend 45 classes. Chacune de ces classes autorise l'utilisation légale de marques pour des types spécifiques de produits et de services. La protection en vertu du droit commun ne s'étend pas à plusieurs classes, tout comme l'enregistrement d'une marque ne s'étend pas automatiquement à plusieurs classes. Vous devez enregistrer votre marque dans les classes spécifiques pour lesquelles vous souhaitez conserver vos droits de propriété.

En outre, la common law n'accorde pas aux détenteurs de marques le droit de percevoir des dommages-intérêts en cas de litige portant sur une contrefaçon de marque.

Ce qu'il faut retenir : Ne partez pas du principe que vous bénéficierez du même niveau de protection que les marques déposées.

3. Vérifiez vos domaines

Si votre entreprise n'est pas présente sur Internet, existe-t-elle vraiment ? Dans le monde actuel, dominé par le numérique, les consommateurs se tournent de plus en plus vers Internet avant de prendre leurs décisions d'achat. Alors que les entreprises créent de plus en plus de sites web pour répondre à ce besoin, les questions juridiques liées aux noms de domaine ne cessent de se multiplier.

L'utilisation des noms de domaine est protégée par le droit coutumier dans des pays comme les États-Unis, c'est pourquoi il est si important de procéder à une recherche approfondie. Aux débuts d'Internet, les organisations n'avaient le choix qu'entre une poignée de formats de domaines de premier niveau (.com, .edu, .gov). Aujourd'hui, nous disposons de dizaines de formats de domaines supplémentaires. Si ces options ont ouvert le champ des possibilités, elles n'ont guère contribué à réduire les litiges concernant les noms de domaine de « deuxième niveau ».

Le nom de deuxième niveau est le nom situé directement à gauche du nom de premier niveau. Deux noms de domaine de deuxième niveau identiques ne peuvent résider sous le même domaine de premier niveau.

Par exemple, même si nous soupçonnons que la Delta Faucet Company et Delta Airlines aimeraient avoir le domaine "delta.com", seule une "société Delta" peut légalement le posséder. Pendant longtemps, Delta Financial (Woodbury, NY) a possédé ce domaine, mais Delta Airlines l'a acquis.

Selon Bloomberg :

"Contrairement au monde .com, où delta.com peut coexister avec deltadental.com, il ne peut y avoir qu'un seul .delta. En fait, l'ICANN n'autorisera pas deux demandes pour des noms qui sont suffisamment similaires pour créer une confusion chez les utilisateurs. Et si plusieurs entreprises demandent le même nom, c'est le plus offrant lors d'une vente aux enchères qui l'emportera. Si vous craignez la concurrence, posez votre candidature rapidement.

Faits amusants : Noms de domaine

• Chanel, Deckers, Tiffany, Louis Vuitton, Gucci et Coach sont les parties qui obtiennent le plus souvent la renonciation à un nom de domaine.
• C'est Chanel qui a obtenu le plus de dommages et intérêts (1 milliard de dollars), suivie de Burberry Limited (523 millions de dollars) et de Gucci (208 millions de dollars).
• L'abandon d'un nom de domaine prend en moyenne 4,6 mois (50 % entre 2,4 et 8,0)*.

*Extrait du rapport 2016 de LexMachina sur les litiges

Point clé : utilisez des logiciels assistés par la technologie pour effectuer des recherches approfondies sur les noms de domaine sans difficulté.

4. Vérifiez vos applications

Une autre « pratique récente » qui influe sur les litiges en matière de marques au droit commun concerne l'utilisation des boutiques d'applications. En juin 2015, plus de 100 milliards d'applications mobiles avaient été téléchargées depuis l'App Store d'Apple. Mais Apple n'est pas le seul acteur sur le marché. Google Play, le Windows Phone Store et BlackBerry App World proposent également des applications en ligne.

On estime que 60 000 nouvelles applications sont créées chaque mois dans des catégories allant du sport et du divertissement à la productivité et à l'organisation. Comme on pouvait s'y attendre, bon nombre des entreprises et des personnes qui créent ces applications ne déposent pas de marque officielle pour leur nom.

Les grandes entreprises doivent garder à l'esprit que les applications (tout comme la musique) relèvent de la propriété intellectuelle. Là encore, la règle est la même : tant que l'historique des transactions et la première utilisation peuvent être prouvés, les noms d'applications sont protégés en vertu du droit commun.

Point clé : utilisez un logiciel assisté par la technologie pour effectuer des recherches dans les boutiques d'applications et les bibliothèques musicales depuis un seul et même endroit.

Faits amusants : Applications

• Les utilisateurs passent 90 % de leur temps sur des applications plutôt que sur le Web mobile.
• On estime que le nombre de téléchargements d'applications mobiles atteindra environ 269 milliards en 2017.
• Le chiffre d'affaires des applications mobiles s'est élevé à 69,7 milliards de dollars américains en 2015.
• Les recettes générées par les applications mobiles devraient atteindre 188,9 milliards de dollars américains d'ici 2020

Une longueur d'avance sur la common law

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est souvent fastidieux d'effectuer une recherche approfondie en matière de common law. Passer d'une base de données à l'autre prend du temps, est fatigant et ennuyeux.

Grâce à NameCheck™, les entreprises disposent d'un outil de référence pour évaluer, en toute simplicité, le risque de contrefaçon de marque de droit commun. L'algorithme exclusif du logiciel identifie en quelques secondes les contrevenants les plus récents en matière de droit commun.

La plateforme permet de contrôler de manière significative les fauteurs de troubles les plus courants de la common law :

• App Stores
• Bibliothèques musicales
• Noms de domaine
• Linguistique / sens des mots

Que pourrait faire votre entreprise si elle disposait d'un accès instantané aux données pertinentes de la common law ?