L'habilitation des marques dans l'industrie légale du cannabis : Questions fréquemment posées par les professionnels de la propriété intellectuelle

Dans de nombreux pays, le marché légal du cannabis connaît une croissance significative à mesure que la législation et les mentalités à l'égard de cette plante évoluent. Les données relatives aux marques reflètent cette commercialisation, l'activité internationale en matière de marques ayant globalement augmenté de 1 478 % au cours des cinq dernières années. Cette hausse a été particulièrement marquée sur les marchés arrivés à maturité, tels que les États-Unis et le Canada. Respectivement, l'USTPO et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ont reçu 431 % et 848 % de demandes supplémentaires pour des produits et services liés au cannabis en 2020 par rapport à 2015.

Si tous les candidats à l'obtention d'une marque sont confrontés à des défis similaires au stade du développement et de l'enregistrement, le développement de nouvelles marques dans l'industrie légale du cannabis aux États-Unis et au Canada soulève des questions particulières pour les professionnels des marques.

Compte tenu de ces défis, j'ai animé au début du mois une table ronde virtuelle réunissant des experts afin de discuter de la gestion efficace des marques dans le secteur du cannabis, en présence de Nicole Katsin, du cabinet Evoke Law, PC, d'Eric Maiers, du cabinet Greenberg Traurig, aux États-Unis, et de Gabriel St-Laurent, du cabinet ROBIC, au Canada. Ma collègue Anna Arakelyan a également apporté sa contribution à la discussion. Anna est responsable des opérations de recherche aux États-Unis et experte en produits de cannabis.

Le panel a aimablement répondu aux questions des participants ; les réponses sont résumées ci-dessous. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez obtenir une réponse, n'hésitez pas à les envoyer par e-mail à [email protected]

FAQ — Les défis liés à la vérification de la disponibilité des marques dans le secteur légal du cannabis

1. Étant donné qu'un nombre important d'États ont légalisé le cannabis, on peut supposer que les États-Unis suivront l'exemple du Canada et légaliseront le cannabis au niveau fédéral dans les prochaines années. Selon vous, quel sera l'impact de l'enregistrement fédéral sur les procédures d'autorisation et les demandes relatives au cannabis auprès de l'USPTO en général ?

Certains membres du panel estiment que, même si la légalisation au niveau fédéral pourrait faciliter quelque peu l'enregistrement des marques, il est encore trop tôt pour en être certain. Pour plus de certitude, il faudrait clarifier la manière dont l'USPTO traiterait les produits à base de cannabis (qu'ils soient classés séparément des autres produits de la classification de Nice ou non), les lieux où ils seraient vendus, ainsi que d'autres questions pratiques.

L'une des questions cruciales soulevées concernait l'impact que la légalisation aux États-Unis pourrait avoir sur les enregistrements de marques au niveau des États lors d'une demande d'enregistrement fédéral. Il semblait en effet que les changements au niveau fédéral nécessiteraient des recherches approfondies sur les droits antérieurs, État par État.

2. Les entreprises ou les particuliers tentent-ils d'enregistrer des marques avec des noms de variétés de cannabis ou les variétés sont-elles considérées comme des termes génériques et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une marque ?

Le groupe d'experts a estimé que cette question serait probablement résolue par les différences nationales en matière de législation et de régimes de marques. Pour les marchés légaux du cannabis plus matures où les entreprises produisent des variétés entièrement nouvelles, il a été suggéré que le dépôt de marques sur les noms de variétés pourrait être possible dans le cadre d'une stratégie de propriété intellectuelle plus large. Si les entreprises parviennent à obtenir un brevet sur un produit entièrement nouveau, cela pourrait favoriser l'enregistrement des marques qui l'accompagnent.

Il a été suggéré de suivre la stratégie de l'industrie pharmaceutique et d'envisager la possibilité de créer deux noms de souche, l'un de marque et l'autre générique.

3. Corsearch mettra-t-il un jour à la disposition des utilisateurs une base de données des dispensaires aux États-Unis et/ou au Canada, que nous pourrions utiliser pour effectuer une première sélection ?

Corsearch croit en l'amélioration continue de ses produits. Dès qu'une base de données pertinente sur les dispensaires sera disponible, nous nous emploierons à l'ajouter à l'ensemble des ressources que nous intégrons à notre outil « Cannabis Industry Search ». Si une telle base de données venait à être accessible en ligne, nous étudierons également la possibilité d'en obtenir une licence et de l'intégrer à notre plateforme de filtrage.

4. Lors de l'enregistrement d'une marque contenant du THC, recommanderiez-vous de n'effectuer qu'une seule recherche pour toutes les classes de produits concernées, telles que les produits comestibles, les crèmes, les teintures, etc. ?

Anna Arakelyan, de Corsearch, a répondu : « Dans la mesure du possible, nous n’appliquons pas de restrictions par classe lors de la recherche de marques liées au cannabis. Nous examinons les produits à base de cannabis et répertorions les produits hors de toute classe, quel que soit le produit que vous avez demandé, simplement pour nous assurer de ne pas passer à côté d’une variante identique ou très similaire de la marque recherchée. Nous n’appliquons aucune restriction par classe, même si un client demande une classe spécifique ou si sa demande de recherche inclut des classes précises — nous examinons un champ d’application beaucoup plus large lorsque nous fournissons les résultats de notre rapport de recherche. Même si le produit est un « produit comestible », nous allons au-delà de ces classes pour inclure les marques de la classe 41, car il existe également un nombre important de marques déposées pour les services d’information. »

5. Lors de la recherche, la recherche porterait-elle uniquement sur le cannabis ?

Anna Arakelyan a ajouté : « Lorsque vous lancez une demande de recherche, vous devez préciser le produit et/ou le marché pour lequel vous souhaitez postuler. Ainsi, s’il s’agit de confiseries ou de produits topiques à base de cannabis, nous aimerions le savoir. Non, la recherche ne porterait pas uniquement sur le cannabis, mais sur tous les produits dans lesquels le cannabis est utilisé, ainsi que sur le cannabis lui-même, puis sur un aperçu général des produits, même en dehors du marché du cannabis. »

6. Une catégorie distincte de produits pour le cannabis est-elle envisageable ?

Le groupe d'experts a indiqué que cette question avait fait l'objet de discussions au sein du secteur, mais que des changements radicaux pourraient poser un problème pour l'harmonisation des marques. Étant donné qu'une nouvelle classe spécifique au cannabis nécessiterait une harmonisation entre plusieurs juridictions, cela pourrait s'avérer problématique. Il a toutefois été signalé que l'INTA disposait de comités chargés d'étudier cette question, mais qu'une solution ne serait peut-être pas trouvée dans l'immédiat.

7. Les données de Weedmaps seront-elles intégrées à l'offre de Corsearch ?

Anna Arakelyan a déclaré : « Nous effectuons des recherches sur Weedmaps, mais rendre ces données disponibles pour le service Screening constituerait une étape supplémentaire, car cela impliquerait d'obtenir une licence auprès du fournisseur. Toutefois, si vous commandez une recherche sur le secteur du cannabis, ces informations seront également incluses dans la recherche. Nous disposons d'une équipe d'analystes travaillant dans ce domaine ; ainsi, s'ils trouvent une nouvelle source ou un nouveau terme lors de leurs recherches, nous adaptons nos critères de recherche en conséquence. Nous demandons à nos clients de nous signaler toute demande particulière ou toute base de données spécifique qu'ils souhaiteraient voir incluse.

Recherche dans le secteur du cannabis par Corsearch

La réglementation relative à la production, à la distribution et à la consommation de cannabis varie actuellement d'un État à l'autre aux États-Unis. Cela peut poser des difficultés en matière de vérification de la disponibilité des marques. Les avocats spécialisés en droit des marques et les marques doivent optimiser leurs stratégies de vérification afin d'obtenir des résultats complets rapidement et à moindre coût, tout en tenant compte des enregistrements au niveau des États et du droit coutumier.

C'est pourquoi Corsearch a développé ses solutions de recherche sur le secteur du cannabis aux États-Unis et au Canada, menées par nos analystes spécialisés en recherche sur le cannabis. Chaque recherche sur le secteur du cannabis présente les caractéristiques suivantes :

• Un large éventail de biens et de services associés au cannabidiol, au cannabis, au CBD et aux produits à base de chanvre.
• Les recherches peuvent porter, entre autres, sur les articles à fumer (vape/e-cigarettes*), les produits topiques et les edibles.
• Identification des conflits possibles avec les souches et les dispensaires.
• Vérifie les marques médicales et récréatives existantes en utilisant les principales sources de l'industrie du cannabis.
• Les recherches peuvent porter sur les marques déposées au niveau de l'État dans les États où le cannabis est considéré comme légal à des fins médicales et/ou récréatives.

*nouvelle fonctionnalité

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