Comment trouver le meilleur conseil en marques : Sept questions à poser

Même s’il n’y a sans doute pas autant d’avocats spécialisés en droit des marques que de dentistes, leur nombre est suffisamment important pour que l’on se pose la question suivante : est-ce que je travaille avec les meilleurs ? Quelle est leur expérience ? Comment puis-je m’en assurer ? Lors del’évaluation des candidats potentiels, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Après tout, on confie à cette personne une grande responsabilité.

Choisir le bon avocat spécialisé en droit des marques n'est pas chose facile, mais en vérifiant ces sept points, vous pourrez prendre la bonne décision… Votre avocat spécialisé en droit des marques devrait :

• Évaluer avec précision les similitudes entre les marques et les risques de contrefaçon.
• Réduire de manière proactive la probabilité d'une opposition au cours de la procédure de demande.
• Faites preuve de diligence raisonnable pour éviter de recevoir une mise en demeure par la suite.

Même si ce genre de litiges se règle généralement avant d'en arriver au procès, il vaut mieux ne pas prendre à la légère une éventuelle action en justice pour contrefaçon de marque.

Dans cet article, nous passerons en revue sept questions à poser lors d'un entretien avec des avocats spécialisés en droit des marques. Gardez à l'esprit que cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Il est toujours important de s'associer à un avocat qui connaît bien votre secteur d'activité.

Sept questions à poser à un conseil en marques

1. Quelle est votre expérience en matière de droit des marques ?

Comme dans d'autres professions, les avocats se spécialisent souvent. S'il n'est pas nécessaire d'en trouver un qui travaille exclusivement dans le domaine du droit des marques, il est important d'en trouver un qui possède le niveau d'expérience dont vous avez besoin.

Si la plupart des avocats savent comment déposer une marque, rares sont ceux qui maîtrisent les aspects techniques liés à la recherche et à la vérification de la disponibilité. Cherchez quelqu’un qui :

• Peut rechercher des marques nouvelles et disponibles en votre nom.

• Connaît tous les facteurs qui font qu'une marque est considérée comme « à haut risque ».
• Comprend les exigences spécifiques liées à l'enregistrement des marchés mondiaux.
• Comprend comment traiter de manière appropriée les oppositions, les révocations et les invalidations.

2. Quelles bases de données utilisez-vous pour évaluer les risques ?

Aucun avocat spécialisé en droit des marques digne de ce nom ne se contentera d'utiliser uniquement des bases de données gratuites, car celles-ci ne disposent pas des fonctionnalités nécessaires pour effectuer des analyses approfondies. Siles bases de données gouvernementales permettent de vérifier si le nom que vous envisagez est déjà utilisé, elles ne peuvent pas évaluer les similitudes phonétiques ou visuelles. Elles ne signalent pas non plus les risques d'interprétations erronées d'ordre culturel et/ou linguistique (ce qui est particulièrement important dans le cadre d'une stratégie marketing à l'international).

De nombreux cabinets d'avocats font appel à Corsearch, soit en confiant l'intégralité du processus à nos prestataires spécialisés dans la sélection et la recherche, soit en payant pour utiliser nos bases de données et nos outils.

3. Quels sont vos tarifs ?

Les honoraires d'un avocat varient en fonction de la rapidité avec laquelle vous souhaitez obtenir des résultats. Attendez-vous à payer nettement plus cher pour un délai d'exécution considéré comme rapide (1 à 2 jours). Sinon, le délai d'exécution habituel est d'environ une semaine.

Les frais dépendront également de la taille et de la complexité de votre entreprise. Alors qu’une petite entreprise familiale peut faire effectuer une recherche approfondie sur un seul nom pour quelques centaines de dollars, une agence de stratégie de marque dépensera probablement plusieurs milliers de dollars pour deux ou trois propositions de nom.

Vous devrez poser des questions plus spécifiques.

• Quels sont vos frais de dépôt de la demande de marque si mon candidat est bon ?
• Quels sont vos frais pour effectuer une recherche supplémentaire si mon candidat n'est pas bon ?
• Quels sont vos tarifs horaires pour le traitement d'éventuelles actions administratives (par exemple, des oppositions) ?
• Quels sont les frais de surveillance d'une marque une fois qu'elle a été enregistrée ?

Et, puisque vous payez tous ces honoraires, vous voulez certainement vous assurer que votre avocat effectue une recherche aussi approfondie que possible. Posez donc les questions suivantes :

4. Effectuez-vous des recherches dans les bases de données de common law ?

Aux États-Unis, les marques utilisées sans enregistrement fédéral bénéficient automatiquement de droits de common law. Ces droits reviennent à toute personne capable de prouver qu’elle a été la première à utiliser la marque dans le commerce.

Les États-Unis sont considérés comme un pays où s'applique le principe du « premier arrivé, premier servi ». Dès lors qu'une contrepartie financière a été versée en échange d'un produit ou d'un service (et que la première utilisation peut être prouvée), une marque est légalement protégée par les tribunaux de l'État. Cela signifie qu'une entreprise n'est pas tenue d'enregistrer sa marque pour bénéficier de la priorité d'utilisation dans sa zone géographique.

Ainsi, même si votre entreprise est plus grande et plus rentable, vous pouvez toujours vous retrouver à la réception d'une "cessation et désistement" de la part d'une entreprise locale si vous n'avez pas couvert vos bases.

5. Effectuerez-vous des recherches proactives dans des régions autres que celle où je m'inscris ?

La plupart des avocats peuvent élargir le champ de votre recherche moyennant des frais supplémentaires. Si votre entreprise s'intéresse un tant soit peu au commerce international ou souhaite simplement maintenir une présence sur l'internet aux États-Unis, vous devez couvrir vos besoins.

6. Effectuerez-vous des recherches dans les bases de données des magasins d'applications ?

Aucune recherche de disponibilité des marques moderne n'est complète sans vérifier l'utilisation de marques similaires dans les boutiques d'applications. Selon le projet « Internet & American Life » du Pew Research Center, la moitié des adultes propriétaires d'un téléphone portable aux États-Unis ont des applications sur leur appareil.

D'ici 2017, on estime à 268 milliards de dollars le nombre de téléchargements et à 77 milliards de dollars le chiffre d'affaires généré par les applications.

7. Comment fonctionne la procédure de surveillance des marques ?

Une fois que vous avez accompli toutes ces démarches pour enregistrer votre marque, il est important de surveiller les éventuelles contrefaçons. Les honoraires d'avocat pour la surveillance des marques peuvent varier considérablement.

N'hésitez pas à insister auprès de votre avocat pour qu'il vous donne un aperçu des services de surveillance qu'il peut vous proposer.

Réflexions finales

Les procédures de recherche, de vérification de la disponibilité et d'enregistrement des marques impliquent des tâches hautement spécialisées et chronophages. C'est pourquoi il est préférable de confier ce travail à des professionnels de la propriété intellectuelle expérimentés et qualifiés, qui sauront vous conseiller de manière appropriée et vous faire gagner du temps et de l'argent lors de la recherche d'un nouveau nom de marque.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

*Il s'agit d'un article d'opinion à caractère informatif rédigé par l'auteur. Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de Corsearch ou de ses clients.