Entscheidung des Cartier-Berufungsgerichts - Erfolg für Markeninhaber

Heute (6. Juli 2016) hat das Berufungsgericht sein mit Spannung erwartetes Urteil in der Rechtssache Cartier gegen BSkyB verkündet. Das Berufungsgericht hat zugunsten der Kläger von Richemont (Eigentümer der Marken Cartier, Montblanc und IWC) entschieden und die Berufung zurückgewiesen.

Mit der Berufung, die von den fünf größten Internetdienstanbietern (ISPs) im Vereinigten Königreich eingelegt wurde, wurden zwei Anordnungen zur Sperrung von Websites angefochten, die Richter Arnold im Jahr 2014 erlassen hatte. Die Anordnungen verpflichteten die ISPs, den Zugang zu bestimmten Websites zu sperren, auf denen gefälschte Waren verkauft wurden.

Mit der Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils von Arnold J. hat das Berufungsgericht bestätigt, dass das Gericht befugt ist, einstweilige Verfügungen gegen Vermittler zu erlassen, deren Dienste zur Verletzung von Marken genutzt werden, obwohl es im britischen Markenrecht keine Bestimmung gibt, die mit Abschnitt 97A des Copyright, Designs and Patents Act 1988 vergleichbar ist.

Das Urteil ist das erste eines hohen Gerichts im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Festland, das sich mit dieser wichtigen Frage befasst. Es ist ein großer Sieg für Markeninhaber im Kampf gegen Websites, die gefälschte Waren verkaufen, und zeigt, wie weit die Befugnis des Gerichts geht, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn dies gerecht und angemessen ist.

In Anbetracht der Feststellungen des Berufungsgerichts zur Zuständigkeit besteht ein erhebliches Potenzial für die Ausweitung von Sperrverfügungen auf andere Bereiche, in denen Websites und Webstandorte gegen das Gesetz verstoßen. So könnte dieser Rechtsbehelf in Zukunft bei Klagen wegen Verletzung der Privatsphäre, Verleumdung und möglicherweise auch bei vertraglichen Ansprüchen zum Einsatz kommen.

Ein entscheidender Faktor für die Bereitschaft des Gerichts, eine solche Sperrverfügung zu erlassen, ist die Tatsache, dass der Antragsteller die Verlagerung von Websites nachverfolgen und die Internetdienstanbieter in solchen Fällen benachrichtigen kann. Diese Nachverfolgung stellt zudem sicher, dass es nicht zu einer übermäßigen Sperrung kommt. Im Fall Cartier sowie in früheren Urheberrechtsfällen wurde die Nachverfolgung der Websites von Corsearch Limited übernommen. Wir sind sehr stolz darauf, den Antragstellern in diesem Fall unsere Unterstützung angeboten zu haben.

Die Systeme von Corsearch dienen dazu, die auffälligsten Websites mit gefälschten Produkten zu identifizieren – also jene Websites, auf die Verbraucher, die nach Ihren Marken suchen (sei es nach Fälschungen oder nach Originalartikeln), am ehesten stoßen. Indem sich Corsearch auf die auffälligsten Bedrohungen konzentriert, priorisiert das Unternehmen die Websites, die für diese Art von Maßnahmen in Frage kommen.

Corsearch unterstützt ähnliche Sperrmaßnahmen auch in anderen Rechtsordnungen (sowohl auf dem europäischen Festland als auch in anderen Ländern).

Weitere Analyse

Hintergrund

Die Berufung betrifft zwei Anträge von Richemont auf Erlass von Anordnungen, mit denen die großen britischen Internetdienstanbieter verpflichtet werden sollen, den Zugang zu acht Websites zu sperren (oder zumindest zu erschweren), auf denen gefälschte Waren im Vereinigten Königreich zum Verkauf angeboten werden. Die beantragten Anordnungen entsprachen im Wesentlichen den Unterlassungsanordnungen, die gemäß § 97A DPA in Bezug auf urheberrechtsverletzende Piraterie-Websites erlassen wurden. Das Verfahren zur Erlangung von Anordnungen nach § 97A hat sich nach dem Fall Newzbin2 mittlerweile etabliert.

Da es im britischen Markenrecht keine Bestimmungen gibt, die § 97A CDPA entsprechen, stützte sich Richemont sowohl auf die allgemeine Befugnis des Gerichts, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn dies gemäß § 37 Abs. 1 des Senior Courts Act 1981 „gerecht und angemessen“ ist, als auch auf Artikel 11 der Durchsetzungsrichtlinie. Letzterer sieht vor, dass „die Mitgliedstaaten auch sicherstellen, dass Rechtsinhaber in der Lage sind, eine einstweilige Verfügung gegen Vermittler zu beantragen, deren Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums genutzt werden…“.

Das wegweisende Urteil der ersten Instanz (bezüglich des ersten Antrags) wurde am 17. Oktober 2014 verkündet (Cartier International AG gegen British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 3354 (Ch)). Eine Analyse des Urteils finden Sie hier. Über den zweiten Antrag wurde kurz darauf entschieden. In beiden Fällen stellte Richter Arnold fest, dass das Gericht für die Erteilung der Anordnungen zuständig sei, dass die in Fällen nach § 97A festgelegten Schwellenbedingungen gälten, dass diese Schwellenbedingungen aufgrund des Sachverhalts erfüllt seien und dass es angemessen und verhältnismäßig sei, die beantragten Anordnungen zu erlassen.

Berufung

Die Berufung der Internetanbieter stützte sich im Wesentlichen auf folgende Argumente: Sie seien völlig unschuldige Parteien; das Gericht sei für den Erlass der Anordnungen nicht zuständig gewesen; selbst wenn das Gericht zuständig gewesen wäre, seien die Schwellenbedingungen nicht erfüllt gewesen; der Richter habe es versäumt, die richtigen Grundsätze bei der Prüfung der Frage, ob eine solche Anordnung angemessen sei, zu ermitteln; die Anordnungen seien unverhältnismäßig; und der Richter habe zu Unrecht festgestellt, dass die Internetanbieter die Kosten für die Umsetzung der Anordnungen tragen müssten.

Der Court of Appeal bestätigte das erstinstanzliche Urteil in vollem Umfang. Die wichtigsten Feststellungen im Leiturteil von Lord Justice Kitchin lauten wie folgt:

Zuständigkeitsbereich

Richter Arnold hat zu Recht festgestellt, dass das Gericht für den Erlass von Anordnungen zur Sperrung von Websites zuständig war. Die Befugnis des Gerichts, Unterlassungsverfügungen zu erlassen, ist weitreichend und nicht auf die durch die Rechtsprechung bereits festgelegten Kategorien von Unterlassungsverfügungen beschränkt – eine gegenteilige Auffassung „würde dem Gericht und seiner Fähigkeit, seine Befugnisse nach Billigkeitsrecht auszuüben, eine Zwangsjacke anlegen, was durch keinen Grundsatz gerechtfertigt ist“. Kitchin LJ stellte fest, dass Artikel 11 eine prinzipielle Grundlage für die Weiterentwicklung der Rechtsprechung des Gerichts im Zusammenhang mit der Erteilung von Unterlassungsverfügungen darstellt, um Website-Sperrverfügungen gegen Internetdienstanbieter einzubeziehen, und dass dies „eine jener neuen Fallkategorien ist, in denen das Gericht eine Unterlassungsverfügung erlassen kann, wenn es davon überzeugt ist, dass dies gerecht und zweckmäßig ist“.

Schwellenwertbedingungen

Der Court of Appeal bestätigte die Anwendung der folgenden vier Schwellenbedingungen:

• die Internetanbieter müssen Vermittler sein;
• die Nutzer/Betreiber der Ziel-Websites müssen die Marken des Klägers verletzen;
• die Nutzer/Betreiber der Ziel-Websites müssen dazu die Dienste der Internetanbieter nutzen;
• die Internetanbieter müssen davon tatsächlich Kenntnis haben.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass der Richter zu Recht zu dem Schluss gekommen war, dass alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt waren. Es stellte fest, dass die Internetdienstanbieter Verbrauchern im Vereinigten Königreich den Zugang zu den betreffenden Websites ermöglichten; dass die Dienste der Internetdienstanbieter von den Betreibern genutzt wurden, um den britischen Verbrauchern Verkaufsangebote für gefälschte Waren zu übermitteln und die Vereinbarungen über den Verkauf und die Lieferung der Waren zu treffen; und dass die Internetdienstanbieter „unverzichtbare und wesentliche Akteure bei diesen rechtsverletzenden Handlungen“ waren. Es sei unerheblich, dass kein Vertragsverhältnis zwischen den Internetdienstanbietern und den Betreibern der Zielwebsites bestanden habe; dass die Internetdienstanbieter keine Kontrolle über die betreffenden Dienste ausgeübt hätten; dass die Waren nicht physisch von den Internetdienstanbietern übermittelt worden seien; und dass es keine konkreten Beweise für eine tatsächliche Nutzung der Dienste der Internetdienstanbieter zur Rechtsverletzung gegeben habe.

Anzuwendende Grundsätze und Verhältnismäßigkeit

Das Berufungsgericht bekräftigte die maßgeblichen Grundsätze, die bei der Prüfung der Angemessenheit einer Website-Sperrverfügung anzuwenden sind, nämlich dass die Maßnahme (i) notwendig sein muss; (ii) wirksam sein muss; (iii) abschreckend wirken muss; (iv) nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein darf; (v) Hindernisse für den rechtmäßigen Handel vermeiden muss; (vi) fair und gerecht sein und einen angemessenen Ausgleich zwischen den geltenden Grundrechten schaffen muss; und (vii) verhältnismäßig sein muss. Es stimmte ferner zu, dass die Substituierbarkeit der Zielwebsites durch andere Websites sowie die Anforderung gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Durchsetzungsrichtlinie, wonach Rechtsbehelfe so anzuwenden sind, dass Schutzvorkehrungen gegen deren Missbrauch getroffen werden, berücksichtigt werden müssen.

In Bezug auf die Verhältnismäßigkeit schloss sich das Berufungsgericht der Auffassung an, dass hierfür ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den geistigen Eigentumsrechten des Klägers, der unternehmerischen Freiheit der Internetdienstanbieter und der Informationsfreiheit der Internetnutzer hergestellt werden muss. Das Gericht stellte fest, dass der Richter auf der Grundlage der ihm vorliegenden Beweise die voraussichtliche Kostenbelastung für die Internetdienstanbieter, die voraussichtliche Wirksamkeit und Abschreckungswirkung der beantragten Anordnungen, die Verfügbarkeit alternativer Maßnahmen sowie die Auswirkungen auf Dritte angemessen abgewogen habe. Der Richter war berechtigt, zu dem Schluss zu kommen, dass die Anordnungen unter den gegebenen Umständen verhältnismäßig waren. In Bezug auf die Wirksamkeit erklärte Lord Justice Kitchin, es sei „absurd“, zu erwarten, dass die Sperrung des Zugangs zu einer Zielwebsite das Gesamtmaß der Rechtsverletzungen verringern würde.

Bemerkenswert ist auch, dass das Gericht die Behauptung zurückgewiesen hat, die Anordnungen hätten aufgrund der geringen Popularität der Zielwebsite keinen wesentlichen Nutzen. Kitchin LJ stellte fest, dass das Popularitätsranking einer Website „zwar zweifellos wichtig ist, aber bei weitem kein vollständiges Bild vermittelt“. Der Ruf der Marke des Rechteinhabers, der der Marke durch die Zielwebsite zugefügte Schaden sowie die Art der rechtsverletzenden Aktivitäten der Zielwebsite sind ebenfalls wichtige Faktoren.

Kosten

Die Kostenregelung nach Section 97A sieht vor, dass der Rechtsinhaber die Kosten für einen unwidersprochenen Antrag, für die Überwachung der Standorte der gesperrten Websites und für die Benachrichtigung der Internetdiensteanbieter über etwaige Aktualisierungen trägt; die Internetdiensteanbieter tragen die Kosten für die Umsetzung der Sperrungsverfügung. Lord Justice Kitchin stellte fest, dass kein Internetdienstanbieter versucht hat, gegen eine Anordnung nach Section 97A Rechtsmittel einzulegen.

Im vorliegenden Rechtsmittelverfahren machten die Internetdienstanbieter geltend, dass der Rechteinhaber die Kosten für die Umsetzung teilweise tragen müsse, da die Internetdienstanbieter unschuldige Dritte seien und in Anlehnung an Norwich-Pharmacal-Anordnungen.

Der Court of Appeal war anderer Meinung. Dabei stellte das Gericht (unter anderem) fest, dass Artikel 11 (und Artikel 8 Absatz 3) im Lichte eines umfassenderen Rechtsrahmens und als Gegenleistung für die den Vermittlern gemäß der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr gewährten Befreiungen zu betrachten sind und dass die Umsetzungskosten als Kosten der Geschäftstätigkeit der Internetdienstanbieter anzusehen sind, da sie einen Gewinn daraus ziehen, dass ihre Dienste von den Betreibern von Websites genutzt werden, um die Rechte des Rechteinhabers zu verletzen.

Während Lord Justice Briggs (in seiner abweichenden Meinung) der Ansicht war, dass der Rechteinhaber die „bescheidenen“ Umsetzungskosten tragen sollte (in Anlehnung an die Rechtssachen Norwich Pharmacal und Bankers Trust), vertrat er (im Einklang mit dem übrigen Berufungsgremium und dem Richter der ersten Instanz) die Auffassung, dass die den Internetdienstanbietern bei der Entwicklung und Installation von Sperrsystemen entstehenden Investitionskosten von den Internetdienstanbietern selbst zu tragen seien.

Kommentar

Das Urteil ist ein durchschlagender Erfolg für den Markenschutz und die Durchsetzung von Markenrechten im digitalen Zeitalter. Das Internet hat es Fälschern ermöglicht, einen globalen Markt zu erreichen und dabei anonym zu bleiben. Das Berufungsgericht hat nun bestätigt, dass Website-Sperrverfügungen ein Rechtsmittel für Marken sind, die durch den Verkauf gefälschter, minderwertiger Nachahmungsprodukte sowohl finanziellen als auch rufschädigenden Schaden erleiden. Es ebnet den Weg für Markeninhaber, gegen Websites vorzugehen, die gefälschte Waren verkaufen, und zwar auf eine Weise, die kosteneffizient ist und sich an Umgehungsversuche der Fälscher anpassen lässt.