Come proteggere un marchio con il proprio nome personale - 4 passi per la protezione del marchio

Anche se può sembrare improbabile che gli stilisti che utilizzano il proprio nome o pseudonimo nei nomi dei loro marchi possano perdere il diritto di farlo, si tratta di una pratica piuttosto comune. Sebbene il marchio eponimo sia diventato un classico strumento di marketing del settore, questa pratica comporta una serie di rischi intrinseci: Numerosi stilisti, come Helmut Lang, Jil Sander, Hervé Léger e Joseph Abboud, hanno perso il diritto di operare con il proprio nome a causa di decisioni commerciali e problemi contrattuali.

Non sono soli. Nel 2018, Delphine Delafon ha perso il diritto di utilizzare il suo nome dopo che un ex dipendente ha acquistato l'azienda in una procedura di liquidazione presso il Tribunale commerciale di Parigi. La stilista Karen Millen ha perso il diritto di utilizzare il suo nome sui prodotti, nonché in relazione a qualsiasi impresa concorrente, quando ha venduto il suo marchio al gruppo islandese Baugur nel 2004. Roland Mouret ha dovuto disegnare con un altro nome dal 2005 al 2010, prima di riacquistare i diritti sul suo nome e, in seguito a una serie di vendite nel 2011 e nel 2013, Catherine Malandrino ha perso la possibilità di usare il suo nome come marchio, a causa dei diritti degli ex partner commerciali. In seguito, i proprietari dei suoi marchi hanno affermato di poter controllare il suo nome e tutti i diritti a esso correlati, tra cui le sue sembianze, il suo essere e la sua persona.

La perdita del diritto dei designer di operare con il proprio nome può essere dovuta a vari fattori, tra cui controversie con partner commerciali, fallimenti, cambiamenti nella struttura aziendale o l'imposizione di termini restrittivi in relazione a un investimento o alla vendita dell'azienda del marchio. Nonostante i potenziali rischi associati a un marchio omonimo, esistono alcune azioni che i designer possono intraprendere per mantenere il proprio nome:

Fase 1 - Registrazione del marchio

Uno dei primi e più importanti passi che i designer possono compiere per proteggere il proprio marchio è registrarlo come marchio. Secondo il Lanham Act, un nome personale non ha diritto alla protezione del marchio a meno che la persona che lo registra non dimostri che il nome ha "acquisito carattere distintivo" o significato secondario. Ciò significa che i consumatori devono associare il nome/marchio esclusivamente al marchio di abbigliamento o ai prodotti dello stilista.

Questa regola generale si applica a nomi, cognomi e loro combinazioni. Se il nome di uno stilista è già noto in relazione ai suoi disegni di moda, lo stilista può prendere in considerazione la possibilità di rivendicare un carattere distintivo acquisito per dimostrare che il nome/marchio ha acquisito un significato secondario.

In caso contrario, l'ideatore può registrare il nome nel Registro supplementare (che non fornisce la stessa protezione del marchio) e utilizzarlo finché non è in grado di dimostrare che il nome/marchio ha acquisito un significato secondario.

Fase 2 - Definire politiche specifiche sull'uso del nome del marchio nei social media

I designer dovrebbero considerare attentamente un uso specifico e unitario del loro nome sui social media, nei comunicati stampa, nei nomi di dominio, sui siti web e attraverso la pubblicità con parole chiave. Ciò sosterrà il nome nel quadro della sua protezione come marchio che ha un'applicazione coerente ed è riconoscibile dai consumatori come proveniente da un'unica fonte e con la capacità di acquisire un significato secondario e un valore come marchio.

Dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di stabilire specifiche contingenze per la risoluzione delle controversie, assicurandosi che i contratti che firmano racchiudano pienamente tutti i termini e le condizioni negoziate.

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Fase 3 - Mantenere i diritti sul marchio quando si accettano investimenti

Gli stilisti con marchi omonimi possono anche insistere per mantenere i diritti sul loro nome quando assumono investitori. Donna Karan ha mantenuto il possesso dei suoi marchi quando ha quotato in borsa la sua azienda nel 1996, creando una holding separata per i marchi. Dopo la quotazione in borsa, Donna Karan International ha dovuto pagare alla holding un canone annuale per l'utilizzo dei marchi.

Sebbene Donna Karan abbia infine venduto la holding a LVMH nel 2001, insieme a tutti i suoi marchi, la divisione strategica dei suoi marchi le ha permesso di mantenere il controllo del suo nome prima di decidere di vendere i relativi diritti di proprietà intellettuale.

Fase 4 - Riservarsi alcuni diritti sul marchio in caso di vendita

Inoltre, in caso di vendita, i progettisti devono essere pronti a delineare i parametri esatti in base ai quali potranno operare in futuro senza rinunciare completamente alla possibilità di farlo con il proprio nome.

Conclusione

Sebbene ci siano molte insidie da considerare nella decisione di utilizzare un marchio eponimo, questa scelta piace ancora a molti che hanno visto il proprio nome diventare sinonimo di successo. Con una pianificazione strategica preliminare e un'attenta documentazione, il rischio di perdere un marchio si riduce notevolmente.

Sull'autore

Socio di Greenberg Traurig, P.A. Danielle N. Garno si occupa principalmente di questioni che la comunità della moda deve affrontare, tra cui la fase di avvio e la consulenza commerciale, la proprietà intellettuale, come la violazione dei marchi e del copyright, il marketing sui social media, la pubblicità e l'anticontraffazione, nonché l'occupazione e le controversie commerciali generali.