Cómo proteger una marca con su nombre personal - 4 pasos para proteger la marca

Aunque pueda parecer improbable que los diseñadores de moda que utilizan sus propios nombres o alias en sus marcas puedan llegar a perder el derecho a hacerlo, es bastante habitual. Aunque la marca epónima se ha convertido en una herramienta de marketing clásica en la industria, la práctica conlleva una serie de riesgos inherentes: Numerosos diseñadores, como Helmut Lang, Jil Sander, Hervé Léger y Joseph Abboud, han perdido su derecho a hacer negocios con sus propios nombres debido a decisiones empresariales y problemas contractuales.

No son los únicos. En 2018, Delphine Delafon perdió el derecho a utilizar su nombre después de que un antiguo empleado comprara la empresa en un procedimiento de liquidación en el Tribunal de Comercio de París. La diseñadora Karen Millen perdió el derecho a utilizar su nombre en los productos, así como en relación con cualquier empresa competidora, cuando vendió su marca al grupo islandés Baugur en 2004. Roland Mouret tuvo que diseñar bajo otro nombre de 2005 a 2010, antes de recomprar finalmente los derechos sobre su nombre, y tras una serie de ventas en 2011 y 2013, Catherine Malandrino perdió la capacidad de utilizar su nombre como marca, debido a los derechos de antiguos socios comerciales. Los propietarios de sus marcas alegaron posteriormente que podían controlar el nombre de su marca y todos sus derechos conexos, incluida su imagen, su ser y su persona.

La pérdida de los derechos de los diseñadores a hacer negocios con sus propios nombres puede deberse a diversos factores, desde disputas con socios comerciales, quiebras, cambios en la estructura corporativa o la imposición de condiciones restrictivas en relación con una inversión en la empresa de la marca o su venta. A pesar de los riesgos potenciales asociados a una marca homónima, hay algunas medidas que los diseñadores pueden tomar para ayudar a conservar su nombre de marca:

Paso 1 - Registrar la marca

Uno de los primeros y más importantes pasos que pueden dar los diseñadores para proteger su marca es registrarla como marca. Según la Ley Lanham, un nombre personal no tiene derecho a la protección de marca a menos que la persona que lo registra demuestre que el nombre ha "adquirido carácter distintivo" o un significado secundario. Esto significa que los consumidores deben asociar el nombre/marca exclusivamente con la marca de ropa o los productos del diseñador.

Esta regla general se aplica a nombres, apellidos y cualquier combinación de los mismos. Si el nombre de un diseñador ya es conocido en relación con sus diseños de moda, el diseñador puede considerar la posibilidad de presentar una reivindicación de carácter distintivo adquirido para demostrar que el nombre/marca ha establecido un significado secundario.

De lo contrario, el diseñador puede registrar el nombre en el Registro Suplementario (que no ofrece tanta protección de marca) y utilizarlo hasta que el diseñador pueda demostrar que el nombre/la marca ha adquirido un significado secundario.

Paso 2 - Establecer políticas específicas sobre el uso del nombre de la marca en las redes sociales

Los diseñadores deben considerar cuidadosamente un uso específico y unitario de su nombre en las redes sociales, en los comunicados de prensa, en los nombres de dominio, en los sitios web y a través de la publicidad por palabras clave. Esto respaldará el nombre en el marco de su protección como marca que tiene una aplicación coherente y es reconocible por los consumidores como procedente de una única fuente y con capacidad para adquirir un significado secundario y valor como marca.

También deben considerar la posibilidad de establecer contingencias específicas para la resolución de conflictos, asegurándose de que cualquier acuerdo que firmen recoja plenamente todos los términos y condiciones negociados.

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Paso 3 - Mantener los derechos de marca al aceptar inversiones

Los diseñadores con marcas homónimas también pueden insistir en mantener los derechos sobre su nombre cuando contratan a inversores. Donna Karan conservó la posesión de sus marcas cuando sacó su empresa a bolsa en 1996 mediante la creación de una sociedad de cartera independiente para ellas. Tras su salida a bolsa, Donna Karan International tuvo que pagar a la sociedad de cartera un canon anual por el uso de las marcas.

Aunque Donna Karan acabó vendiendo el holding a LVMH en 2001, junto con todas sus marcas, la división estratégica de sus marcas le permitió mantener el control de su nombre antes de que decidiera vender los derechos de propiedad intelectual asociados.

Paso 4 - Reserve algunos derechos sobre su marca en caso de venta

Además, en caso de venta, los diseñadores deben estar preparados para esbozar los parámetros exactos bajo los que podrán hacer negocios en el futuro sin renunciar completamente a la capacidad de hacerlo bajo su propio nombre.

Conclusión

Aunque hay muchos escollos a tener en cuenta en la decisión de utilizar una marca homónima, la elección sigue siendo atractiva para muchos que han visto cómo su propio nombre se convertía en sinónimo de éxito. Con una planificación estratégica previa y una documentación cuidadosa, el riesgo de perder el nombre de una marca se reduce considerablemente.

Sobre el autor

Greenberg Traurig, P.A. Accionista Danielle N. Garno centra su práctica en los problemas a los que se enfrenta la comunidad de la moda, incluida la fase de puesta en marcha y el asesoramiento comercial, la propiedad intelectual, como la infracción de marcas y derechos de autor, el marketing en redes sociales, la publicidad y la lucha contra la falsificación, así como los litigios laborales y empresariales en general.