Decisione della Corte d'Appello di Cartier - Un successo per i proprietari dei marchi

Oggi (6 luglio 2016), la Corte d'Appello ha emesso la tanto attesa sentenza nella causa Cartier contro BSkyB. La Corte d'Appello ha dato ragione ai ricorrenti Richemont (proprietari dei marchi Cartier, Montblanc e IWC) respingendo il ricorso.

Il ricorso, presentato dai cinque maggiori fornitori di servizi Internet (ISP) del Regno Unito, contestava due ordini di blocco di siti web concessi da Arnold J nel 2014. Gli ordini imponevano agli ISP di bloccare l'accesso a determinati siti web che vendevano prodotti contraffatti.

Confermando la sentenza di primo grado di Arnold J, la Corte d'Appello ha confermato che il tribunale è competente a concedere ingiunzioni contro gli intermediari i cui servizi sono utilizzati per violare i marchi, nonostante l'assenza di una disposizione nella legge britannica sui marchi equivalente all'articolo 97A del Copyright, Designs and Patents Act 1988. La Corte d'Appello ha anche confermato che i costi di attuazione delle ordinanze devono essere sostenuti dagli ISP.

La sentenza è la prima di un tribunale di alto livello nel Regno Unito e nell'Europa continentale a prendere in considerazione questa importante questione. Si tratta di una grande vittoria per i proprietari di marchi nella lotta contro i siti web che vendono prodotti contraffatti e dimostra l'ampiezza del potere del tribunale di concedere un'ingiunzione in circostanze in cui è giusto e conveniente farlo.

Alla luce delle conclusioni della Corte d'appello sulla giurisdizione, esiste un potenziale significativo per l'estensione delle ingiunzioni di blocco ad altre aree in cui i siti e le sedi web violano la legge. Ad esempio, in futuro potremmo vedere questo rimedio utilizzato nelle cause per violazione della privacy e per diffamazione e, potenzialmente, nelle cause contrattuali.

Un elemento chiave che informa la volontà del tribunale di concedere questo tipo di blocco è il fatto che il Richiedente può tenere traccia dei siti web mentre si spostano e può notificare agli ISP quando ciò accade. Questo stesso monitoraggio garantisce anche che non si verifichi un blocco eccessivo. Nel caso Cartier e in altri precedenti casi di copyright, il monitoraggio dei siti web è stato effettuato da Corsearch Limited. Siamo molto orgogliosi di aver offerto assistenza ai ricorrenti in questo caso.

I sistemi di Corsearch sono utilizzati per identificare i siti web di contraffazione più visibili, ovvero quelli che hanno maggiori probabilità di essere trovati dai consumatori che cercano i vostri marchi (sia per le contraffazioni che per gli articoli legittimi). Concentrandosi sulle minacce più visibili, Corsearch dà priorità ai siti adatti a questo tipo di azione.

Corsearch sostiene rimedi di blocco simili anche in altre giurisdizioni (sia nell'Europa continentale che in altri paesi).

Ulteriori analisi

Sfondo

L'appello riguarda due richieste presentate da Richemont per ottenere ordini che impongano ai principali ISP britannici di bloccare (o almeno impedire) l'accesso a otto siti web che offrono prodotti contraffatti in vendita nel Regno Unito. Gli ordini richiesti erano essenzialmente nella stessa forma degli ordini ingiuntivi che sono stati concessi ai sensi della sezione 97ACDPA per quanto riguarda i siti web di pirateria che violano il copyright. La procedura per ottenere le ordinanze ai sensi dell'articolo 97A è ormai consolidata dopo il caso Newzbin2.

A causa dell'assenza di disposizioni equivalenti all'articolo 97A CDPA nella legislazione britannica sui marchi, Richemont si è basata sia sul potere generale del tribunale di concedere un'ingiunzione quando è "giusto e conveniente farlo" ai sensi dell'articolo 37(1) del Senior Courts Act del 1981, sia sull'articolo 11 della direttiva sull'esecuzione. Quest'ultimo stabilisce che "gli Stati membri provvedono inoltre affinché i titolari dei diritti siano in grado di chiedere un'ingiunzione nei confronti degli intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale...".

La sentenza storica di primo grado (relativa alla prima domanda) è stata pronunciata il 17 ottobre 2014 (Cartier International AG v British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 3354 (Ch)). L'analisi della sentenza è disponibile qui. La seconda domanda è stata decisa poco dopo. In entrambi i casi, Arnold J ha ritenuto che il tribunale fosse competente a concedere le ordinanze; che si applicassero le condizioni di soglia stabilite nei casi di cui all'articolo 97A; che tali condizioni di soglia fossero soddisfatte nei fatti; e che fosse appropriato e proporzionato concedere le ordinanze richieste.

Appello

In linea di massima, l'appello degli ISP è stato presentato sulla base del fatto che: essi sono parti del tutto innocenti; il tribunale non era competente a emettere le ordinanze; anche se il tribunale fosse stato competente, le condizioni di soglia non erano soddisfatte; il giudice non ha individuato i principi corretti nel valutare se fosse appropriato emettere un'ordinanza di questo tipo; le ordinanze erano sproporzionate; e il giudice ha sbagliato a ritenere che gli ISP dovessero sostenere i costi dell'attuazione delle ordinanze.

La Corte d'appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Le principali conclusioni della sentenza del Lord Justice Kitchin sono le seguenti:

Giurisdizione

Arnold J. ha correttamente ritenuto che il tribunale fosse competente a emettere le ordinanze di blocco del sito. Il potere equitativo della corte di concedere ingiunzioni è ampio e non è limitato a categorie di ingiunzioni già stabilite dai precedenti - se si decidesse altrimenti "si imporrebbe una camicia di forza alla corte e alla sua capacità di esercitare i suoi poteri equitativi che non è giustificata dal principio". Kitchin LJ ha ritenuto che l'articolo 11 fornisca una base di principio per sviluppare la prassi del tribunale in relazione alla concessione di ingiunzioni per includere le ingiunzioni di blocco dei siti web contro gli ISP e che questa "è una di quelle nuove categorie di casi in cui il tribunale può concedere un'ingiunzione quando è convinto che sia giusto e conveniente farlo".

Condizioni di soglia

La Corte d'appello ha approvato l'applicazione delle seguenti quattro condizioni limite:

• gli ISP devono essere intermediari;
• gli utenti/operatori dei siti web bersaglio devono violare i marchi del ricorrente;
• gli utenti/operatori dei siti web bersaglio devono utilizzare i servizi degli ISP per farlo;
• gli ISP devono esserne effettivamente a conoscenza.

La corte d'appello ha ritenuto che il giudice avesse ragione a concludere che ognuna delle condizioni di cui sopra fosse soddisfatta. Ha rilevato che gli ISP hanno permesso ai consumatori del Regno Unito di accedere ai siti web in questione; che i servizi degli ISP sono stati utilizzati dagli operatori per comunicare le offerte di vendita di prodotti contraffatti ai consumatori del Regno Unito e per concludere gli accordi di vendita e fornitura dei prodotti; e che gli ISP sono stati "attori inevitabili ed essenziali di tali attività illecite". È irrilevante che non vi fosse alcun rapporto contrattuale tra gli ISP e gli operatori dei siti web bersaglio; che gli ISP non esercitassero alcun controllo sui servizi specifici; che le merci non fossero fisicamente trasmesse dagli ISP; e che non vi fossero prove specifiche dell'effettivo utilizzo dei servizi degli ISP per commettere l'infrazione.

Principi da applicare e proporzionalità

La corte d'appello ha approvato i principi rilevanti da applicare nel valutare l'opportunità di emanare un provvedimento di blocco di un sito web, ossia che il rimedio deve (i) essere necessario; (ii) essere efficace; (iii) essere dissuasivo; (iv) non essere inutilmente complicato o costoso; (v) evitare ostacoli al commercio legittimo; (vi) essere giusto ed equo e trovare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali applicabili; e (vii) essere proporzionato. La Commissione ha inoltre concordato sulla necessità di prendere in considerazione la sostituibilità di altri siti web con i siti bersaglio e il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva enforcement, secondo cui i rimedi devono essere applicati in modo da fornire garanzie contro i loro abusi.

Per quanto riguarda la proporzionalità, la Corte d'appello ha convenuto che è necessario trovare un giusto equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale del ricorrente, la libertà di impresa degli ISP e la libertà di informazione degli utenti di Internet. La Corte ha ritenuto che il giudice, sulla base delle prove presentate, abbia valutato correttamente il probabile onere dei costi per gli ISP, la probabile efficacia e dissuasività degli ordini richiesti, la disponibilità di misure alternative e l'impatto sui terzi. Il giudice ha potuto concludere che gli ordini erano proporzionati alle circostanze. Per quanto riguarda l'efficacia, Lord Justice Kitchin ha dichiarato che sarebbe "assurdo" aspettarsi che il blocco dell'accesso a un sito web bersaglio riduca il livello complessivo di violazione.

Degno di nota è anche il rigetto da parte della corte dell'affermazione secondo cui gli ordini non avrebbero avuto alcun beneficio materiale a causa della mancanza di popolarità del sito web bersaglio. Kitchin LJ ha rilevato che la classifica di popolarità di un sito "pur essendo indubbiamente importante, può presentare un quadro tutt'altro che completo". Anche la reputazione del marchio del titolare del diritto, il danno causato al marchio dal sito web bersaglio e la natura dell'operazione di violazione del sito web bersaglio sono fattori importanti.

Costi

Il regime dei costi adottato ai sensi dell'articolo 97A stabilisce che il titolare del diritto sostiene i costi di un'istanza non opposta, del monitoraggio dell'ubicazione dei siti web interessati una volta bloccati e della notifica agli ISP di eventuali aggiornamenti; gli ISP sostengono i costi di attuazione dell'ordine di blocco. Lord Justice Kitchin ha notato che nessun ISP ha cercato di appellarsi a questo provvedimento per quanto riguarda l'articolo 97A.

Nel presente ricorso, gli ISP hanno sostenuto che il titolare del diritto dovrebbe pagare i costi di attuazione, in parte perché gli ISP sono parti innocenti e per analogia con le ordinanze di Norwich Pharmacal.

La Corte d'appello non era d'accordo. In tal modo, la Corte ha ritenuto (tra l'altro) che l'articolo 11 (e l'articolo 8, paragrafo 3) debbano essere considerati alla luce di un sistema legislativo più ampio e come una contropartita per le immunità conferite agli intermediari ai sensi della direttiva sul commercio elettronico; e che i costi di attuazione debbano essere considerati come un costo dell'attività degli ISP, dal momento che essi traggono profitto dall'utilizzo dei loro servizi da parte degli operatori dei siti web per violare i diritti di proprietà intellettuale del titolare.

Mentre Lord Justice Briggs (dissenziente) ha ritenuto che il titolare del diritto dovesse sostenere i "modesti" costi di implementazione (per analogia con i casi Norwich Pharmacal e Bankers Trust), il suo punto di vista (coerente con il resto della commissione d'appello e con il giudice di primo grado) era che i costi di capitale sostenuti dagli ISP per la progettazione e l'installazione dei sistemi di blocco dovessero essere sostenuti dagli ISP.

Commento

La sentenza è un successo clamoroso per la protezione del marchio e per l'applicazione del diritto di marchio nell'era digitale. Internet ha permesso ai contraffattori di raggiungere un mercato globale rimanendo anonimi. La Corte d'Appello ha ora confermato che le ingiunzioni di blocco dei siti sono un rimedio a disposizione dei marchi che subiscono danni finanziari e di reputazione per mano di chi vende prodotti contraffatti e di scarsa qualità. La sentenza apre la strada ai titolari dei marchi per affrontare i siti che vendono prodotti contraffatti in modo efficiente dal punto di vista dei costi e adattabile all'evasione dei contraffattori.