Decisión del Tribunal de Apelación sobre Cartier - Éxito para los propietarios de marcas

Hoy (6 de julio de 2016), el Tribunal de Apelación ha dictado su esperada sentencia en el caso Cartier contra BSkyB. El Tribunal de Apelación ha fallado a favor de los demandantes de Richemont (propietarios de las marcas Cartier, Montblanc e IWC) al desestimar el recurso.

El recurso, interpuesto por los cinco mayores proveedores de servicios de internet (PSI) del Reino Unido, impugnaba dos órdenes de bloqueo de sitios web dictadas por Arnold J en 2014. Las órdenes exigían a los ISP que bloquearan el acceso a determinados sitios web que vendían productos falsificados.

Al confirmar la sentencia dictada en primera instancia por Arnold J., el Tribunal de Apelación ha confirmado que el tribunal es competente para dictar medidas cautelares contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen para infringir marcas, a pesar de la inexistencia de una disposición en la legislación británica sobre marcas equivalente al artículo 97A de la Ley de 1988 sobre derechos de autor, diseños y patentes.El Tribunal de Apelación también ha confirmado que los costes de ejecución de las órdenes deben correr a cargo de los ISP.

La sentencia es la primera de un tribunal superior del Reino Unido y de Europa continental que examina esta importante cuestión. Es una gran victoria para los propietarios de marcas en la lucha contra los sitios web que venden productos falsificados y demuestra el alcance del poder del tribunal para conceder una orden judicial en circunstancias en las que sea justo y conveniente hacerlo.

A la luz de las conclusiones del Tribunal de Apelación sobre la jurisdicción, existe un gran potencial para que las órdenes de bloqueo se extiendan a otros ámbitos en los que los sitios y las ubicaciones web infringen la ley. Por ejemplo, es posible que en el futuro se recurra a este recurso en demandas por difamación y violación de la intimidad y, potencialmente, en demandas contractuales.

Un elemento clave para que el tribunal esté dispuesto a conceder este tipo de medidas de bloqueo es el hecho de que el solicitante pueda hacer un seguimiento de los sitios web a medida que se mueven y pueda notificar a los ISP cuando esto ocurra. Este mismo seguimiento también garantiza que no se produzca un bloqueo excesivo. En el caso Cartier y en casos anteriores de derechos de autor, el seguimiento de los sitios web ha sido realizado por Corsearch Limited. Estamos muy orgullosos de haber ofrecido asistencia a los demandantes en este caso.

Los sistemas de Corsearch se utilizan para identificar los sitios web de falsificaciones más visibles, es decir, los sitios web que tienen más probabilidades de ser encontrados por los consumidores que buscan sus marcas (ya sea para falsificaciones o para el artículo legítimo). Al centrarse en las amenazas más visibles, Corsearch da prioridad a los sitios adecuados para este tipo de acción.

Corsearch también apoya soluciones de bloqueo similares en otras jurisdicciones (tanto en Europa continental como en otros lugares).

Más análisis

Fondo

El recurso se refiere a dos solicitudes presentadas por Richemont para que se ordenara a los principales proveedores de servicios de Internet del Reino Unido que bloquearan (o al menos impidieran) el acceso a ocho sitios web que ofrecen productos falsificados a la venta en el Reino Unido. Las órdenes solicitadas eran esencialmente de la misma forma que las órdenes cautelares que se han concedido en virtud de la sección 97ACDPA en relación con los sitios web de piratería que infringen los derechos de autor. El procedimiento para obtener órdenes de la sección 97A está ahora bien establecido tras el caso Newzbin2.

Debido a la ausencia de disposiciones equivalentes al artículo 97A de la CDPA en la legislación sobre marcas del Reino Unido, Richemont se basó tanto en la facultad general del tribunal de conceder un requerimiento judicial cuando sea "justo y conveniente hacerlo" en virtud del artículo 37(1) de la Senior Courts Act 1981 como en el artículo 11 de la Directiva sobre observancia. Este último establece que "los Estados miembros velarán asimismo por que los titulares de derechos estén en condiciones de solicitar un requerimiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual...".

La sentencia histórica de primera instancia (con respecto a la primera solicitud) se dictó el 17 de octubre de 2014 (Cartier International AG contra British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 3354 (Ch)). El análisis de la sentencia puede consultarse aquí. La segunda solicitud se resolvió poco después. En ambos casos, Arnold J consideró que el tribunal era competente para conceder las órdenes; que se aplicaban las condiciones de umbral establecidas en los casos del artículo 97A; que esas condiciones de umbral se cumplían en los hechos; y que era apropiado y proporcionado conceder las órdenes solicitadas.

Recurso

En términos generales, el recurso de los ISP se basó en que: son partes totalmente inocentes; el tribunal no tenía jurisdicción para dictar las órdenes; incluso si el tribunal tuviera jurisdicción, no se cumplían las condiciones de umbral; el juez no identificó los principios correctos al considerar si era apropiado dictar dicha orden; las órdenes eran desproporcionadas; y el juez se equivocó al considerar que los ISP debían asumir el coste de la ejecución de las órdenes.

El Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia. Las principales conclusiones de la sentencia principal de Lord Justice Kitchin son las siguientes:

Jurisdicción

El juez Arnold consideró acertadamente que el tribunal era competente para dictar las órdenes de bloqueo del sitio web. El poder equitativo del tribunal para conceder mandamientos judiciales es amplio y no se limita a las categorías de mandamientos judiciales ya establecidas por precedente - considerar lo contrario "impondría una camisa de fuerza al tribunal y a su capacidad para ejercer sus poderes equitativos que no está justificada por principio". Kitchin LJ sostuvo que el artículo 11 proporciona una base de principio para desarrollar la práctica del tribunal en relación con la concesión de mandamientos judiciales para incluir los mandamientos de bloqueo de sitios web contra los ISP y que ésta "es una de esas nuevas categorías de casos en los que el tribunal puede conceder un mandamiento judicial cuando está convencido de que es justo y conveniente hacerlo".

Condiciones umbral

El Tribunal de Apelación avaló la aplicación de las cuatro condiciones umbral siguientes:

• los ISP deben ser intermediarios;
• los usuarios/operadores de los sitios web objetivo deben estar infringiendo las marcas del demandante;
• los usuarios/operadores de los sitios web objetivo deben estar utilizando los servicios de los ISP para hacerlo;
• los ISP deben tener conocimiento real de ello.

El tribunal de apelación consideró que el juez tenía razón al concluir que se cumplía cada una de las condiciones anteriores. Consideró que los ISP permitían a los consumidores del Reino Unido acceder a los sitios web objetivo; que los servicios de los ISP fueron utilizados por los operadores para comunicar las ofertas de venta de productos falsificados a los consumidores del Reino Unido y para celebrar los acuerdos de venta y suministro de los productos; y que los ISP eran "actores inevitables y esenciales en esas actividades infractoras". Era irrelevante que no existiera una relación contractual entre los ISP y los operadores de los sitios web objetivo; que los ISP no ejercieran control sobre los servicios concretos; que los bienes no fueran transmitidos físicamente por los ISP; y que no existieran pruebas específicas del uso real de los servicios de los ISP para infringir.

Principios que deben aplicarse y proporcionalidad

El tribunal de apelación respaldó los principios pertinentes que deben aplicarse al considerar si es apropiado dictar una orden de bloqueo de un sitio web, a saber, que la medida debe (i) ser necesaria; (ii) ser efectiva; (iii) ser disuasoria; (iv) no ser innecesariamente complicada o costosa; (v) evitar obstáculos al comercio legítimo; (vi) ser justa y equitativa y establecer un justo equilibrio entre los derechos fundamentales aplicables; y (vii) ser proporcionada. También ha acordado que debe tenerse en cuenta la posibilidad de que otros sitios web sustituyan a los sitios web afectados, así como el requisito establecido en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva de aplicación de que las soluciones deben aplicarse de manera que se establezcan salvaguardias contra su abuso.

En cuanto a la proporcionalidad, el Tribunal de Apelación estuvo de acuerdo en que se requiere un equilibrio justo entre los derechos de propiedad intelectual del demandante, la libertad de los proveedores de servicios de Internet para llevar a cabo sus actividades y la libertad de información de los usuarios de Internet. El tribunal consideró que el juez, basándose en las pruebas que tenía ante sí, había sopesado adecuadamente la probable carga de costes para los ISP; la probable eficacia y carácter disuasorio de las órdenes solicitadas; la disponibilidad de medidas alternativas; y el impacto sobre terceros. El juez tenía derecho a concluir que las órdenes eran proporcionadas dadas las circunstancias. En cuanto a la eficacia, Lord Justice Kitchin declaró que sería "absurdo" esperar que el bloqueo del acceso a un sitio web objetivo redujera el nivel general de infracción.

También cabe destacar que el tribunal rechazó la alegación de que las órdenes no tendrían ningún beneficio material debido a la falta de popularidad del sitio web objetivo. Kitchin LJ consideró que el ranking de popularidad de un sitio "aunque indudablemente importante, dista mucho de ofrecer una imagen completa". La reputación de la marca del titular del derecho, el daño causado a la marca por el sitio web de destino y la naturaleza de la operación infractora del sitio web de destino son también factores importantes.

Costes

El régimen de costes adoptado en virtud del artículo 97A establece que el titular del derecho corre con los costes de una solicitud sin oposición, de la supervisión de las ubicaciones de los sitios web objetivo una vez bloqueados y de la notificación a los ISP de cualquier actualización; los ISP corren con los costes de ejecución de la orden de bloqueo. Lord Justice Kitchin señaló que ningún proveedor de servicios de Internet ha intentado recurrir esta decisión en relación con una orden del artículo 97A.

En el presente recurso, los ISP sostuvieron que el titular de los derechos debería pagar los costes de ejecución, en parte, porque los ISP son partes inocentes y por analogía con las órdenes de Norwich Pharmacal.

El Tribunal de Apelación discrepó. Al hacerlo, el tribunal consideró (entre otras cosas) que el artículo 11 (y el artículo 8, apartado 3) debe considerarse a la luz de un sistema legislativo más amplio y como contrapartida de las inmunidades conferidas a los intermediarios en virtud de la Directiva sobre comercio electrónico; y que los costes de aplicación deben considerarse un coste de la actividad de los proveedores de servicios de Internet, ya que obtienen un beneficio de los servicios que utilizan los operadores de sitios web para infringir los derechos de propiedad intelectual del titular de los derechos.

Mientras que Lord Justice Briggs (disidente) consideró que el titular de los derechos debía correr con los "modestos" costes de implantación (por analogía con los casos Norwich Pharmacal y Bankers Trust), su opinión (coherente con el resto del panel de apelación y el juez de primera instancia) era que los costes de capital incurridos por los ISP en el diseño e instalación de los sistemas de bloqueo debían correr a cargo de los ISP.

Comentario

La sentencia es un éxito rotundo para la protección de las marcas en la era digital. Internet ha permitido a los falsificadores llegar a un mercado mundial permaneciendo en el anonimato. El Tribunal de Apelación ha confirmado ahora que las órdenes de bloqueo de sitios web son un recurso disponible para las marcas que sufren daños tanto económicos como de reputación a manos de quienes venden productos falsificados y réplicas de mala calidad. De este modo, se allana el camino para que los titulares de marcas puedan hacer frente a los sitios que venden productos falsificados de un modo rentable y adaptable a la evasión de los falsificadores.