Décision de la Cour d'appel concernant Cartier - un succès pour les propriétaires de marques

Aujourd'hui (6 juillet 2016), la Cour d'appel a rendu son jugement très attendu dans l'affaire Cartier contre BSkyB. La Cour d'appel s'est prononcée en faveur des demandeurs de Richemont (propriétaires des marques Cartier, Montblanc et IWC) en rejetant l'appel.

Le recours, introduit par les cinq plus grands fournisseurs d'accès à Internet (FAI) du Royaume-Uni, contestait deux ordonnances de blocage de sites Web rendues par le juge Arnold en 2014. Ces ordonnances imposaient aux FAI de bloquer l'accès à certains sites web vendant des produits de contrefaçon.

En confirmant la décision du juge Arnold en première instance, la Cour d'appel a confirmé que le tribunal est compétent pour prononcer des injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à des marques, malgré l'absence, dans la législation britannique sur les marques, de toute disposition équivalente à l'article 97A de la loi de 1988 sur les droits d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

Ce jugement est le premier rendu par une juridiction supérieure au Royaume-Uni et en Europe continentale à se pencher sur cette question importante. Il s'agit d'une grande victoire pour les propriétaires de marques dans la lutte contre les sites web vendant des produits de contrefaçon et il démontre l'étendue du pouvoir du tribunal d'accorder une injonction dans des circonstances où il est juste et opportun de le faire.

À la lumière des conclusions de la Cour d'appel sur la compétence, il existe un potentiel important pour que les injonctions de blocage soient étendues à d'autres domaines où les sites web et les emplacements web enfreignent la loi. Par exemple, ce recours pourrait être utilisé à l'avenir dans le cadre de plaintes pour atteinte à la vie privée et pour diffamation, voire dans le cadre de plaintes contractuelles.

Le fait que le demandeur puisse suivre les sites web au fur et à mesure qu'ils se déplacent et qu'il puisse en informer les fournisseurs de services Internet est un élément clé qui permet au tribunal d'accorder ce type de mesures de blocage. Ce même suivi permet également d'éviter le surblocage. Dans l'affaire Cartier et dans d'autres affaires de droits d'auteur, le suivi des sites web a été assuré par Corsearch Limited. Nous sommes très fiers d'avoir offert notre assistance aux requérants dans cette affaire.

Les systèmes de Corsearch sont utilisés pour identifier les sites de contrefaçon les plus visibles, c'est-à-dire les sites les plus susceptibles d'être trouvés par les consommateurs qui recherchent vos marques (qu'il s'agisse de contrefaçons ou d'articles légitimes). En se concentrant sur les menaces les plus visibles, Corsearch donne la priorité aux sites qui se prêtent à ce type d'action.

Corsearch soutient également des mesures de blocage similaires dans d'autres juridictions (à la fois en Europe continentale et plus loin).

Analyse complémentaire

Contexte

L'appel concerne deux demandes introduites par Richemont en vue d'obtenir des ordonnances obligeant les principaux fournisseurs d'accès à Internet britanniques à bloquer (ou au moins à empêcher) l'accès à huit sites Web proposant des produits de contrefaçon à la vente au Royaume-Uni. Les ordonnances demandées étaient essentiellement de la même forme que les ordonnances d'injonction qui ont été accordées en vertu de la section 97ACDPA concernant les sites web de piratage portant atteinte au droit d'auteur. La procédure d'obtention d'ordonnances au titre de la section 97A est désormais bien établie depuis l'affaire Newzbin2.

En raison de l'absence de dispositions équivalentes à la section 97A CDPA dans la législation britannique sur les marques, Richemont s'est appuyé à la fois sur le pouvoir général du tribunal d'accorder une injonction lorsqu'il est "juste et opportun de le faire" en vertu de la section 37(1) du Senior Courts Act 1981 et sur l'article 11 de la directive sur l'application des droits de propriété intellectuelle. Ce dernier prévoit que "les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits soient en mesure de demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle...".

L'arrêt de première instance (concernant la première demande) a été rendu le 17 octobre 2014 (Cartier International AG v British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 3354 (Ch)). L'analyse de l'arrêt peut être consultée ici. La deuxième demande a été jugée peu de temps après. Dans les deux cas, Arnold J a estimé que le tribunal était compétent pour rendre les ordonnances ; que les conditions seuils établies dans les affaires relevant de l'article 97A s'appliquaient ; que ces conditions seuils étaient satisfaites au vu des faits ; et qu'il était approprié et proportionné d'accorder les ordonnances demandées.

Appel

En gros, l'appel des fournisseurs de services Internet était fondé sur les arguments suivants : ils sont des parties totalement innocentes ; le tribunal n'était pas compétent pour rendre les ordonnances ; même si le tribunal était compétent, les conditions minimales n'étaient pas remplies ; le juge n'a pas identifié les principes corrects pour déterminer s'il était approprié de rendre une telle ordonnance ; les ordonnances étaient disproportionnées ; et le juge a eu tort de conclure que les fournisseurs de services Internet devaient supporter le coût de la mise en œuvre des ordonnances.

La Cour d'appel a confirmé intégralement le jugement de première instance. Les principales conclusions de l'arrêt de Lord Justice Kitchin sont les suivantes :

Compétence

Le juge Arnold a eu raison de conclure que le tribunal était compétent pour prononcer les ordonnances de blocage du site. Le pouvoir équitable du tribunal d'accorder des injonctions est large et n'est pas limité aux catégories d'injonctions déjà établies par la jurisprudence - une conclusion contraire "imposerait un carcan au tribunal et à sa capacité d'exercer ses pouvoirs équitables, ce qui n'est pas justifié par le principe". Kitchin LJ a estimé que l'article 11 fournit une base de principe pour développer la pratique du tribunal en ce qui concerne l'octroi d'injonctions afin d'inclure les injonctions de blocage de sites web contre les fournisseurs de services Internet et qu'il "s'agit de l'une de ces nouvelles catégories d'affaires dans lesquelles le tribunal peut accorder une injonction lorsqu'il est convaincu qu'il est juste et opportun de le faire".

Conditions de seuil

La Cour d'appel a entériné l'application des quatre conditions préalables suivantes :

• les FAI doivent être des intermédiaires ;
• les utilisateurs/exploitants des sites web cibles doivent porter atteinte aux marques du demandeur ;
• les utilisateurs/exploitants des sites web ciblés doivent utiliser les services des FAI pour ce faire ;
• les fournisseurs d'accès doivent en avoir réellement connaissance.

La cour d'appel a estimé que le juge avait eu raison de conclure que chacune des conditions susmentionnées était remplie. Elle a constaté que les fournisseurs de services Internet permettaient aux consommateurs du Royaume-Uni d'accéder aux sites web cibles ; que les services des fournisseurs de services Internet étaient utilisés par les opérateurs pour communiquer les offres de vente de produits contrefaits aux consommateurs du Royaume-Uni et pour conclure les accords de vente et de fourniture des produits ; et que les fournisseurs de services Internet étaient "des acteurs inévitables et essentiels dans ces activités de contrefaçon". Le fait qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre les FSI et les exploitants des sites Web cibles, que les FSI n'exerçaient aucun contrôle sur les services particuliers, que les marchandises n'étaient pas transmises physiquement par les FSI et qu'il n'existait aucune preuve spécifique de l'utilisation effective des services des FSI à des fins de contrefaçon n'a pas été pris en considération.

Principes à appliquer et proportionnalité

La cour d'appel a approuvé les principes pertinents à appliquer pour déterminer s'il est approprié d'ordonner le blocage d'un site web, à savoir que la mesure corrective doit (i) être nécessaire ; (ii) être efficace ; (iii) être dissuasive ; (iv) ne pas être inutilement compliquée ou coûteuse ; (v) éviter les entraves au commerce légitime ; (vi) être juste et équitable et établir un juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables ; et (vii) être proportionnée. Il a également convenu qu'il fallait tenir compte de la possibilité de substituer d'autres sites web aux sites web visés et de l'exigence prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive relative à l'application de la législation, selon laquelle les mesures correctives doivent être appliquées d'une manière qui offre des garanties contre leur utilisation abusive.

En ce qui concerne la proportionnalité, la Cour d'appel a convenu qu'il fallait trouver un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle du demandeur, la liberté des fournisseurs de services Internet de mener leurs activités et la liberté d'information des utilisateurs d'Internet. La Cour a estimé que le juge, sur la base des preuves dont il disposait, avait correctement évalué le coût probable pour les FAI, l'efficacité probable et le caractère dissuasif des ordonnances demandées, la disponibilité de mesures alternatives et l'impact sur les tiers. Le juge était en droit de conclure que les ordonnances étaient proportionnées dans les circonstances. En ce qui concerne l'efficacité, Lord Justice Kitchin a déclaré qu'il serait "absurde" de s'attendre à ce que le blocage de l'accès à un site web cible réduise le niveau global de l'infraction.

Il convient également de noter que le tribunal a rejeté l'argument selon lequel les ordonnances n'auraient aucun avantage matériel en raison du manque de popularité du site web visé. Le juge Kitchin a estimé que le classement de popularité d'un site "bien qu'indubitablement important, peut présenter une image loin d'être complète". La réputation de la marque du titulaire du droit, le préjudice causé à la marque par le site web cible et la nature de l'opération de contrefaçon du site web cible sont également des facteurs importants.

Coûts

Le régime des coûts adopté en vertu de la section 97A prévoit que le titulaire du droit supporte les coûts d'une demande non contestée, de la surveillance de l'emplacement des sites web cibles une fois bloqués et de la notification aux fournisseurs de services Internet de toute mise à jour ; les fournisseurs de services Internet supportent les coûts de la mise en œuvre de l'ordonnance de blocage. Lord Justice Kitchin a noté qu'aucun fournisseur de services Internet n'a cherché à faire appel de cette décision en ce qui concerne les ordonnances prises en vertu de la section 97A.

Dans le présent appel, les fournisseurs de services Internet ont soutenu que le détenteur des droits devrait payer les coûts de mise en œuvre, en partie parce que les fournisseurs de services Internet sont des parties innocentes et par analogie avec les ordonnances de Norwich Pharmacal.

La Cour d'appel n'est pas de cet avis. Ce faisant, la Cour a estimé (entre autres) que l'article 11 (et l'article 8, paragraphe 3) doit être considéré à la lumière d'un régime législatif plus large et comme une contrepartie des immunités conférées aux intermédiaires en vertu de la directive sur le commerce électronique ; et que les coûts de mise en œuvre doivent être considérés comme un coût de l'activité des FSI puisqu'ils tirent un bénéfice de l'utilisation de leurs services par les exploitants de sites web pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des titulaires de droits.

Alors que le juge Briggs (dissident) considérait que le détenteur du droit devait supporter les "modestes" coûts de mise en œuvre (par analogie avec les affaires Norwich Pharmacal et Bankers Trust), il estimait (en accord avec le reste de la commission d'appel et le juge de première instance) que les coûts d'investissement encourus par les FAI pour concevoir et installer des systèmes de blocage devaient être supportés par les FAI.

Commentaire

Cet arrêt est un succès retentissant pour la protection des marques et l'application du droit des marques à l'ère numérique. L'internet a permis aux contrefacteurs d'atteindre un marché mondial tout en restant anonymes. La Cour d'appel a désormais confirmé que les injonctions de blocage de sites constituent un recours pour les marques qui subissent un préjudice financier et un préjudice de réputation de la part de ceux qui vendent des produits de contrefaçon et des répliques de mauvaise qualité. Elle ouvre la voie aux titulaires de marques pour s'attaquer aux sites de vente de produits contrefaits d'une manière efficace en termes de coûts et adaptable à l'évasion des contrefacteurs.