Entscheidung des Cartier-Berufungsgerichts - Erfolg für Markeninhaber

Heute (6. Juli 2016) hat der Court of Appeal sein mit Spannung erwartetes Urteil in der Rechtssache Cartier gegen BSkyB verkündet. Das Berufungsgericht hat den Richemont-Klägern (Eigentümer der Marken Cartier, Montblanc und IWC) Recht gegeben und die Berufung zurückgewiesen.

Die von den fünf größten Internet-Diensteanbietern (ISP) im Vereinigten Königreich eingelegte Berufung richtete sich gegen zwei von Arnold J. im Jahr 2014 erlassene Anordnungen zur Sperrung von Websites. Die Anordnungen verlangten von den Internetanbietern, den Zugang zu bestimmten Websites zu sperren, auf denen gefälschte Waren verkauft werden.

Mit der Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils von Arnold J. hat das Berufungsgericht bestätigt, dass das Gericht befugt ist, einstweilige Verfügungen gegen Vermittler zu erlassen, deren Dienste zur Verletzung von Marken genutzt werden, obwohl es im britischen Markenrecht keine Bestimmung gibt, die mit Abschnitt 97A des Copyright, Designs and Patents Act 1988 vergleichbar ist.

Das Urteil ist das erste eines hohen Gerichts im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Festland, das sich mit dieser wichtigen Frage befasst. Es ist ein großer Sieg für Markeninhaber im Kampf gegen Websites, die gefälschte Waren verkaufen, und zeigt, wie weit die Befugnis des Gerichts geht, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn dies gerecht und angemessen ist.

In Anbetracht der Feststellungen des Berufungsgerichts zur Zuständigkeit besteht ein erhebliches Potenzial für die Ausweitung von Sperrverfügungen auf andere Bereiche, in denen Websites und Webstandorte gegen das Gesetz verstoßen. So könnte dieser Rechtsbehelf in Zukunft bei Klagen wegen Verletzung der Privatsphäre, Verleumdung und möglicherweise auch bei vertraglichen Ansprüchen zum Einsatz kommen.

Ein Schlüsselelement für die Bereitschaft des Gerichts, diese Art von Sperrung zu gewähren, ist die Tatsache, dass der Antragsteller die Bewegungen der Websites verfolgen und die Internetanbieter benachrichtigen kann, wenn dies geschieht. Diese Verfolgung stellt auch sicher, dass es nicht zu einer Übersperrung kommt. In der Rechtssache Cartier und in früheren Urheberrechtsfällen wurde die Verfolgung von Websites von Corsearch Limited durchgeführt. Wir sind sehr stolz darauf, die Antragsteller in diesem Fall unterstützt zu haben.

Die Systeme von Corsearch werden eingesetzt, um die sichtbarsten gefälschten Websites zu identifizieren - d. h. die Websites, die am ehesten von Verbrauchern gefunden werden, die nach Ihren Marken suchen (egal ob es sich um Fälschungen oder um den rechtmäßigen Artikel handelt). Indem Corsearch sich auf die sichtbarsten Bedrohungen konzentriert, setzt es Prioritäten bei den Websites, die für diese Art von Maßnahmen geeignet sind.

Corsearch unterstützt ähnliche Sperrmaßnahmen auch in anderen Rechtsordnungen (sowohl auf dem europäischen Festland als auch in anderen Ländern).

Weitere Analyse

Hintergrund

Die Berufung betrifft zwei Anträge von Richemont auf Anordnungen, mit denen die großen britischen Internet-Diensteanbieter verpflichtet werden sollten, den Zugang zu acht Websites zu sperren (oder zumindest zu behindern), auf denen gefälschte Waren zum Verkauf im Vereinigten Königreich angeboten werden. Die beantragten Anordnungen entsprachen im Wesentlichen den Unterlassungsanordnungen, die gemäß Section 97ACDPA in Bezug auf urheberrechtsverletzende Piraterie-Websites erlassen wurden. Das Verfahren zur Erwirkung von Anordnungen nach Section 97A ist nach dem Fall Newzbin2 inzwischen gut etabliert.

Da das britische Markenrecht keine dem § 97A CDPA gleichwertigen Bestimmungen enthält, stützte sich Richemont sowohl auf die allgemeine Befugnis des Gerichts, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn dies "gerecht und zweckmäßig" ist, gemäß § 37(1) des Senior Courts Act 1981 als auch auf Artikel 11 der Durchsetzungsrichtlinie. Letzterer sieht vor, dass "die Mitgliedstaaten auch sicherstellen, dass die Rechtsinhaber in der Lage sind, eine einstweilige Verfügung gegen Vermittler zu beantragen, deren Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden...".

Das erstinstanzliche Grundsatzurteil (in Bezug auf den ersten Antrag) wurde am 17. Oktober 2014 gefällt (Cartier International AG gegen British Sky Broadcasting Ltd [2014] EWHC 3354 (Ch)). Eine Analyse des Urteils finden Sie hier. Die zweite Klage wurde kurz darauf entschieden. In beiden Fällen stellte Arnold J. fest, dass das Gericht für die Erteilung der Anordnungen zuständig war, dass die in Section 97A-Fällen festgelegten Schwellenbedingungen erfüllt waren und dass es angemessen und verhältnismäßig war, die beantragten Anordnungen zu erlassen.

Berufung

Die Berufung der Internetanbieter stützte sich im Wesentlichen auf folgende Argumente: Sie seien völlig unschuldige Parteien; das Gericht sei für den Erlass der Anordnungen nicht zuständig gewesen; selbst wenn das Gericht zuständig gewesen wäre, seien die Schwellenbedingungen nicht erfüllt gewesen; der Richter habe es versäumt, die richtigen Grundsätze bei der Prüfung der Frage, ob eine solche Anordnung angemessen sei, zu ermitteln; die Anordnungen seien unverhältnismäßig; und der Richter habe zu Unrecht festgestellt, dass die Internetanbieter die Kosten für die Umsetzung der Anordnungen tragen müssten.

Der Court of Appeal bestätigte das erstinstanzliche Urteil in vollem Umfang. Die wichtigsten Feststellungen im Leiturteil von Lord Justice Kitchin lauten wie folgt:

Zuständigkeitsbereich

Arnold J. hat zu Recht festgestellt, dass das Gericht für die Anordnung der Sperrung der Website zuständig war. Die Billigkeitsbefugnis des Gerichts, Unterlassungsanordnungen zu erlassen, ist weit gefasst und beschränkt sich nicht auf Kategorien von Unterlassungsanordnungen, die bereits durch Präzedenzfälle festgelegt wurden - eine gegenteilige Auffassung "würde dem Gericht und seiner Fähigkeit, seine Billigkeitsbefugnisse auszuüben, eine Zwangsjacke verpassen, die nicht durch Grundsätze gerechtfertigt ist". Kitchin LJ vertrat die Auffassung, dass Artikel 11 eine prinzipielle Grundlage für die Entwicklung der Gerichtspraxis im Zusammenhang mit der Gewährung von Unterlassungsanordnungen bietet, um Unterlassungsanordnungen zur Sperrung von Websites gegen Internetanbieter einzuschließen, und dass dies "eine der neuen Kategorien von Fällen ist, in denen das Gericht eine Unterlassungsanordnung erlassen kann, wenn es überzeugt ist, dass dies gerecht und angemessen ist".

Schwellenwertbedingungen

Der Court of Appeal bestätigte die Anwendung der folgenden vier Schwellenbedingungen:

• die Internetanbieter müssen Vermittler sein;
• die Nutzer/Betreiber der Ziel-Websites müssen die Marken des Klägers verletzen;
• die Nutzer/Betreiber der Ziel-Websites müssen dazu die Dienste der Internetanbieter nutzen;
• die Internetanbieter müssen davon tatsächlich Kenntnis haben.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass der Richter zu Recht zu dem Schluss kam, dass jede der oben genannten Bedingungen erfüllt war. Es stellte fest, dass die Internetdienstanbieter den Verbrauchern im Vereinigten Königreich den Zugang zu den Ziel-Websites ermöglichten, dass die Betreiber die Dienste der Internetdienstanbieter nutzten, um die Verkaufsangebote für gefälschte Waren an die Verbraucher im Vereinigten Königreich zu übermitteln und die Vereinbarungen über den Verkauf und die Lieferung der Waren zu treffen, und dass die Internetdienstanbieter "unvermeidliche und wesentliche Akteure bei diesen rechtsverletzenden Aktivitäten" waren. Es sei unerheblich, dass es keine vertragliche Beziehung zwischen den Internet-Diensteanbietern und den Betreibern der Ziel-Websites gebe, dass die Internet-Diensteanbieter keine Kontrolle über die jeweiligen Dienste ausübten, dass die Waren nicht physisch von den Internet-Diensteanbietern übertragen würden und dass es keine konkreten Beweise für die tatsächliche Nutzung der Dienste der Internet-Diensteanbieter für Rechtsverletzungen gebe.

Anzuwendende Grundsätze und Verhältnismäßigkeit

Das Berufungsgericht bestätigte die einschlägigen Grundsätze, die bei der Prüfung der Angemessenheit einer Anordnung zur Sperrung von Websites anzuwenden sind, nämlich dass die Abhilfemaßnahme (i) erforderlich sein muss, (ii) wirksam sein muss, (iii) abschreckend sein muss, (iv) nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein darf, (v) Hindernisse für den rechtmäßigen Handel vermeiden muss, (vi) fair und gerecht sein und einen angemessenen Ausgleich zwischen den anwendbaren Grundrechten schaffen muss und (vii) verhältnismäßig sein muss. Er stimmte auch zu, dass die Ersetzbarkeit der Ziel-Websites durch andere Websites und die Anforderung von Artikel 3 Absatz 2 der Durchsetzungsrichtlinie, dass Abhilfemaßnahmen in einer Weise angewandt werden sollten, die Schutzmaßnahmen gegen ihren Missbrauch bietet, berücksichtigt werden müssen.

In Bezug auf die Verhältnismäßigkeit stimmte das Berufungsgericht zu, dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den Rechten des Klägers am geistigen Eigentum, der unternehmerischen Freiheit der Internetanbieter und der Informationsfreiheit der Internetnutzer gefunden werden muss. Das Gericht stellte fest, dass der Richter auf der Grundlage der ihm vorliegenden Beweise die voraussichtliche Kostenbelastung der Internetdienstanbieter, die voraussichtliche Wirksamkeit und Abschreckung der beantragten Anordnungen, die Verfügbarkeit alternativer Maßnahmen und die Auswirkungen auf Dritte ordnungsgemäß abgewogen hatte. Der Richter kam zu Recht zu dem Schluss, dass die Anordnungen unter den gegebenen Umständen verhältnismäßig waren. In Bezug auf die Wirksamkeit erklärte Lord Justice Kitchin, es wäre "absurd" zu erwarten, dass die Sperrung des Zugangs zu einer bestimmten Website das Gesamtausmaß der Rechtsverletzung verringern würde.

Bemerkenswert ist auch, dass das Gericht die Behauptung zurückwies, dass die Anordnungen aufgrund der mangelnden Popularität der Ziel-Website keinen materiellen Nutzen haben würden. Kitchin LJ stellte fest, dass der Beliebtheitsgrad einer Website "zwar zweifellos wichtig ist, aber bei weitem kein vollständiges Bild ergibt". Der Ruf der Marke des Rechteinhabers, die Schädigung der Marke durch die Ziel-Website und die Art der rechtsverletzenden Handlung der Ziel-Website sind ebenfalls wichtige Faktoren.

Kosten

Die Kostenregelung nach Section 97A sieht vor, dass der Rechtsinhaber die Kosten für einen unwidersprochenen Antrag, für die Überwachung der Standorte der gesperrten Websites und für die Benachrichtigung der Internetdiensteanbieter über etwaige Aktualisierungen trägt; die Internetdiensteanbieter tragen die Kosten für die Umsetzung der Sperrungsverfügung. Lord Justice Kitchin stellte fest, dass kein Internetdienstanbieter versucht hat, gegen eine Anordnung nach Section 97A Rechtsmittel einzulegen.

In der vorliegenden Beschwerde machten die ISP geltend, dass der Rechteinhaber die Umsetzungskosten tragen sollte, zum Teil, weil die ISP unschuldige Parteien seien, und in Analogie zu den Norwich Pharmacal-Verordnungen.

Der Court of Appeal war anderer Meinung. Dabei stellte das Gericht (unter anderem) fest, dass Artikel 11 (und Artikel 8 Absatz 3) im Lichte eines umfassenderen Rechtsrahmens und als Gegenleistung für die den Vermittlern gemäß der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr gewährten Befreiungen zu betrachten sind und dass die Umsetzungskosten als Kosten der Geschäftstätigkeit der Internetdienstanbieter anzusehen sind, da sie einen Gewinn daraus ziehen, dass ihre Dienste von den Betreibern von Websites genutzt werden, um die Rechte des Rechteinhabers zu verletzen.

Während Lord Justice Briggs (der eine abweichende Meinung vertrat) die Auffassung vertrat, dass der Rechteinhaber die "bescheidenen" Umsetzungskosten tragen sollte (in Analogie zu den Rechtssachen Norwich Pharmacal und Bankers Trust), war er (im Einklang mit dem Rest des Berufungsgremiums und dem Richter der ersten Instanz) der Ansicht, dass die Kapitalkosten, die den Internet-Diensteanbietern bei der Entwicklung und Installation von Sperrsystemen entstehen, von den Internet-Diensteanbietern getragen werden sollten.

Kommentar

Das Urteil ist ein durchschlagender Erfolg für den Markenschutz und die Durchsetzung von Markenrechten im digitalen Zeitalter. Das Internet hat es Fälschern ermöglicht, einen globalen Markt zu erreichen und dabei anonym zu bleiben. Das Berufungsgericht hat nun bestätigt, dass Unterlassungsverfügungen zur Sperrung von Websites ein Rechtsbehelf für Marken sind, die durch den Verkauf gefälschter, minderwertiger Nachahmungen sowohl finanziell als auch in Bezug auf ihren Ruf geschädigt werden. Es ebnet Markeninhabern den Weg, gegen Websites vorzugehen, auf denen gefälschte Waren verkauft werden, und zwar auf eine Art und Weise, die kosteneffizient ist und sich an die Umgehung durch die Fälscher anpassen lässt.