Marques de chanvre/cannabis/CBD : Entretien avec Mary Shapiro et Nicole Syzdek d'Evoke Law

L'établissement de marques de chanvre, de cannabis ou de cocaïne commence par une recherche et une autorisation adéquates de la marque.

Alors que l'industrie du cannabis continue de se développer au niveau national, les opérateurs de cannabis, qu'ils soient fabricants, cultivateurs, détaillants, distributeurs, etc., ont de plus en plus la possibilité d'obtenir la protection de leur marque. Pour bénéficier de cette protection, les entreprises devront s'assurer que leur marque est disponible, enregistrable et applicable.

De plus, la loi agricole de 2018 a légalisé la culture du chanvre sur le territoire américain, ainsi que la production de produits à base de CBD dérivés du chanvre (à quelques exceptions près), ce qui, de l'avis des experts du secteur, entraînera une explosion du nombre de nouvelles marques sur le marché.

Au cours des deux dernières années, Corsearch a mis au point un nouvel outil de recherche dédié au secteur du cannabis, spécialement conçu pour tenir compte des spécificités et des enjeux propres à cette industrie.

Alyssa Christensen, responsable de compte chez Corsearch, a récemment invité Mary Shapiro et Nicole Syzdek, expertes du secteur chez Evoke Law, à s'exprimer sur le marché actuel des produits à base de cannabis, ainsi que sur l'importance et les défis liés à la vérification adéquate des marques.

Même si les marques de cannabis et de CBD ne sont pas autorisées à être enregistrées au niveau fédéral, pouvez-vous expliquer pourquoi vous pensez qu'il est important d'enregistrer la marque éventuelle de votre client ?

En fait, vous pouvez enregistrer les marques de cannabis au niveau fédéral.

Si vous ne pouvez pas enregistrer de marques pour de la marijuana ou des produits dérivés de la marijuana (c'est-à-dire dont la teneur en THC est supérieure à 0,3 %), vous pouvez en revanche enregistrer des marques pour des services auxiliaires, tels que la fourniture d'informations sur le cannabis en ligne, l'offre de services éducatifs et la fourniture de services de promotion de la légalisation du cannabis.

Toutefois, en ce qui concerne le cannabis et les produits dérivés du chanvre (c'est-à-dire dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 %), il est possible de déposer des marques pour des produits à base de cannabis proprement dits, notamment les fleurs, les concentrés, les produits topiques et autres (à l'exception des produits destinés à être ingérés, tels que les produits comestibles, les teintures, les produits sublinguaux et les compléments alimentaires, car ceux-ci enfreignent la loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques). L'USPTO a récemment publié des directives d'examen concernant ces marques.

Avec l'adoption de la Farm Bill 2018, on assistera à une véritable explosion de nouveaux produits et de nouvelles marques de CBD sur le marché.

- Mary Shapiro

Quels sont les éléments essentiels à prendre en compte pour le dédouanement ?

Il est important et nécessaire de procéder à l'autorisation des marques de cannabis pour les mêmes raisons que pour les marques non liées au cannabis. Mais pour les marques de cannabis, il y a plusieurs défis et considérations supplémentaires à prendre en compte.

1. L'enregistrement des marques au niveau de l'État est important. La plupart des entreprises de cannabis opèrent encore dans un seul État et ne peuvent prétendre à l'enregistrement d'une marque fédérale que si elles offrent des services auxiliaires ou des services ne touchant pas à la plante en dehors de leur État d'origine. Les entreprises du secteur du cannabis qui exercent leurs activités dans un État peuvent obtenir la protection d'une marque d'État pour les produits et services liés à la plante (vente au détail, livraison, distribution, fabrication, etc.) et, dans le cadre d'une recherche, la présence d'un enregistrement d'État peut constituer un signal d'alarme quant à la disponibilité d'une marque pour un usage national.
2. Les marques de droit commun (non enregistrées) sont importantes. De nombreux exploitants de cannabis ne comprennent pas qu'ils peuvent enregistrer une marque au niveau de l'État (pour les produits à base de plantes) ou au niveau fédéral (pour les services auxiliaires et les produits dérivés du chanvre), de sorte qu'ils ne cherchent pas à obtenir un quelconque enregistrement. Certains opérateurs de cannabis opèrent sous le radar depuis si longtemps qu'ils préfèrent encore ne pas être répertoriés dans une base de données gouvernementale. Cela ne signifie pas que l'entreprise n'a pas de droits de marque, puisque les droits de common law sont acquis par la simple utilisation d'une marque dans le commerce. Par conséquent, la connaissance des références de common law par le biais de recherches peut s'avérer extrêmement importante, car bien que les références de common law ne puissent pas être citées au cours de l'instruction d'une demande fédérale ou étatique, les propriétaires de marques de common law peuvent contester l'utilisation et/ou l'enregistrement d'une marque.

De plus, on observe une multiplication des opérateurs du secteur du cannabis, sophistiqués et dotés de moyens financiers importants, qui créent des marques nationales – ce que l'on appelle les « opérateurs multi-États ». Qu'ils exercent ou non leurs activités en toute légalité dans plusieurs États, ils ne peuvent obtenir d'enregistrement fédéral que pour des services « non liés à la plante » (services auxiliaires) et non pour des produits à base de marijuana, ce qui rend indispensable une analyse approfondie pour évaluer les risques potentiels liés à l'expansion dans de nouvelles régions. Il est essentiel d'identifier les marques de common law présentant une similitude susceptible de prêter à confusion, car cela pourrait indiquer que l'entrée sur le marché d'un certain État ou d'une certaine région n'est pas viable.

3. Il est essentiel de prendre en compte tous les types de produits du cannabis. Les produits du cannabis étant très réglementés, ils sont actuellement vendus exclusivement dans des dispensaires et des services de livraison spécialisés. Par conséquent, à la différence des magasins de détail traditionnels où les différents types de produits ne sont pas exposés de manière adjacente, tous les types de produits du cannabis sont exposés à proximité les uns des autres. Par exemple, un détaillant de cannabis peut disposer d'un espace d'exposition d'un mètre de large où de nombreux types de produits à base de marijuana sont présentés côte à côte. Cela augmente la probabilité que les consommateurs pensent que la même marque ou une marque similaire pour les produits topiques, les produits comestibles, les produits sublinguaux, les stylos de vapotage, etc. proviennent de la même source.

Lors de la vérification des marques, tenez compte au moins des produits et services suivants : fleurs, concentrés, produits comestibles, produits topiques, produits sublinguaux, boissons, compléments alimentaires, et consultez les classes internationales 3 (cosmétiques et produits de beauté non médicamenteux), 5 (produits médicinaux, par exemple teintures, gélules, produits topiques, lotions, baumes, pommades, sels, etc.), 9 (batteries pour vaporisateurs), 11 (vaporisateurs), 29, 30, 32 et 33 (produits alimentaires et boissons), 31 (graines et clones), 34 (fleurs de cannabis, concentrés, cartouches de vapotage préremplies et accessoires pour fumeurs), 35 (services de vente au détail, de livraison et de distribution), 41 (services éducatifs), 42 (fourniture d’informations scientifiques sur le cannabis) et 44 (fourniture d’informations sur la santé, le bien-être et les aspects médicaux du cannabis).

4. Il est nécessaire d'examiner les produits et services non liés au cannabis qui sont similaires en termes de forme ou de fonction. Si une entreprise a l'intention de se développer au niveau national ou international, il est important de savoir s'il existe une marque non liée au cannabis qui est susceptible de se développer dans le domaine du cannabis ou qui pourrait s'opposer à l'utilisation d'une marque identique ou similaire pour une version du même produit infusée au cannabis. Les fabricants d'e-liquides et d'e-cigarettes, d'aliments et de boissons, de cosmétiques et de préparations médicamenteuses sans intermédiaire sont susceptibles d'élargir leur gamme de produits une fois que le cannabis sera légalisé au niveau fédéral.

Quelle importance accordez-vous à la surveillance de ces marques ?

La surveillance est très importante sur ce marché émergent. Avec des programmes de licences basés sur les États et la prédominance d'opérateurs licenciés et situés dans un seul État, la plupart des entreprises de cannabis ne demandent toujours pas rapidement l'enregistrement de leurs marques au niveau fédéral. Nous recommandons de s'abonner à la surveillance des noms de domaine car, même si une nouvelle entreprise ne cherche pas à enregistrer une marque, elle enregistre régulièrement des noms de domaine, ce qui permet au propriétaire d'une marque d'être averti à un stade précoce du développement de l'entreprise et d'étouffer dans l'œuf toute infraction potentielle.

Pensez-vous que les marques jouent un rôle essentiel dans la protection des consommateurs ?

Les consommateurs, qu'il s'agisse de patients à la recherche de cannabis médicinal à base de marijuana ou de chanvre ou de consommateurs adultes à la recherche de cannabis récréatif, s'appuient tous sur les marques pour distinguer les produits fabriqués par des sources différentes. Les consommateurs de cannabis ne sont pas différents des autres consommateurs, ils peuvent être désorientés quant à la source des produits et méritent la même capacité à se fier à la valeur de la reconnaissance de la marque.

Lorsque vous commandez une recherche de MT, y a-t-il des conseils ou des suggestions - comme des biens et des services ciblés, ou le classement de différentes classes internationales - que vous avez trouvés utiles lorsque vous les avez examinés pour vos clients ?

Les biens et services liés au cannabis relèvent de plusieurs classes internationales et sont potentiellement liés en fonction de la manière dont les produits du cannabis sont commercialisés, vendus et ciblés sur les mêmes consommateurs ou sur des consommateurs similaires par le biais des mêmes canaux. Contrairement à d'autres outils de recherche de dédouanement qui facturent la recherche par classe de biens/services, la recherche sur l'industrie du cannabis de Corsearch reconnaît les défis et considérations uniques concernant la parenté des biens et services liés au cannabis et vous offre la flexibilité de rechercher dans de nombreuses classes internationales pour le même prix.

Outre l'identification de plusieurs classes potentiellement pertinentes, il est utile d'identifier une grande variété de produits du cannabis dans la barre de recherche générale des biens et services. Cela dit, nous recommandons d'utiliser la fonction "biens et services ciblés" pour attirer l'attention du chercheur sur les types spécifiques de biens/services liés au cannabis que le client fournit ou a l'intention de fournir, afin de s'assurer qu'une plus grande attention est accordée à ces produits. Par exemple, si le client fabrique des stylos de vapotage au cannabis, indiquez dans les biens ciblés "stylos de vapotage", "cigarettes électroniques" et autres produits liés au tabagisme.

Pourquoi recommandez-vous Corsearch et le Cannabis Industry Search à vos collègues ?

Corsearch a minutieusement élaboré des requêtes de recherche sophistiquées dans un large éventail de sources afin de relever les défis liés à la vérification de la disponibilité des noms de marque dans le secteur du cannabis et à l'identification des références pertinentes, en : (1) se concentrant sur la common law et les sources spécifiques au cannabis ; (2) reconnaissant que des produits et services identiques, qu'ils relèvent ou non du cannabis, présentent un risque de conflit ; (3) en reconnaissant que des produits apparemment sans rapport, par exemple les produits topiques, les stylos vaporisateurs, les produits comestibles et les joints pré-roulés, peuvent en réalité être liés en raison des circuits de distribution hautement réglementés et spécialisés ; et (4) en offrant un accès complet aux bases de données des marques déposées des 50 États.

Quelle est la première chose que vous retirez de votre collaboration avec Corsearch ?

Au cours des dernières années, Corsearch s'est attaché à relever les défis uniques de la compensation des marques destinées au marché du cannabis. Corsearch a réagi très tôt à l'émergence d'un marché du cannabis naissant et s'adapte aux changements réglementaires et à la croissance de la sphère mondiale du cannabis. Corsearch est également à l'écoute des commentaires de ses clients ; au fur et à mesure qu'ils découvrent de nouveaux défis liés aux marques de cannabis, ils adaptent l'outil de recherche de l'industrie du cannabis en conséquence. Corsearch s'engage fermement à créer des produits qui apportent une valeur ajoutée à ses clients.

À propos de Mary et Nicole

Mary Shapiro est directrice générale et Nicole Syzdek est avocate associée chez Evoke Law, PC, un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle situé à San Francisco, qui propose des services de conseil, de dépôt de demandes, de gestion des licences, de protection des droits, de gestion des dossiers et de résolution des litiges dans les domaines des marques, du droit d'auteur, de l'Internet, des technologies et du cannabis. Depuis 2009, Evoke Law continue de servir un large éventail de clients dans le secteur du cannabis, notamment des détaillants, des cultivateurs, des fabricants de produits, des distributeurs, ainsi que des fournisseurs de produits et services connexes. Evoke Law a récemment rédigé un guide stratégique sur les marques destiné à répondre à une notification de l'Office des marques concernant une marque liée au cannabis, dont la publication est prévue mi-2019. Vous pouvez en savoir plus sur Mary et Nicole sur www.evoke.law ou les contacter à l'adresse [email protected].

Clause de non-responsabilité

La recherche Corsearch sur l'industrie du cannabis n'est actuellement proposée que pour le marché américain. La consommation, la possession, la vente et la distribution de cannabis restent illégales au regard de la loi fédérale. Aucun élément contenu dans les produits et services de Corsearch n'est destiné à contribuer de quelque manière que ce soit à la violation de la loi applicable. L'enregistrement fédéral des marques n'est actuellement pas disponible pour les produits ou services qui violent la loi sur les substances contrôlées (CSA) 21 U.S.C. § 801 et seq. Pour les marques utilisées en relation avec des produits ou services qui enfreignent la CSA, l'enregistrement des marques au niveau de l'État peut ou non être disponible en fonction de la législation de l'État. Les produits et services de Corsearch ne doivent pas être utilisés en remplacement d'un conseil juridique compétent fourni par un avocat agréé dans votre juridiction. Les avocats souhaitant représenter des personnes et des entreprises opérant dans l'industrie du cannabis doivent consulter les règles du barreau applicables. Corsearch n'a aucune opinion sur la légalité du cannabis.

* La recherche de Corsearch sur l'industrie du cannabis inclut les marques déposées au niveau de l'État, où le cannabis est considéré par l'État comme étant légal pour un usage médical et/ou récréatif.