Jack Daniel's poursuit le fabricant de whisky Lonehand pour contrefaçon de marque et d'habillage commercial

Le monde des boissons alcoolisées est un secteur extrêmement compétitif et la valeur et l'importance des marques et de l'habillage commercial sont constamment mises à l'épreuve sur le marché, car les fabricants dépensent des centaines de millions de dollars pour l'image de marque et la conception et le développement des produits. La publicité et la commercialisation des boissons alcoolisées sont donc axées sur la reconnaissance par les consommateurs des noms de marque, de la conception et de l'emballage des produits, autrement dit de l'"habillage commercial".

La protection de l'habillage commercial ne nécessite pas d'enregistrement fédéral auprès de l'USPTO. L'habillage commercial est constitué des caractéristiques de l'aspect visuel d'un produit ou de son emballage (configuration, conception et/ou forme du produit) susceptibles d'indiquer la source du produit aux consommateurs. Les titulaires de marques qui allèguent une violation sans enregistrement fédéral peuvent être confrontés à un obstacle juridique supplémentaire, à savoir prouver que les consommateurs ont fini par reconnaître l'apparence ou l'emballage d'un produit comme un indicateur de source commerciale - c'est-à-dire comme une marque - l'exemple le plus célèbre étant la forme de la bouteille de Coca-Cola.

La contrefaçon de l'habillage commercial est une forme de contrefaçon de marque qui découle du droit de la concurrence déloyale. Elle permet aux parties qui peuvent prouver que l'apparence d'un produit ou de son emballage (ou les deux) mérite une protection juridique d'interdire à leurs concurrents de vendre des produits dont l'apparence est susceptible de créer une confusion chez les consommateurs qui rencontrent le produit prétendument contrefait sur le marché.

Brown-Forman Corporation a récemment intenté une action contre le fabricant de whisky Dynasty Spirits et Gulf Coast Distillers pour atteinte à la marque et à l'habillage commercial de sa marque Jack Daniel's. Brown-Forman affirme que la marque Lonehand Whiskey cause un "préjudice irréparable" à la marque et à l'habillage Jack Daniel's, qui consiste en une marque bien connue et un habillage commercial qui, selon elle, a acquis une signification secondaire importante, une bonne réputation et une association par les consommateurs.

Jack Daniel's est propriétaire de la marque pour la configuration tridimensionnelle d'une bouteille carrée contenant des "spiritueux distillés" dans la catégorie des spiritueux distillés, y compris le whisky. L'étiquette de Jack Daniel's comprend les expressions "Old No. 7", "Jack Daniel's'", "Tennessee" et "sour mash whiskey". Jack Daniel's décrit sa marque "emblématique" comme étant composée d'une bouteille carrée aux épaules angulaires, d'un goulot nervuré, d'un bouchon noir et d'une fermeture noire. Brown-Forman affirme que la bouteille de Lonehand Whiskey présente des caractéristiques similaires, notamment sa forme carrée, le lettrage arqué utilisé pour la marque Lonehand et l'utilisation des mots "Whiskey" et "Tennessee Sour Mash". La bouteille carrée tridimensionnelle Jack's Daniel's est enregistrée en tant que marque depuis le 28 février 2012. Jetez un coup d'œil aux images incluses dans l'enregistrement de la marque Jack Daniel's :

Outre l'affirmation selon laquelle Dynasty Spirits et Gulf Coast Distillers ont délibérément copié la bouteille de Jack Daniel's, la Commission a déclaré que la bouteille de Jack Daniel's n'était pas la même que celle de Dynasty Spirits. The Spirits BusinessBrown-Forman affirme que la société a demandé aux détaillants de placer Lonehand à côté de Jack Daniel's dans les magasins et d'utiliser des éléments de l'habillage de la marque du Tennessee dans les promotions. Le procès se poursuit en affirmant que le whisky Lonehand est un produit de qualité inférieure et que la stratégie commerciale globale de Dynasty Spirits a été "conçue pour tromper et induire en erreur les clients".

Regardez le produit Lonehand :

En fin de compte, la loi stipule que :

"L'habillage commercial peut être protégé s'il n'est pas fonctionnel et a acquis une signification secondaire et si son imitation crée un risque de confusion chez le consommateur. Fuddruckers, Inc. v. Doc's B.R. Others, Inc, 826 F.2d 837, 842. (9th Cir.1987), cité avec approbation dans Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc, 505 U.S. 763, 769-70, 773-74, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

"Il incombe au plaignant de prouver trois éléments de son action en contrefaçon d'habillage commercial : (1) la non-fonctionnalité ; (2) la signification secondaire ; et (3) la probabilité de confusion. Glob. Mfg. Grp.,LLC v. Gadget Universe.Com, 417 F. Supp. 2d 1161, 1165 (S.D. Cal. 2006) (citant Disc Golf Ass'n, Inc. v. Champion Discs, Inc. 158 F.3d 1002, 1005 (9th Cir. 1998).

Une affaire intéressante qui pourrait aider Brown-Forman en tant que précédent récent favorable est l'affaire Dan Aykroyd dans laquelle la société d'Aykroyd, Globefill, Inc, producteur de la tequila CRYSTAL HEAD, bien connue pour sa bouteille en forme de crâne, a découvert qu'une nouvelle société de tequila, Elements Spirits Inc, et son fondateur Kim Brandi, avaient commencé à conditionner l'alcool dans des bouteilles en forme de crâne. La société d'Aykroyd a intenté un procès pour atteinte à l'image de marque et a obtenu gain de cause par un verdict unanime. Dans cette affaire, un jury a estimé que la tequila de marque KAH d'Elements, présentée dans une "bouteille en forme de crâne inspirée du Jour des morts", était susceptible de faire croire aux consommateurs ordinaires qu'elle était fabriquée par CRYSTAL HEAD ou qu'elle lui était affiliée, et qu'elle avait été délibérément conçue de cette manière. Il est intéressant de noter que Globefill a appelé à témoigner un tatoueur et sculpteur local, qui a pu directement réfuter le témoignage de Brandi selon lequel la création de la forme de crâne était originale.

La société Brown-Forman est à juste titre agressive dans la protection de sa marque et de son habillage commercial et il sera intéressant de voir si elle aura autant de succès dans cette affaire qu'elle en a eu dans d'autres récentes impliquant son design de bouteille visiblement identifiable. Bien que l'on puisse soutenir que certains éléments de son habillage ne sont pas distinctifs et ne peuvent être protégés, la question est de savoir si l'impression commerciale globale des éléments non fonctionnels a une signification secondaire et une importance suffisantes pour indiquer aux consommateurs que le produit Lonehand est susceptible de créer une confusion sur le marché avec sa marque "emblématique". La question des mauvaises critiques ne nuit pas non plus à l'affaire du point de vue du préjudice.