Jack Daniel's cita in giudizio il produttore di whisky Lonehand per violazione del marchio e del trade dress

Il mondo delle bevande alcoliche è un settore estremamente competitivo e il valore e l'importanza dei marchi e del trade dress sono sempre messi alla prova sul mercato, dal momento che i produttori spendono centinaia di milioni di dollari per il branding e per la progettazione e lo sviluppo dei prodotti. La pubblicità e il marketing dei prodotti alcolici si concentrano quindi sul riconoscimento da parte dei consumatori dei nomi dei marchi, del design e della confezione dei prodotti, altrimenti noti come "trade dress".

La protezione del trade dress non richiede la registrazione federale presso l'USPTO. Il trade dress consiste nelle caratteristiche dell'aspetto visivo di un prodotto o della sua confezione (configurazione, design e/o forma del prodotto) in grado di indicare ai consumatori la provenienza del prodotto. I titolari di marchi che denunciano una violazione senza registrazione federale possono trovarsi di fronte all'ulteriore ostacolo legale di dimostrare che i consumatori hanno riconosciuto l'aspetto o l'imballaggio di un prodotto come un indicatore di provenienza commerciale, cioè come un marchio (l'esempio più famoso è la forma della bottiglia della Coca-Cola).

La violazione del trade dress è una forma di violazione del marchio che deriva dal diritto della concorrenza sleale. Consente alle parti che possono dimostrare che l'aspetto di un prodotto o della sua confezione (o di entrambi) è degno di protezione legale di proibire ai concorrenti di vendere prodotti dall'aspetto confusamente simile, tanto da poter causare confusione nei consumatori che incontrano sul mercato il prodotto oggetto della presunta violazione.

Un recente e interessante caso di marchio e trade dress è la causa che la Brown-Forman Corporation ha intentato contro il produttore di whisky Dynasty Spirits e Gulf Coast Distillers per violazione del marchio e del trade dress del proprio Jack Daniel's. Brown-Forman sostiene che il marchio Lonehand Whiskey sta causando un "danno irreparabile" al marchio e al trade dress Jack Daniel's, che consiste nel noto marchio e nel trade dress, che secondo Brown-Forman ha acquisito un significativo significato secondario, un buon avviamento e un'associazione da parte dei consumatori.

Jack Daniel's possiede il trade dress per la configurazione tridimensionale di un contenitore di bottiglia quadrata per "distillati" nella categoria degli alcolici distillati, compreso il whisky. L'etichetta di Jack Daniel's include le frasi "Old No. 7", "Jack Daniel's", "Tennessee" e "sour mash whiskey". Jack Daniel's descrive il suo trade dress "iconico" come composto da: una bottiglia quadrata con spalle angolate, un collo a coste, un tappo nero e una chiusura nera a strappo. Brown-Forman sostiene che la bottiglia di Lonehand Whiskey presenta caratteristiche simili, tra cui la forma quadrata, la scritta ad arco utilizzata per il marchio Lonehand e l'uso delle parole "Whiskey" e "Tennessee Sour Mash". La bottiglia quadrata tridimensionale di Jack's Daniel's è stata registrata come marchio dal 28 febbraio 2012. Date un'occhiata alle immagini incluse nella registrazione del marchio Jack Daniel's:

Oltre a sostenere che Dynasty Spirits e Gulf Coast Distillers hanno copiato di proposito la bottiglia di Jack Daniel's, secondo quanto riportato da The Spirits BusinessBrown-Forman sostiene che la società ha chiesto ai rivenditori di collocare Lonehand accanto a Jack Daniel's nei negozi e di utilizzare elementi del trade dress del marchio del Tennessee nelle promozioni. La causa prosegue sostenendo che il Lonehand Whiskey è un prodotto di qualità inferiore e che la strategia commerciale complessiva di Dynasty Spirits è stata "progettata per fuorviare e ingannare i clienti".

Guardate il prodotto Lonehand:

In definitiva, la legge stabilisce che:

"Il marchio può essere protetto se non è funzionale e ha acquisito un significato secondario e se la sua imitazione crea un rischio di confusione per il consumatore". Fuddruckers, Inc. v. Doc's B.R. Others, Inc., 826 F.2d 837, 842. (9th Cir.1987), citato con approvazione in Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 769-70, 773-74, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

"L'attore ha l'onere di provare tre elementi della sua rivendicazione di violazione del trade dress: (1) la non funzionalità; (2) il significato secondario; e (3) il rischio di confusione". Glob. Mfg. Grp.,LLC v. Gadget Universe.Com, 417 F. Supp. 2d 1161, 1165 (S.D. Cal. 2006) (citando Disc Golf Ass'n, Inc. v. Champion Discs, Inc., 158 F.3d 1002, 1005 (9th Cir. 1998).

Un caso interessante che potrebbe aiutare Brown-Forman come precedente favorevole recente è il caso Dan Aykroyd in cui la società di Aykroyd, Globefill, Inc. produttrice della tequila CRYSTAL HEAD, nota per la bottiglia a forma di teschio, scoprì che una nuova società di tequila, Elements Spirits Inc. e il suo fondatore Kim Brandi, avevano iniziato a confezionare liquori in bottiglie a forma di teschio. L'azienda di Aykroyd ha avviato una causa per violazione del marchio e ha vinto con un verdetto unanime. In quel caso, la giuria ha stabilito che la tequila a marchio KAH di Elements, contenuta in una "bottiglia a forma di teschio ispirata al Giorno dei Morti", poteva confondere i consumatori comuni facendogli credere che fosse prodotta da CRYSTAL HEAD o che fosse affiliata a CRYSTAL HEAD, ed era stata progettata di proposito in quel modo. Una nota interessante del processo è che Globefill ha chiamato come testimone un tatuatore e scultore locale, che è stato in grado di confutare direttamente la testimonianza di Brandi secondo cui la creazione della forma a teschio era originale.

L'azienda Brown-Forman è giustamente aggressiva nella protezione del suo marchio e del suo trade dress e sarà interessante vedere se avrà successo in questo caso come in altri recenti che riguardano il design della sua bottiglia visibilmente identificabile. Sebbene si possa sostenere che alcuni elementi del suo trade dress non siano distintivi e non tutelabili, la questione è se l'impressione commerciale complessiva degli elementi non funzionali abbia un significato secondario e un'importanza sufficiente per indicare ai consumatori che il prodotto Lonehand è in grado di creare confusione sul mercato con il suo marchio "iconico". Anche la questione delle recensioni negative non danneggia il caso dal punto di vista del danno.