Quatre principes de common law en matière d'atteinte à la marque que vous devez connaître

Dans quelle mesure devons-nous nous inquiéter de la contrefaçon de marque en common law ? 

C'est une question que les grandes entreprises se posent souvent. Les responsables de la gestion des marques et les juristes d'entreprise ont la lourde tâche de veiller à ce qu'aucune piste ne soit négligée au cours de la procédure d'enregistrement des marques. Il convient de les féliciter pour plusieurs raisons : 

1. La vérification des sources de common law a toujours été un processus fastidieux. 
2. Il est facile de supposer qu'un nom apparemment disponible est mûr pour la cueillette. 

Il est intéressant de noter que la deuxième raison est un véritable problème, car il ne faut pas partir du principe que les petites entreprises ne peuvent jamais constituer une menace réelle pour votre marque. Cette idée ne pourrait être plus éloignée de la vérité. 

La contrefaçon de marque en droit commun

Les petites entreprises qui possèdent des marques non enregistrées peuvent en fait constituer une menace importante pour les bénéfices des grandes entreprises s'il s'avère qu'elles détiennent la propriété de marques dans lesquelles la grande entreprise a déjà lourdement investi. 

Qu'il s'agisse d'une entreprise à la recherche d'un candidat à l'enregistrement d'une marque qui ne rencontrera pas d'opposition, ou d'une petite entreprise souhaitant intenter une action en contrefaçon de marque, il est important de reconnaître à la fois les privilèges et les limites de la protection offerte par la common law. 

Quatre éléments du droit commun des marques à ne pas négliger

Aujourd'hui, nous allons voir comment les logiciels de gestion des marques assistés par la technologie peuvent offrir aux entreprises un avantage concurrentiel lorsqu'il s'agit de se protéger contre la contrefaçon de marques de droit commun (et pourquoi la recherche de sources de droit commun n'est plus aussi fastidieuse qu'auparavant). 

Disposer d'analyses juridiques précises à portée de main est un atout considérable. Non seulement ces informations permettent d'éviter des erreurs coûteuses, mais elles fournissent également le type d'informations exploitables qui permettent aux utilisateurs de garder plusieurs longueurs d'avance sur la concurrence. 

1. "Premier à utiliser" contre "premier à déposer"

L'un des aspects les plus fondamentaux de la protection de votre marque contre les atteintes au droit commun des marques est la compréhension de la différence entre "premier utilisateur" et "premier déposant". 

Dans les pays où l'usage est prioritaire (Irlande, États-Unis, Royaume-Uni), les marques ont le privilège d'être assez bien protégées sans être enregistrées. Tant que l'on peut prouver la réception de monnaie en échange de produits et/ou de services, la propriété légale est généralement accordée - en cas de litige. 

Cela dit, si une entreprise n'a vendu des produits que dans un pays "premier utilisateur", elle ne se rend peut-être pas compte du privilège dont elle jouit réellement. Son gouvernement lui dit en substance : "Vous avez une idée géniale ? Vous avez une idée géniale ? N'attendez pas notre approbation, lancez-vous dès maintenant. 

À l'inverse, les pays où l'on est le premier à déposer un dossier transmettent un message différent : Vous avez une idée géniale ? Ne la mettez pas à l'essai avant de vous adresser d'abord à nous. Dans ces pays (Chine, Allemagne, France), le gouvernement ne se soucie pas de savoir si quelqu'un d'autre a volé l'idée brillante que vous avez passionnément testée auprès de différents segments de marché au cours de l'année écoulée. 

Ce qu'il faut retenir : Connaître la procédure légale d'enregistrement des marques dans le pays où l'on exerce son activité. 

2. La protection est limitée

C'est là que de nombreux entrepreneurs inexpérimentés se retrouvent coincés : ils supposent qu'ils bénéficient d'une protection totale en vertu de la common law, alors qu'ils ne disposent que d'une protection limitée. Ce n'est pas parce que vous avez été le premier à l'utiliser que vous pouvez à juste titre empêcher que la marque soit utilisée d'une autre manière. 

N'oubliez pas qu'une marque est un identifiant de votre marque qui la distingue d'une autre. Tous les noms de marque ne remplissent pas cette fonction, même s'il s'agit de marques déposées. 

Le système de classification de Nice comporte 45 catégories. Chacune de ces catégories autorise l'usage légal des marques pour des types spécifiques de produits et de services. La protection de la common law ne s'étend pas à plusieurs catégories, tout comme l'enregistrement d'une marque ne s'étend pas automatiquement à plusieurs catégories. Vous devez enregistrer votre marque dans les catégories spécifiques que vous souhaitez afin d'en conserver la propriété légitime. 

En outre, la common law n'accorde pas aux détenteurs de marques le droit de percevoir des dommages-intérêts en cas de litige portant sur une contrefaçon de marque. 

Ce qu'il faut retenir : Ne partez pas du principe que vous bénéficierez du même niveau de protection que les marques déposées. 

3. Vérifiez vos domaines

Si votre entreprise n'est pas en ligne, existe-t-elle vraiment ? Dans le monde électronique d'aujourd'hui, les consommateurs se tournent de plus en plus vers l'internet avant de prendre des décisions d'achat. Les entreprises construisant de plus en plus de sites web pour répondre à ce besoin, les questions juridiques relatives aux noms de domaine ne cessent de croître. 

L'utilisation des noms de domaine est protégée par la common law dans des pays comme les États-Unis, d'où l'importance d'une recherche approfondie. Au début de l'internet, les organisations n'avaient le choix qu'entre une poignée de formats de domaines de premier niveau (.com, .edu, .gov). Aujourd'hui, nous disposons de dizaines de formats de domaines supplémentaires. Si ces options ont ouvert le champ de jeu, elles n'ont guère contribué à réduire les litiges concernant les noms de domaine de "second niveau". 

Le nom de deuxième niveau est le nom situé directement à gauche du nom de premier niveau. Deux noms de domaine de deuxième niveau identiques ne peuvent résider sous le même domaine de premier niveau. 

Par exemple, même si nous soupçonnons que la Delta Faucet Company et Delta Airlines aimeraient avoir le domaine "delta.com", seule une "société Delta" peut légalement le posséder. Pendant longtemps, Delta Financial (Woodbury, NY) a possédé ce domaine, mais Delta Airlines l'a acquis. 

Selon Bloomberg : 

"Contrairement au monde .com, où delta.com peut coexister avec deltadental.com, il ne peut y avoir qu'un seul .delta. En fait, l'ICANN n'autorisera pas deux demandes pour des noms qui sont suffisamment similaires pour créer une confusion chez les utilisateurs. Et si plusieurs entreprises demandent le même nom, c'est le plus offrant lors d'une vente aux enchères qui l'emportera. Si vous craignez la concurrence, posez votre candidature rapidement. 

Faits amusants : Noms de domaine 

• Chanel, Deckers, Tiffany, Louis Vuitton, Gucci et Coach sont les parties qui obtiennent le plus souvent la renonciation à un nom de domaine. 
• C'est Chanel qui a obtenu le plus de dommages et intérêts (1 milliard de dollars), suivie de Burberry Limited (523 millions de dollars) et de Gucci (208 millions de dollars). 
• L'abandon d'un nom de domaine prend en moyenne 4,6 mois (50 % entre 2,4 et 8,0)*. 

*Tiré du Rapport sur les litiges 2016 de LexMachina 

Ce qu'il faut retenir : Utilisez des logiciels assistés par la technologie pour effectuer des recherches approfondies dans les domaines sans vous compliquer la vie. 

4. Vérifiez vos applications

L'utilisation de l'App Store est une autre "nouvelle pratique" qui a une incidence sur les litiges en matière de marques de common law. En juin 2015, plus de 100 milliards d'applications mobiles avaient été téléchargées à partir de l'App Store d'Apple. Mais Apple n'est pas le seul sur le marché. Google Play, Windows Phone Store et BlackBerry App World vendent également des applications en ligne. 

On estime que 60 000 nouvelles applications sont créées chaque mois dans des catégories allant du sport et du divertissement à la productivité et à l'organisation. Comme on pouvait s'y attendre, bon nombre des entreprises et des personnes qui créent ces applications ne déposent pas de marque officielle pour leur nom. 

Les grandes entreprises ne doivent pas oublier que les applications (ainsi que la musique) sont considérées comme de la propriété intellectuelle. Là encore, la même règle s'applique : tant que l'historique des transactions et la première utilisation peuvent être prouvés, les noms d'applications sont protégés par la common law. 

Principaux enseignements : Utilisez des logiciels assistés par la technologie pour rechercher des applications et des bibliothèques musicales en un seul endroit. 

Faits amusants : Applications 

• Les utilisateurs passent 90 % de leur temps dans les applications par rapport au Web mobile. 
• Les téléchargements d'applications mobiles devraient atteindre environ 269 milliards en 2017. 
• Le chiffre d'affaires des applications mobiles s'est élevé à 69,7 milliards de dollars américains en 2015. 
• Les revenus des applications mobiles devraient générer 188,9 milliards de dollars américains d'ici 2020. 

Une longueur d'avance sur la common law

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est souvent fastidieux d'effectuer une recherche approfondie en matière de common law. Passer d'une base de données à l'autre prend du temps, est fatigant et ennuyeux. 

Avec NameCheck™, les entreprises peuvent obtenir un baromètre de haut niveau pour évaluer la probabilité d'une infraction au droit commun des marques sans se compliquer la vie. L'algorithme propriétaire du logiciel évalue les contrevenants de common law les plus modernes en quelques secondes. 

La plateforme permet de contrôler de manière significative les fauteurs de troubles les plus courants de la common law : 

• App Stores 
• Bibliothèques musicales 
• Noms de domaine 
• Linguistique / sens des mots 

Que pourrait faire votre entreprise si elle disposait d'un accès instantané aux données pertinentes de la common law ? 

✕

Parlez à l'un de nos experts

Découvrez pourquoi Corsearch est le bon choix pour vous.

• Accès à plus de 1100 bases de données en ligne couvrant les marques, le droit coutumier, les noms de domaine et les données réglementaires, auxquelles plus de 5 000 clients font confiance.
• Générer des noms de candidats pour de nouvelles marques et vérifier instantanément s'il y a des conflits.
• Tirer parti de l'expertise sectorielle en matière de recherche de marques pour préparer vos noms candidats à l'enregistrement.
• Protégez votre marque de manière proactive et prouvez la valeur de votre entreprise

Corsearch bénéficie de la confiance de :

• 
• 
• 
• 
• 
•