Trademark Clearance in the Legal Cannabis Industry: Preguntas frecuentes para los profesionales de la PI

En muchos países, el mercado legal del cannabis está creciendo de forma significativa a medida que cambian las leyes y las actitudes hacia esta planta. Los datos sobre marcas registradas reflejan esta comercialización, ya que la actividad internacional en materia de marcas ha aumentado en total un 1 478 % en los últimos cinco años. Este aumento ha sido más pronunciado en mercados maduros como los de Estados Unidos y Canadá. Respectivamente, la USTPO y la CIPO recibieron un 431 % y un 848 % más de solicitudes de productos y servicios relacionados con el cannabis en 2020 que en 2015.

Aunque todos los candidatos a marca se enfrentan a retos similares en la fase de desarrollo y registro, existen algunas cuestiones únicas a la hora de desarrollar nuevas marcas en el sector del cannabis legal en Estados Unidos y Canadá para los profesionales de las marcas.

Teniendo en cuenta estos retos, a principios de este mes moderé una mesa redonda virtual de expertos para debatir sobre la gestión eficaz de las marcas registradas en el sector del cannabis con Nicole Katsin, de Evoke Law, PC; Eric Maiers, de Greenberg Traurig, en Estados Unidos; y Gabriel St-Laurent, de ROBIC, en Canadá. Mi colega Anna Arakelyan también aportó sus ideas al debate. Anna es directora de operaciones de investigación en EE. UU. y experta en productos de autorización de cannabis.

El panel respondió amablemente a las preguntas de los asistentes; a continuación se resumen las respuestas. Si tiene alguna pregunta que le gustaría que le respondiéramos, envíela por correo electrónico a [email protected]

Preguntas frecuentes: los retos de la verificación de marcas registradas en el sector legal del cannabis

1. Dado que un número considerable de estados ha legalizado el cannabis, cabe suponer que Estados Unidos seguirá los pasos de Canadá y legalizará el cannabis a nivel federal en los próximos años. ¿Cómo crees que afectará el registro federal a la tramitación de las solicitudes relacionadas con el cannabis en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) en general?

Algunos de los participantes en la mesa redonda opinan que, aunque la legalización a nivel federal podría facilitar un poco el registro de marcas, aún es demasiado pronto para estar seguros. Para tener más certeza, es necesario aclarar cómo trataría la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) los productos de cannabis (ya sea por separado de otros productos de las clases de Niza o no), dónde se venderían y otras cuestiones prácticas.

Una cuestión fundamental que se planteó fue hasta qué punto la legalización en Estados Unidos podría afectar a los registros de marcas estatales a la hora de solicitar un registro federal. La impresión general era que los cambios a nivel federal requerirían una exhaustiva investigación de los derechos anteriores en cada estado.

2. ¿Intentan las empresas o los particulares registrar marcas con nombres de variedades de cannabis o las variedades se consideran términos genéricos y, por lo tanto, no se pueden registrar como marcas?

El grupo de expertos consideró que esta cuestión se resolvería probablemente en función de las diferencias nacionales en materia de legislación y regímenes de marcas. En el caso de los mercados de cannabis legal más maduros, en los que las empresas producen variedades totalmente nuevas, se sugirió la posibilidad de registrar en el futuro los nombres de las variedades como parte de una estrategia de propiedad intelectual más amplia. Si las empresas consiguieran patentar un producto totalmente nuevo, esto podría respaldar el registro de las marcas que lo acompañan.

Se sugirió que una vía podría ser seguir una estrategia de la industria farmacéutica y considerar la posibilidad de crear dos nombres de cepa, uno de marca y otro genérico.

3. ¿Ofrecerá Corsearch en el futuro a los usuarios una base de datos de dispensarios de Estados Unidos y/o Canadá que podamos utilizar para realizar una selección preliminar?

En Corsearch creemos en la mejora continua de nuestros productos. Cuando esté disponible una base de datos relevante sobre dispensarios, trabajaremos para incorporarla a la colección de recursos que incluimos en nuestro buscador «Cannabis Industry Search». Si dicha base de datos llegara a estar disponible para su uso en línea, también estudiaremos la posibilidad de obtener la licencia y de incorporarla a nuestra plataforma de selección.

4. A la hora de registrar una marca que incluya THC, ¿recomendaría realizar una única búsqueda para todas las clases de productos pertinentes, como productos comestibles, cremas, tinturas, etc.?

Anna Arakelyan, de Corsearch, respondió: «En la medida de lo posible, no aplicamos restricciones por clase al realizar búsquedas de cannabis. Analizamos los productos de cannabis y enumeramos los artículos de cannabis al margen de cualquier clase, independientemente del producto que se haya solicitado, con el fin de asegurarnos de que no se nos escapa ninguna variante exacta o muy similar de la marca solicitada. No limitamos la búsqueda por clase, incluso si un cliente solicita una clase concreta o si su pedido de búsqueda incluye clases específicas; analizamos un panorama mucho más amplio al proporcionar los resultados de nuestro informe de búsqueda. Incluso si el producto es un «comestible», miramos más allá de esas clases para incluir marcas de la clase 41, ya que también existe un número significativo de marcas registradas para servicios de información».

5. Al realizar la búsqueda, ¿sólo se buscaría cannabis?

Una vez más, Anna Arakelyan señaló: «Al realizar una solicitud de búsqueda, conviene indicar a qué producto o mercado se refiere. Así pues, si se trata de productos de confitería o tópicos con cannabis, nos gustaría saberlo. No, la búsqueda no se limitaría solo al cannabis, sino que abarcaría cualquier producto en el que se utilice el cannabis, además de una visión general de los productos, incluso fuera del mercado del cannabis».

6. ¿Es probable que se cree una categoría de productos específica para el cannabis?

El panel informó de que se ha debatido esta cuestión en el sector, pero que unos cambios radicales podrían plantear un problema para la armonización de las marcas. Dado que una nueva clase específica para el cannabis requeriría la armonización entre múltiples jurisdicciones, esto podría resultar problemático. No obstante, se señaló que la INTA cuenta con comités que están estudiando esta cuestión, aunque es posible que no se llegue a una resolución de forma inmediata.

7. ¿Se incluirán los datos de Weedmaps en la oferta de Corsearch?

Anna Arakelyan dijo: «Realizamos búsquedas en Weedmaps, pero poner esos datos a disposición de Screening supondría un paso adicional, ya que implicaría obtener una licencia del proveedor para utilizar la información. Sin embargo, si solicita una búsqueda sobre el sector del cannabis, eso también se incluiría en la búsqueda. Contamos con un equipo de analistas que trabaja en esta área, por lo que, si encuentran una nueva fuente o término mientras realizan sus búsquedas, modificamos nuestros criterios de búsqueda en consecuencia. Pedimos a los clientes que nos avisen si tienen alguna solicitud especial o si hay alguna base de datos concreta que les gustaría que incluyéramos.

Búsqueda en el sector del cannabis de Corsearch

La normativa relativa a la producción, distribución y consumo de cannabis varía actualmente de un estado a otro en los Estados Unidos. Esto puede plantear dificultades a la hora de realizar los análisis de disponibilidad de marcas. Los abogados especializados en marcas y las propias marcas deben optimizar sus estrategias de análisis de disponibilidad para obtener resultados exhaustivos de forma rápida y asequible, teniendo en cuenta al mismo tiempo los registros estatales locales y el derecho consuetudinario.

Por eso, Corsearch ha desarrollado sus soluciones de búsqueda para el sector del cannabis en Estados Unidos y Canadá, que llevan a cabo nuestros analistas de búsqueda especializados en cannabis. El alcance de cada búsqueda en el sector del cannabis presenta las siguientes características:

• Una amplia gama de bienes y servicios relacionados con el cannabidiol, el cannabis, el CBD y los productos del cáñamo.
• Las búsquedas pueden incluir, entre otros, artículos para fumar (vape/cigarrillos electrónicos*), tópicos y comestibles.
• Identificación de posibles conflictos con cepas y dispensarios.
• Comprobación de las marcas médicas y recreativas existentes a partir de fuentes líderes de la industria del cannabis.
• Las búsquedas pueden incluir marcas registradas a nivel estatal en aquellos estados donde el cannabis se considera legal para uso médico y/o recreativo.

*nueva función

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