El papel de las marcas en la franquicia

¿Eres más de Big Mac™ o de Whopper™? Pues bien, con las credenciales adecuadas y un contrato de franquicia, ¡podrías regentar tu propio restaurante McDonald’s™ o Burger King™ y tener hamburguesas a raudales!

Una franquicia es un acuerdo entre dos partes que otorga a una persona o grupo de personas (el franquiciado) los derechos para comercializar un producto o servicio utilizando la marca y el logotipo de otra empresa (el franquiciador). Puede ser una buena manera de iniciar su propio negocio al tiempo que opera bajo una marca establecida.

Los franquiciados pagarían un canon por adelantado para poner en marcha su negocio y royalties mensuales a partir de entonces al franquiciador. A cambio, los franquiciadores pueden ofrecer una amplia variedad de servicios a los franquiciados. Además de facilitar al franquiciado el uso de marcas y logotipos, le proporcionan un sistema completo para hacer negocios. También ayudan en los aspectos prácticos del establecimiento: la ubicación, la distribución de los locales y el diseño interior, la contratación y formación del personal, los servicios de publicidad y marketing, así como el suministro de productos.

Tipos comunes de franquicias

Hay muchos ejemplos de franquicias. Y los más conocidos son probablemente los restaurantes de comida rápida, marcas internacionales como Burger King y McDonald’s. Según Franchise Direct, casi el 90 % de los restaurantes Burger King son propiedad de franquiciados independientes y están gestionados por ellos. McDonald’s ofrece en su página web una descripción general completa de su sistema de franquicias y afirma allí que aproximadamente el 93 % de los restaurantes McDonald’s de todo el mundo son propiedad de empresarios locales independientes y están gestionados por ellos.

Además, hoy en día hay una amplia variedad de empresas en expansión en casi todos los sectores empresariales que operan bajo acuerdos de franquicia. ¡Entre ellas se encuentran gimnasios, agencias inmobiliarias, clases de deportes, cuidados de mascotas, peluquerías, servicios de automoción y atención sanitaria! Empresas como Clarks Shoes, Pitman Training, Snap Printing, O2 y Toni & Guy son otros ejemplos de marcas europeas de franquicia muy conocidas.

Los franquiciadores y sus marcas

Como franquiciador, el principal derecho legal que concede a sus franquiciados es el derecho a utilizar sus marcas registradas. Dado que el franquiciado también reproducirá su modelo de negocio, necesitará utilizar sus marcas registradas y logotipos para comercializar y vender los productos o servicios bajo su marca.

Como franquiciador, deberá informar claramente a su franquiciado de cómo puede y no puede utilizar sus marcas. También es su obligación asegurarse de que sus marcas están registradas en las oficinas de marcas necesarias. El registro de sus marcas es de vital importancia, ya que el objeto de su acuerdo de franquicia con el franquiciado es la propia marca. Por lo tanto, se deduce que una fuerte protección de la marca por parte del franquiciador le dará más poder de negociación y de negocio.

Cómo registrar y proteger sus marcas

Los procedimientos de registro de marcas pueden variar ligeramente de un país a otro, pero todos comparten un objetivo común: otorgar al titular un derecho sobre su marca, siempre que esta sea distintiva y no descriptiva, y que no exista riesgo de confusión con marcas anteriores de terceros. Dependiendo del territorio en el que se presente la solicitud, esta puede ser presentada, por lo general, directamente por el titular de la marca o por un representante designado (abogado especializado en marcas).

El plazo de tramitación aproximado para una solicitud de marca estándar es de unos diez meses, dependiendo del territorio. Aunque ahora es el momento ideal para presentar una nueva solicitud de marca en Estados Unidos ante la USPTO, ya que, según IP Watchdog, el volumen de solicitudes de marcas ha disminuido debido a la COVID-19, lo que ha dado lugar a plazos de tramitación más rápidos en el registro.

Una vez registrada, deberá seguir protegiendo su marca comercial frente a posibles infracciones por parte de terceros, como la competencia. Manténgase alerta y supervise su marca comercial en todo momento. Esto le ayudará a evitar que terceros soliciten el uso de marcas similares a la suya, lo que debilitaría la fuerza de su marca. Un servicio de vigilancia especializado puede ayudarle en esta tarea. El servicio ExpertWatch de Corsearch supervisa sus marcas comerciales y eslóganes y le avisa automáticamente de las solicitudes de marcas que puedan entrar en conflicto. De esta forma, minimiza el riesgo de pasar por alto posibles infracciones de marca y ahorra tiempo al recibir únicamente alertas de vigilancia relevantes.

Acuerdo de franquicia

Cuando se trata de franquicias, existen salvaguardias legales para mantener el control de la marca, la coherencia y la protección de la propiedad intelectual, en forma de un acuerdo de franquicia. Este acuerdo protege el uso de los derechos de PI, el modelo de negocio y la marca de los franquiciadores frente a usos indebidos. También prevé un modelo de operaciones, que ofrece al franquiciado una visión clara de las operaciones cotidianas de la empresa.

En Estados Unidos, también debe ofrecerse un documento de divulgación de la franquicia (FDD) a las personas interesadas en comprar una franquicia estadounidense como parte del proceso de diligencia debida previo a la venta. Se trata de una divulgación legal y contiene información esencial para los franquiciados potenciales que están a punto de realizar una inversión financiera significativa.

La Comisión Federal de Comercio ha elaborado una Guía de cumplimiento de la Norma sobre franquicias con el fin de ayudar a los franquiciadores a cumplir con la Norma sobre franquicias modificada de la Comisión Federal de Comercio a la hora de redactar sus contratos de franquicia. (La Norma sobre franquicias original entró en vigor el 21 de octubre de 1979, y la Comisión Federal de Comercio aprobó las modificaciones a dicha Norma el 22 de enero de 2007).

El punto 13 de la Guía de cumplimiento de la normativa sobre franquicias trata sobre las marcas registradas y ofrece ejemplos para los franquiciadores; además, aborda la divulgación de información sobre las marcas registradas a los posibles franquiciados de la siguiente manera:

"Exige a los franquiciadores que revelen si cada una de sus principales marcas está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("PTO"), así como la solicitud, renovación y otra información relacionada".

El punto 13 también exige la divulgación de otra información, incluyendo: "la existencia de cualquier litigio pendiente, acuerdos, convenios o derechos superiores que puedan limitar el uso de la marca por parte del franquiciado; y cualquier obligación contractual del franquiciador de proteger el derecho del franquiciado a utilizar las marcas principales, y de proteger al franquiciado frente a reclamaciones por infracción o competencia desleal".

Infórmese bien

Independientemente del territorio en el que opere, cualquier acuerdo entre franquiciador y franquiciado estará cubierto por un contrato de franquicia. Y ambas partes tendrán que llevar a cabo la diligencia debida previa a la venta, con la ayuda de un abogado cualificado. Deben estar completamente seguras de que se trata de la asociación y el camino a seguir correctos para ambas empresas. Los franquiciados deben conocer a fondo el historial de transacciones de las marcas del franquiciador, con la ayuda de su abogado, y descubrir qué marcas, si las hay, están pendientes, en litigio, son vulnerables a acciones de no uso, etc. Esto es de suma importancia.

Licencias

Otro método para conceder a un tercero el uso de su marca o logotipo es mediante la concesión de una licencia. Este tipo de relación jurídica tiene un alcance más limitado que la franquicia y se refiere únicamente al uso de una marca. También se puede conceder una licencia a un tercero sobre una tecnología o una patente.

Un ejemplo muy conocido de cómo funciona la concesión de licencias de marcas registradas se puede observar al visitar un Pizza Hut™ en un hotel Marriott. Según el *Handbook of Hospitality Marketing Management* y su editor, Haemoon Oh, Pizza Hut firmó un acuerdo de licencia con Marriott en 1989, que permitía a Pizza Hut operar quioscos en los vestíbulos de los hoteles Marriott.

Cuando una franquicia no sale según lo previsto

Al igual que en todas las relaciones comerciales, a veces las cosas no salen según lo previsto en los contratos de franquicia. Sería prudente que ambas partes contaran con estrategias de salida, por si surgieran contratiempos, y siempre se recomienda al franquiciador que supervise sus marcas antes, durante y después de la rescisión de cualquier contrato de franquicia.

A continuación se incluye un extracto de un artículo reciente publicado en agosto de 2019 por The National Law Review titulado«No se sienta mal por proteger sus derechos de franquicia y de marca registrada». El artículo ha sido escrito conjuntamente por el socio Jason B. Binford y la asesora jurídica especial Lisa Hemphill, de Foley and Lardner LLP:

«Si un franquiciado incumple o viola el contrato de franquicia, el franquiciador debe tomar medidas para proteger su marca, ya que esta simboliza el fondo de comercio de la franquicia y constituye su activo más valioso. No vigilar la marca y permitir que un franquiciado al que se le ha rescindido el contrato siga utilizándola puede debilitar significativamente la marca y el valor de la licencia de franquicia».

El artículo aborda en profundidad la cuestión de qué hacer en caso de que se rompa una relación de franquicia y ofrece ejemplos de jurisprudencia estadounidense sobre este tema, por si desea obtener más información.

Primeros pasos hacia la franquicia

Llevar a cabo la debida diligencia previa a la venta y garantizar que se cuente con la protección de la propiedad intelectual y las marcas registradas son algunos de los pasos más importantes en el proceso de franquicia. ¡Corsearch acompaña tanto a los franquiciadores como a los franquiciados (y a sus abogados) en cada paso del camino!

Los franquiciados y sus abogados pueden utilizar nuestra plataforma para llevar a cabo la diligencia debida y obtener una supervisión completa de la situación de cualquier marca en cada territorio.

Si los posibles franquiciadores necesitan poner sus asuntos en orden y presentar una solicitud de registro de marca, su abogado especializado en marcas puede realizar una búsqueda preliminar de exclusión y una búsqueda de disponibilidad de cualquier marca candidata, y obtener acceso inmediato a los resultados de la búsqueda a través de nuestra plataforma.

Además, una vez que la marca se ha registrado con éxito, se puede configurar una alerta sobre la misma mediante el servicio ExpertWatch, y el titular de la marca recibirá notificaciones automáticas sobre nuevas solicitudes de marcas de terceros que puedan suponer una infracción. Esto permite al franquiciador seguir protegiendo en todo momento la solidez de su marca durante la vigencia de cualquier contrato de franquicia.

La eficiencia comienza con una búsqueda preliminar de marcas registradas que te ofrece rápidamente candidatos sólidos para llevar adelante el proceso de autorización. Empieza hoy mismo tu andadura en el mundo de las franquicias con nuestra potente herramienta de selección, ExaMatch.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

*Este es un artículo de opinión informativo del autor. Las opiniones y puntos de vista expresados en este artículo son los del autor y no representan necesariamente la política ni las posturas oficiales de Corsearch ni de sus clientes.

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