Seis formas frustrantes de perder los derechos de marca

¿Qué ocurre después de registrar una marca?

La solicitud se aprueba, el certificado de registro se archiva en algún cajón y todo el mundo vuelve al trabajo.

El abogado interno que trabajó duro gestionando la solicitud pasará rápidamente a otras tareas. Como dice el refrán: "Ojos que no ven, corazón que no siente".

La verdad incómoda es que ser propietario de una marca no es como ser propietario de una casa, se parece mucho más a alquilar.

Usted, el titular de la marca, ha aceptado cuidar de su marca a cambio de derechos exclusivos. Si no gestiona la marca adecuadamente, se arriesga a perder esos derechos.

Pero, ¿cómo es exactamente el cuidado de una marca?

En este artículo, le revelaremos seis posibles formas en que su empresa podría perder los derechos de marca y cómo reducir la probabilidad de que eso ocurra.

Seis posibles formas de perder sus derechos de marca

Aunque siempre hay excepciones, es importante recordar que el 99% del mantenimiento de las marcas está completamente bajo tu control. Solo necesitas un alto nivel de organización y una sólida estrategia defensiva para estar al tanto de todo.

En términos generales, las formas en que su empresa puede perder una marca pueden dividirse en dos categorías:

1. Actos no intencionados del propietario
2. No uso de las marcas

Pero los seis puntos siguientes explorarán estas dos categorías con más detalle.

1. Falta de renovación y gestión de carteras

En primer lugar, el culpable más obvio: no darse cuenta de cuándo hay que renovar las marcas.

Once your mark is filed with the U.S. Patent and Trademark Office’s (USPTO) Principal Register, your certificate of registration is valid for an initial term of ten years.

A partir de ese momento, es responsabilidad del propietario solicitar la renovación cada diez años. Dado que la mayoría de las grandes empresas utilizan sistemas de registro de expedientes para evitar que se pasen por alto los plazos, normalmente se evitan estos descuidos.

Dicho esto, revisar una marca una vez cada diez años es un gran error.

Obviamente, en una década pueden cambiar muchas cosas: surgen nuevas empresas, nacen nuevos productos y se presentan nuevas solicitudes. Desgraciadamente, muchas empresas se olvidan de vigilar las marcas que no sean sus "joyas de la corona", pues suponen que no pueden permitirse vigilar más que eso.

Pero esto crea un círculo vicioso para los titulares de marcas, lo que nos lleva al siguiente punto.

2. Su marca pierde carácter distintivo

Dado que las marcas se emiten para preservar su carácter distintivo, cualquier cosa que diluya el significado de una marca puede ser motivo de cancelación. Estos casos no sólo suponen la pérdida de derechos, sino que también pueden obligar a las empresas a realizar costosas campañas de renovación de marca o a renunciar por completo a un determinado producto o servicio.

Volvemos al dilema: ¿cómo puede una gran empresa controlar todas las marcas sin arruinarse?

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3. Su marca se vuelve genérica

Escalera mecánica. Trampolín. Aspirina.

¿Qué tienen en común estas marcas? Todas ellas fueron en su día marcas registradas de propiedad oficial y ahora son palabras de uso cotidiano. A veces, los nombres de marca se hacen tan populares que adquieren vida propia. Una vez que una marca ha alcanzado el estatus de genérica, la pérdida de carácter distintivo implica la pérdida de protección de la marca.

La ironía, por supuesto, es que estas empresas trabajaron muy duro para alcanzar altos niveles de reconocimiento, sólo para que la protección de su marca cayera. Este es el único punto de nuestra lista que no está completamente bajo su control. Pero, teniendo en cuenta las muchas formas en que pueden perderse los derechos, éste es sin duda el más deseable de estos escenarios.

4. Usted pierde en los litigios

This one is straightforward — fail to do your homework, and risk getting sued. Companies can reduce their risk of trademark infringement by conducting thorough trademark search clearance processes before application.

Por desgracia, a veces se aprueban marcas que luego acaban en los tribunales.

While the USPTO will do its best to ensure your mark isn’t too similar to anyone else’s, they aren’t perfect. Most of the time, when large corporations find themselves in hot water, it’s because they overlooked “a little guy.”

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5. Infracciones quinquenales de dependencia

Maintaining a mark’s international rights, as granted by the World Intellectual Property Organization (WIPO), involves a little extra attention. Should a mark lose distinctiveness at home during the first five years of registration, international registration is forfeited by default.

Sus derechos en virtud del Protocolo de Madrid están supeditados al mantenimiento de la integridad de la marca estadounidense durante esos cinco primeros años.

En otras palabras, si pierdes tu marca en casa, la perderás en todas partes.

Aunque técnicamente una empresa podría evitar esta situación presentando una solicitud individual a cada país de interés, hacerlo es más costoso, lleva más tiempo y aumenta los flujos de trabajo administrativos.

6. Infracción por uso incorrecto

Por último, las instituciones de marcas se diseñaron para ser prácticas. Eso significa que "si no la usas, la pierdes".

Dado que la propiedad de la marca depende de su uso activo, los propietarios deben presentar a la USPTO pruebas de uso continuado entre los cinco y seis años siguientes al registro.

La falta de uso de una marca durante tres años consecutivos se considera abandono, a menos que se demuestre lo contrario. Además, las empresas deben ser capaces de demostrar que están utilizando la marca según su intención original. Obviamente, esto es más importante en EE.UU. (donde la intención de uso se exige durante el registro) que en la UE.

Aunque no es probable que el gobierno esté mirando por encima de su hombro, otra empresa sí podría hacerlo. Si alguien llega a la conclusión de que su marca no se está utilizando tal como se solicitó, puede solicitar su revocación. Por ello, es fundamental mantener un registro de uso pertinente.

Mantener sus derechos de marca

Como puede ver, hay muchas formas diferentes de perder los derechos de marca.

Though it may seem obvious, it’s worth emphasizing: Trademark offices are not monitoring online or offline markets for unauthorized use on your behalf. Maintaining the integrity of your mark, and preventing others from infringing, upon it is the responsibility of the trademark owner.

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