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Jack Daniel's demanda al fabricante de whisky Lonehand por infracción de marca e imagen comercial
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El mundo de las bebidas alcohólicas es una industria extremadamente competitiva y el valor y la importancia de las marcas y la imagen comercial se ponen siempre a prueba en el mercado, ya que los fabricantes gastan cientos de millones de dólares en la creación de marcas y en el diseño y desarrollo de productos. La publicidad y el marketing de los productos de bebidas alcohólicas se centran, por tanto, en el reconocimiento por parte del consumidor de los nombres de marca y del diseño y envasado del producto, lo que se conoce como "imagen comercial".
La protección de la imagen de marca no requiere registro federal en la USPTO. La imagen de marca consiste en las características de la apariencia visual de un producto o de su envase (configuración, diseño y/o forma del producto) capaces de señalar la procedencia del producto a los consumidores. Los titulares de marcas que aleguen una infracción sin un registro federal pueden enfrentarse al obstáculo jurídico adicional de demostrar que los consumidores han llegado a reconocer el aspecto o el envase de un producto como un indicador de procedencia comercial, es decir, como una marca; el ejemplo más famoso es la forma de la botella de Coca-Cola.
La infracción de la imagen comercial es una forma de infracción de marcas que se deriva de la legislación sobre competencia desleal. Permite a las partes que puedan demostrar que la apariencia de un producto o su envase (o ambos) merecen protección jurídica prohibir a los competidores la venta de productos cuya apariencia pueda inducir a confusión entre los consumidores que se encuentren en el mercado con el producto supuestamente infractor.
Un reciente e interesante caso de marcas e imagen comercial es el que Brown-Forman Corporation ha interpuesto contra el fabricante de whisky Dynasty Spirits y Gulf Coast Distillers por infracción de la marca e imagen comercial de su marca Jack Daniel's. Brown-Forman alega que la marca Lonehand Whiskey está causando un "daño irreparable" a la marca e imagen comercial Jack Daniel's, que consiste en la conocida marca, y la imagen comercial, que afirma ha adquirido un significado secundario significativo, buena voluntad y asociación por parte de los consumidores.
Jack Daniel's es titular de la imagen de marca de la configuración tridimensional de un envase de botella cuadrada para "bebidas espirituosas destiladas" en la categoría de bebidas espirituosas destiladas, incluido el whisky. La etiqueta de Jack Daniel's incluye las frases "Old No. 7", "Jack Daniel's'", "Tennessee" y "sour mash whiskey". Jack Daniel's describe su imagen comercial "icónica" como consistente en: una botella cuadrada con hombros en ángulo, cuello acanalado, tapón negro y cierre envolvente negro. Brown-Forman afirma que la botella de Lonehand Whiskey tiene características similares, incluida su forma cuadrada, las letras en arco utilizadas para la marca Lonehand y el uso de las palabras "Whiskey" y "Tennessee Sour Mash". La botella cuadrada tridimensional de Jack's Daniel's está registrada como marca desde el 28 de febrero de 2012. Echa un vistazo a las imágenes incluidas en el registro de la marca Jack Daniel's:
Además de su afirmación de que Dynasty Spirits y Gulf Coast Distillers copiaron a propósito la botella de Jack Daniel's, según The Spirits BusinessBrown-Forman afirma que la empresa pidió a los minoristas que colocaran Lonehand junto a Jack Daniel's en las tiendas y que utilizaran elementos de la imagen comercial de la marca de Tennessee en las promociones. La demanda continúa afirmando que Lonehand Whiskey es un producto de calidad inferior y que la estrategia comercial general de Dynasty Spirits estaba "diseñada para inducir a error y engañar a los clientes."
Mira el producto Lonehand:
En última instancia, la ley establece que:
"[L]a imagen comercial puede protegerse si no es funcional y ha adquirido un significado secundario y si su imitación crea un riesgo de confusión para el consumidor". Fuddruckers, Inc. v. Doc's B.R. Others, Inc., 826 F.2d 837, 842. (9th Cir.1987), citado con aprobación en Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 769-70, 773-74, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).
"La demandante soporta la carga de probar tres elementos de su reclamación por infracción de imagen comercial: (1) no funcionalidad; (2) significado secundario; y (3) riesgo de confusión." Glob. Mfg. Grp.,LLC v. Gadget Universe.Com, 417 F. Supp. 2d 1161, 1165 (S.D. Cal. 2006) (citando Disc Golf Ass'n, Inc. v. Champion Discs, Inc.,158 F.3d 1002, 1005 (9th Cir. 1998).
Un caso interesante que podría ayudar a Brown-Forman como precedente reciente favorable es el caso de Dan Aykroyd, en el que la empresa de Aykroyd, Globefill, Inc, productora del tequila CRYSTAL HEAD, muy conocido por su botella de tequila con forma de calavera, descubrió que una empresa tequilera recién llegada, Elements Spirits Inc, y su fundadora Kim Brandi, habían empezado a envasar licor en botellas con forma de calavera. La empresa de Aykroyd inició un pleito por infracción de la imagen comercial y ganó por veredicto unánime. En ese caso, un jurado determinó que el tequila de la marca KAH de Elements, que se presenta en una "botella con forma de calavera inspirada en el Día de los Muertos", podía confundir a los consumidores ordinarios haciéndoles creer que estaba fabricado por CRYSTAL HEAD o afiliado a ella, y que había sido diseñado así a propósito. Una nota interesante del juicio fue que, Globefill llamó como testigo a un artista del tatuaje y escultor local, que pudo así refutar directamente el testimonio de Brandi de que la creación de la forma de calavera era original.
La empresa Brown-Forman es legítimamente agresiva en la protección de su marca e imagen comercial y será interesante ver si tiene tanto éxito en este caso como lo ha tenido en otros recientes relacionados con su diseño de botella visiblemente identificable. Aunque podría argumentarse que algunos de los elementos de su imagen comercial no son distintivos y no pueden protegerse, la cuestión es si la impresión comercial general de los elementos no funcionales tienen un significado secundario y una importancia adecuados como indicadores de origen para los consumidores de que el producto de Lonehand puede causar confusión en el mercado con su marca "icónica". La cuestión de las malas críticas tampoco perjudica al caso desde el punto de vista del perjuicio.
