Cuatro principios del Derecho consuetudinario sobre infracción de marcas que debe conocer

¿Hasta qué punto debe preocuparnos la infracción del derecho común de marcas?

Es una pregunta que las grandes empresas se plantean a menudo. Los responsables de marca y los asesores jurídicos internos tienen la difícil tarea de asegurarse de que no quede ningún cabo suelto durante el proceso de verificación de marcas registradas. Y hay que felicitarlos por varias razones:

1. Comprobar las fuentes del Derecho consuetudinario ha sido históricamente un proceso tedioso.
2. Es fácil dar por sentado que un nombre aparentemente disponible está maduro.

Curiosamente, la segunda razón es un problema real, ya que no se debe caer en el error de pensar que las empresas más pequeñas nunca podrían suponer una amenaza real para tu marca. Nada más lejos de la realidad.

Infracción del derecho consuetudinario de marcas

De hecho, las empresas más pequeñas con marcas no registradas pueden suponer una amenaza importante para los beneficios de las grandes corporaciones si se descubre que son propietarias de marcas en las que la empresa más grande ya ha invertido mucho.

Sea cual sea el caso —ya sea una empresa que busca una marca candidata que, en última instancia, no vaya a ser objeto de oposición, o una empresa más pequeña que pretenda interponer una demanda por infracción de marca— es importante reconocer tanto las ventajas como las limitaciones de la protección del derecho consuetudinario.

Cuatro aspectos del derecho consuetudinario en materia de marcas que no debes pasar por alto

Hoy vamos a hablar de cómo el software de marcas registradas asistido por tecnología puede proporcionar a las empresas una ventaja competitiva a la hora de protegerse contra las infracciones de marcas registradas de derecho consuetudinario (y por qué la búsqueda en fuentes de derecho consuetudinario ya no lleva tanto tiempo como antes).

Disponer de análisis jurídicos precisos es algo muy poderoso. No solo evitan errores costosos, sino que también proporcionan el tipo de información práctica que permite a los usuarios ir varios pasos por delante de la competencia.

1. «El primero en utilizar» frente a «el primero en presentar la solicitud»

Uno de los aspectos más fundamentales de la protección de su marca frente a la infracción del derecho consuetudinario de marcas es comprender la diferencia entre "primero en usar" y "primero en registrar".

En los países de "primer uso" (es decir, Irlanda, Estados Unidos y el Reino Unido), las marcas gozan del privilegio de gozar de bastante protección sin necesidad de registro. Siempre que se pueda demostrar la recepción de dinero a cambio de productos o servicios, se suele conceder la titularidad legal en caso de litigio.

Dicho esto, si una empresa sólo ha vendido productos en un país de "primer uso", puede que no se dé cuenta de lo privilegiada que es en realidad. Su gobierno está diciendo esencialmente: ¿Tienes una gran idea? No esperes a que la aprobemos; empieza ya.

A la inversa, los países "primeros en presentar" transmiten un mensaje diferente: ¿Tienes una gran idea? No la pruebes antes de acudir a nosotros primero. En estos países (por ejemplo, China, Alemania o Francia), al gobierno no le importa que otro haya robado la brillante idea que usted probó apasionadamente con distintos segmentos del mercado durante el último año.

Conclusión clave: Conoce el del país del país en el que opera.

2. La protección es limitada

Aquí es donde muchos empresarios inexpertos se quedan atascados: suponiendo que están totalmente protegidos por el derecho consuetudinario cuando sólo tienen una protección limitada. El hecho de que usted la haya utilizado primero no significa que pueda impedir legítimamente que la marca se utilice de otras formas.

Recuerde: una marca es un identificador de su marca que la distingue de otra. No todos los nombres de marca cumplen esa función, aunque sean marcas registradas.

El Sistema de Clasificación de Niza cuenta con 45 categorías. Cada una de estas categorías otorga el derecho legal a utilizar marcas registradas para tipos específicos de productos y servicios. La protección del derecho consuetudinario no se extiende a varias categorías, al igual que el registro de una marca no se extiende automáticamente a varias categorías. Debes registrar tu marca en las clases específicas en las que desees mantener la titularidad legítima.

Además, el derecho consuetudinario no concede a los titulares de marcas el derecho a percibir daños y perjuicios en caso de que surja un litigio por infracción de marca de derecho consuetudinario.

Conclusión clave: No dé por sentado que se le ofrecerá el mismo nivel de protección que a las marcas registradas.

3. Compruebe sus dominios

Si tu empresa no está en Internet, ¿existe realmente? En el mundo actual, dominado por la tecnología digital, los consumidores recurren cada vez más a Internet antes de tomar decisiones de compra. A medida que las empresas crean cada vez más sitios web para satisfacer esta necesidad, las cuestiones legales relacionadas con los nombres de dominio siguen aumentando.

El uso de los nombres de dominio está protegido por el derecho consuetudinario en países como Estados Unidos, por lo que es tan importante realizar una búsqueda exhaustiva. En los inicios de Internet, las organizaciones solo podían elegir entre unos pocos formatos de dominio de primer nivel (.com, .edu, .gov). Hoy en día disponemos de docenas de formatos de dominio adicionales. Si bien estas opciones han ampliado las posibilidades, han contribuido muy poco a reducir las disputas sobre los nombres de dominio de «segundo nivel».

El nombre de segundo nivel es el que se encuentra directamente a la izquierda del nombre de nivel superior. Dos nombres de dominio de segundo nivel idénticos no pueden residir bajo el mismo dominio de primer nivel.

Por ejemplo, aunque sospechamos que tanto Delta Faucet Company como Delta Airlines disfrutarían teniendo el dominio "delta.com", sólo una "compañía Delta" puede tenerlo legalmente. Durante mucho tiempo, Delta Financial de Woodbury, Nueva York, fue propietaria de ese dominio, aunque Delta Airlines lo ha adquirido.

Según Bloomberg:

"A diferencia del mundo .com, donde delta.com puede coexistir con deltadental.com, sólo puede haber un .delta. De hecho, ICANN no permitirá dos solicitudes de nombres que sean lo suficientemente similares como para crear confusión en el usuario. Y si varias empresas solicitan el mismo nombre, lo ganaría el mejor postor en una subasta. Si teme la competencia, solicítelo pronto".

Datos curiosos: Nombres de dominio

• Chanel, Deckers, Tiffany, Louis Vuitton, Gucci y Coach son las partes que con más frecuencia obtienen la renuncia a un nombre de dominio.
• Chanel ha obtenido la mayor indemnización (1.000 millones de dólares), seguida de Burberry Limited (523 millones) y Gucci (208 millones).
• Conseguir que se renuncie a un nombre de dominio lleva una mediana de 4,6 meses (50% entre 2,4 y 8,0)*.

*Datos extraídos del Informe sobre litigios de LexMachina de 2016

Conclusión clave: Utiliza software asistido por tecnología para realizar búsquedas exhaustivas de dominios sin complicaciones.

4. Compruebe sus aplicaciones

Otra «práctica más reciente» que afecta a los litigios sobre marcas registradas en el ámbito del derecho consuetudinario es el uso de las tiendas de aplicaciones. Hasta junio de 2015, se habían descargado más de 100 000 millones de aplicaciones móviles de la App Store de Apple. Pero Apple no es la única opción disponible. Google Play, la Tienda de Windows Phone y BlackBerry App World también venden aplicaciones en línea.

Se calcula que cada mes se crean 60.000 nuevas aplicaciones en categorías que van desde los deportes y el entretenimiento hasta la productividad y la organización. Como era de esperar, muchas de las empresas y particulares que crean estas aplicaciones no registran oficialmente sus nombres.

Las grandes empresas deben tener presente que las aplicaciones (y también la música) se consideran propiedad intelectual. Una vez más, se aplica la misma regla: siempre que se pueda demostrar el historial de transacciones y el primer uso, los nombres de las aplicaciones están protegidos por el derecho consuetudinario.

Conclusión clave: Utiliza un software asistido por tecnología para buscar en tiendas de aplicaciones y bibliotecas musicales desde un solo lugar.

Datos curiosos: Apps

• Los usuarios pasan el 90 % de su tiempo en aplicaciones, en comparación con la web móvil.
• Se prevé que las descargas de aplicaciones móviles alcancen aproximadamente los 269 000 millones en 2017.
• Los ingresos de las aplicaciones móviles ascendieron a 69.700 millones de dólares estadounidenses en 2015.
• Se prevé que los ingresos por aplicaciones móviles alcancen los 188 900 millones de dólares estadounidenses en 2020

Obtenga una ventaja sobre el Derecho consuetudinario

Como ya se ha mencionado, realizar una búsqueda exhaustiva en el Derecho consuetudinario ha sido a menudo un proceso tedioso. Saltar de una base de datos a otra lleva mucho tiempo, es cansado y aburrido.

Con NameCheck™, las empresas pueden disponer de un indicador de alto nivel para evaluar la probabilidad de que se produzca una infracción de marcas registradas según el derecho consuetudinario sin complicaciones. El algoritmo exclusivo del software identifica en cuestión de segundos los casos más recientes de infracción según el derecho consuetudinario.

La plataforma puede vetar de forma significativa a los alborotadores más habituales del derecho común, como:

• Tiendas de aplicaciones
• Bibliotecas musicales
• Nombres de dominio
• Lingüística/Significado de las palabras

¿Qué podría hacer su empresa con un acceso instantáneo a los datos pertinentes del Derecho consuetudinario?