Cinco razones por las que su solicitud de marca estadounidense puede ser denegada

¿Alguna vez se deniegan las solicitudes de marca?

Absolutamente.

Según la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), aproximadamente el 18 % de las solicitudes fueron denegadas en la primera resolución en 2016.

Cuando se piensa en ello, la cifra es bastante chocante. Significa que casi 1 de cada 5 solicitudes de marca fueron denegadas.

Teniendo en cuenta lo largo que resulta todo el proceso de solicitud de marcas —desde la evaluación de la marca hasta la búsqueda de disponibilidad y los trámites administrativos—, es lógico que los solicitantes hagan todo lo que esté en su mano para presentar marcas que tengan las mayores posibilidades de éxito.

El registro federal de marcas comerciales se rige por la Ley de Marcas Comerciales de 1946, 15 U.S.C. §1051 y siguientes, y por el Reglamento de Procedimiento en materia de Marcas Comerciales, 37 C.F.R.

Las marcas se rechazan por varias razones. Como suele ocurrir, no siempre está claro cuál debe ser el veredicto final.

En este artículo, te revelaremos algunos de los motivos más habituales de denegación antes de analizar cómo puedes aumentar tus posibilidades de éxito. Empecemos:

1. Probabilidad de confusión

¿Tu marca es única? ¿O podría confundirse con otra?

El «riesgo de confusión» es quizás el aspecto más complicado del proceso de solicitud de una marca. Si se determina que existe una alta probabilidad de que el público confunda tu marca con otra ya existente, habrá que volver a empezar desde cero.

¿Quién determina lo que es "demasiado cerca"?

Se trataría de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) que examina abogado.

Su labor consiste en comparar tu marca tanto con las marcas ya registradas como con las solicitudes pendientes. Evidentemente, no es necesario que las marcas sean idénticas para que se produzca confusión. La similitud en el sonido, la apariencia o el significado puede constituir un motivo que justifique la existencia de riesgo de confusión.

Por ejemplo, si abre un restaurante y lo llama "Subwayz" o "Subways", obviamente se confundirá con la popular tienda de sándwiches Subway®.

Aunque cambies la combinación de colores y añadas vías de tren al logotipo, sigue siendo demasiado similar. Por desgracia, no existen criterios absolutos para determinar el riesgo de confusión. Teniendo esto en cuenta, puedes decidir seguir adelante sabiendo que tu marca es similar a otra, y estar preparado para recurrir la decisión si la solicitud es denegada.

Aunque es posible ganar un recurso y conseguir que aprueben su marca, si es remotamente probable que cause confusión, prepárese para defender esa marca ante los tribunales.

2. Conflictos en las relaciones comerciales

¿Se centran estas marcas en los mismos canales de distribución o en el mismo tipo de compradores? Para que exista conflicto, no es necesario que las marcas sean idénticas ni que los productos o servicios sean los mismos. Se puede considerar que existe conflicto si las marcas son similares y los productos o servicios están relacionados.

Añada a esto el hecho de que no es necesario que su servicio/producto pertenezca a la misma "clase" que el servicio/producto de la otra persona para que se considere que existe "riesgo de confusión".

Si una empresa de estaciones de esquí tuviera un albergue de esquí llamado«SnowDrift King», esa marca se registraría en la clase 41, dentro de los servicios de estaciones de esquí. Si una segunda empresa quisiera producir una línea de ropa de esquí para mujer llamada«Snowdrift Queen»,esa marca se incluiría en la clase 25.

Aunque el nombre no sea idéntico y los productos sean muy diferentes, sigue existiendo un riesgo de confusión. Las personas que acuden a estaciones de esquí probablemente compren ropa de esquí. Si conocen la estación de esquí ya existente, podrían dar por sentado que las estaciones «SnowDrift King» producen la línea de ropa «SnowDrift Queen».

3. Términos geográficos

Elegir una marca geográfica tiene sus pros y sus contras. El lado positivo es que te declaras extraoficialmente la opción de facto para lo que vendes.

Con un nombre como "Austin Smoothie", a los lugareños no les costará acordarse de usted cuando tengan antojo de una bebida afrutada. Por otro lado, se estará limitando su futura expansión a otros mercados sin tener que cambiar de marca.

Las solicitudes de registro de marcas que contengan términos geográficos pueden ser denegadas si se considera que son «engañosamente descriptivas». Por supuesto, hay excepciones. Una marca «descriptiva» (no geográfica) puede eludir esta acusación demostrando que tiene un significado secundario. Lo mismo ocurre con una marca «geográficamente descriptiva».

He aquí un ejemplo de cómo funciona esto: en 2009, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) denegó una solicitud para el nombre de vodka «Moskovskaya». La palabra significa «de Moscú» en ruso. Spirits International, la empresa que solicitaba la marca, no tenía su sede en Moscú. Por este motivo, la USPTO consideró que la marca era geográficamente engañosa y descriptiva.

Finalmente, el caso llegó al Tribunal Federal de Apelación antes de ser devuelto para determinar si los hablantes de ruso constituían una parte importante del público objetivo de la empresa.

4. Apellidos

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) tiene una política interesante sobre el registro de apellidos como marcas. Si el «significado principal» que se atribuye a tu marca es el apellido —y no el producto—, la solicitud será denegada. Y esto tiene sentido.

¿Se imagina vivir en un mundo en el que su apellido, junto con los de todos sus amigos, fueran marcas registradas? Por el contrario, si ya ha convertido su apellido en una marca establecida, lo más probable es que la marca sea aceptada.

Esta política permite a marcas populares, como McDonalds®, disfrutar legalmente de sus marcas registradas. Su apellido debe estar asociado al producto (es decir, establecido como marca) antes de que pueda registrarse.

En resumen: Si no puede demostrar el significado secundario, debe hacerlo:

• Elige un nuevo nombre.
• Aumentar el reconocimiento de la marca en torno al apellido.

5. Ornamental aplicado a los bienes

¿Solicitar una marca que sólo se utiliza como decoración? Será denegada.

La confusión suele surgir sobre todo en el caso de los diseñadores. Supongamos que Armani® diseñó una camiseta con un «21» decorativo. Como la camiseta se vendió bastante bien, la empresa decidió registrar el diseño como marca.

En este caso, la solicitud de Armani sería denegada. No es más que un elemento decorativo, que no se puede registrar como marca.

Sin embargo, si el «21» hubiera sido «el nombre de la camiseta» o «el tipo de camiseta», lo más probable es que la solicitud hubiera sido aceptada.

¿Qué más debe saber?

Transcurren unos tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud hasta que se asigna a un abogado examinador. Este comparará su marca con los criterios antes mencionados, las solicitudes pendientes y otros criterios, antes de emitir finalmente un dictamen.

Si se deniega su marca, dispondrá de seis meses para responder a la notificación de la Oficina.

Cómo aumentar el éxito de su solicitud de marca

En última instancia, el objetivo de toda empresa es limpiar y registrar sus marcas lo antes posible. Nada ralentiza más la productividad que una solicitud de marca denegada. ¿La buena noticia?

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