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Cinco factores a tener en cuenta antes de comprar una marca
- Soluciones para Trademarks
Ya tienes tu nombre.
Todo el mundo está entusiasmado.
Todo lo que tienes que hacer ahora es registrarte, ¿verdad?
INCORRECTO...
Antes de presentar esa solicitud, le recomendamos que se tome un momento y reevalúe su selección de nombre en función de algunos criterios que suelen pasarse por alto.
Desgraciadamente, es habitual pasar demasiado rápido de la búsqueda de una marca a su solicitud. Después de todo, el plazo típico en Estados Unidos desde la presentación hasta la aprobación es de seis a ocho meses. Aunque todos nos sentimos identificados con el deseo de concretar nuestras ideas, pasar por alto las señales de alarma puede provocar más retrasos a largo plazo.
En este artículo, repasaremos cinco factores que a menudo se pasan por alto al comprar marcas.
Tenga en cuenta los siguientes factores antes de dar el paso definitivo y la alta dirección se lo agradecerá. Por otra parte, puede que no digan nada... ¡Nosotros no solemos decir nada cuando las cosas van bien!
5 factores a tener en cuenta al comprar una marca
- ¿Es esta marca de bajo riesgo (suficiente)?
La evaluación del riesgo de marca NO es blanco o negro. Ni siquiera el mejor abogado del mundo puede garantizar con absoluta certeza que su selección de nombre permanecerá sin oposición.
Como ocurre con muchos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico, muchas cosas quedan abiertas a la interpretación. Más allá de las coincidencias exactas, las demandas por infracción de marca se basan en el elemento de confusión:
¿Qué probabilidad hay de que los clientes de la empresa X confundan su marca con la empresa X y viceversa?
Por supuesto, cuando se lleva un caso ante los tribunales, ya se han reunido las pruebas de confusión propuestas. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay pruebas porque ni siquiera se ha introducido la marca en el mercado?
La mejor manera de proceder es determinar el factor de riesgo de su candidato. Un factor de riesgo es simplemente un número designado que es representativo de la probabilidad de que una marca se enfrente a una oposición.
Naturalmente, su marca no puede seguir adelante si otra persona ya la ha registrado dentro de la Clase de Niza deseada.
Pero el candidato de su marca también debería NO hacerlo:
- Ser demasiado similar fonéticamente a otras marcas.
- Ser demasiado similar visualmente a otras marcas.
- Coincidir con cualquier precedente legal que sugiera motivos de oposición.
- Ser similares a marcas propiedad de empresas conocidas por presentar oposiciones.
Si el candidato cumple todos estos requisitos, puede determinarse que el riesgo es lo suficientemente bajo como para seguir adelante.
- ¿Apoya esta marca nuestros objetivos a largo plazo?
¿Se va a utilizar esta marca para comercializar un producto, servicio o negocio? ¿Es lo suficientemente amplia como para dar cabida a posibles cambios futuros?
Por ejemplo, supongamos que usted vive en Nashville y tiene una empresa de camisetas personalizadas. Lleva dos años dirigiendo con éxito su empresa con el nombre de marca "Nashville Fabrics". El negocio va viento en popa y quiere expandirse.
Por desgracia, ahora se siente "encasillado" por su nombre y quiere cambiarlo.
Además de pagar por el cambio de marca y la publicidad, ahora tendrá que volver a pasar por el proceso de búsqueda y solicitud de marcas.
Por supuesto, si se trata de una gran empresa, el coste de realizar otra búsqueda de marcas palidecerá en comparación con el coste de volver a presentar la nueva marca a los consumidores. En resumen: Tómese su tiempo y elija un nombre de producto o de empresa que pueda crecer con usted.
- ¿Hemos comprobado las bases de datos del Derecho consuetudinario?
El gobierno de EE.UU. concede derechos de marca a particulares y empresas que pueden:
- Demostrar que fueron los primeros en utilizar la marca en su región, y
- Demostrar que se ha producido un intercambio comercial.
Dado que las empresas regionales no están obligadas a registrar sus marcas, puede resultar difícil localizar las que sean pertinentes. En lugar de una base de datos "oficial" del Derecho consuetudinario, tanto los proveedores de servicios heredados como los asesores jurídicos suelen recurrir a diversas fuentes para realizar su trabajo.
- ¿Hemos comprobado las bases de datos de las tiendas de aplicaciones?
Las aplicaciones móviles han arrasado en todo el mundo y constituyen una industria de 269.000 millones de dólares. Se calcula que cada mes se crean 60.000 nuevas aplicaciones.
No solemos pensar en las aplicaciones como propiedad intelectual, pero lo son.
Los nombres de aplicaciones no registrados gozan de la misma protección que cualquier otra marca no registrada. Es decir, las aplicaciones no registradas están protegidas por el derecho consuetudinario en Estados Unidos y en la mitad de la UE.
Si su organización NO está comprobando si existen aplicaciones, está aumentando sus probabilidades de oposición durante el proceso de solicitud de marca. Curiosamente, la mayoría de las aplicaciones pertenecen a la clase 9. Sin embargo, hay algunas excepciones.
El aspecto más difícil de una búsqueda en una tienda de aplicaciones es identificar usos similares. Es posible que su búsqueda dentro de una tienda de aplicaciones no genere ninguna coincidencia directa para el candidato "Scorebored". Sin embargo, podría haber varias variaciones de "Marcador". ¿Generará el algoritmo de la tienda de aplicaciones estas coincidencias cercanas?
Puede que sí, puede que no. Lo mejor que puedes hacer es utilizar una base de datos de tiendas de aplicaciones (como la de NameCheck™) diseñada específicamente para la investigación de marcas.
- ¿Hemos comprobado las regiones globales apropiadas?
¿Planea expandirse internacionalmente algún día?
Suponiendo que esté dentro de su presupuesto, debería plantearse realizar una búsqueda internacional ahora porque las ventajas de buscar pronto superan con creces los posibles contratiempos de seguir adelante con un nombre que algún día podría costarle millones.
Los distintos países tienen normas, procesos y plazos de solicitud diferentes. Por ejemplo, China es un país "primero en registrar". A diferencia de EE.UU., a China no le importa que hace años alguien le pagara a cambio de bienes y servicios bajo un nombre específico si usted no lo registra.
Es comprensible que muchas empresas renuncien a comprobar todas las posibles regiones globales debido a los elevados costes que suele conllevar la externalización. ¿La buena noticia?
Ahora es posible realizar búsquedas regionales ilimitadas.
No compre sin NameCheck™
Con NameCheck™, los equipos jurídicos pueden evaluar todos los aspectos del proceso de búsqueda de marcas, a menudo pasados por alto y comprometidos, de forma eficiente y asequible.
NameCheck™combina la precisión de los proveedores tradicionales con la naturaleza DIY de las bases de datos en línea tradicionales en una plataforma fácil de usar. Gracias a un algoritmo único, el programa evalúa la lingüística de las palabras, los tipos de productos, el uso de las tiendas de aplicaciones y las jurisdicciones mundiales.
¿Y lo mejor? Las evaluaciones se realizan en tan solo 15 segundos.
