La mala fe en el Derecho de marcas de la UE

Un análisis de la actividad en materia de marcas en la Unión Europea durante la última década, de 2010 a 2019, revela que el mercado parece gozar de muy buena salud. El volumen de nuevas solicitudes crece de forma constante y a un ritmo relativamente rápido.

En la EUIPO hemos asistido a un aumento del 59%, unas 47.000 nuevas solicitudes, si comparamos 2010 y 2019. La tasa de éxito durante este periodo también ha sido muy positiva, con una media del 89% de nuevas solicitudes registradas.

Top EUIPO Nice Classes

Es interesante observar que las cinco clases de Niza de la EUIPO con mayor número de solicitudes durante este periodo no han variado. Vemos que la clase 35 (Publicidad y negocios), la clase 9 (Aparatos eléctricos y científicos), la clase 42 (Investigación y desarrollo), la clase 41 (Educación y entretenimiento) y la clase 25 (Ropa) dominan las solicitudes presentadas ante la EUIPO. El único cambio real es que la clase 9 ha superado a la clase 35 como la clase más solicitada en las nuevas solicitudes.

Oposiciones

También se observa un número significativo de oposiciones año tras año en la UE. El volumen de oposiciones se refiere a marcas similares, algunas de las cuales podrían incluso tener la intención de aprovecharse indebidamente de la marca anterior. En cuanto a los datos de oposiciones durante la última década, vemos una media anual de unas 15.800 oposiciones, con un descenso del 8% en el volumen de oposiciones presentadas en 2008.

Seis ideas sobre las solicitudes de mala fe en la UE

Un inconveniente notable de este crecimiento del número de marcas registradas en la EUIPO es la inevitable consecuencia y el aumento de las solicitudes de mala fe, que son cada vez más habituales. Para saber más sobre las solicitudes de mala fe en la UE, invitamos a nuestros clientes (y amigos) Carolina Calheiros y Jan Gerd Mietzel a analizar y debatir el significado de la mala fe en la legislación de la UE sobre marcas.

Carolina y Jan Gerd, socios del bufete internacional Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, son abogados con una dilatada trayectoria que suman, en conjunto, varias décadas de experiencia en el ámbito del derecho europeo de marcas.

En este artículo, Carolina y Jan Gerd comparten con todos nosotros seis reflexiones sobre las solicitudes de mala fe en la UE y, más concretamente, sobre el caso Sky contra Skykick.

1. ¿Cómo evalúa la mala fe de la otra parte en sus litigios?

CC: Se trata más bien de que no se consideraría que existe mala fe en algunos casos concretos, como en el caso Sky contra Skykick. El mero hecho de que no se concluyera que existía la intención de utilizar la marca en el momento de la solicitud —eso por sí solo no constituiría un acto de mala fe.

JGM: Quizás otra perspectiva desde la que abordar esta cuestión sea también (me refiero al caso que estamos analizando aquí, Sky contra Skykick) que, evidentemente, fue una contrademanda la que planteó esta cuestión de la mala fe. Es decir, Skykick planteó ese argumento porque quería intentar invalidar las marcas que impugnaban su solicitud, su registro. Por eso, creo que esta cuestión era bastante amplia.

Por supuesto, también podrías plantearte esta situación si te encuentras en una posición en la que sientes que no estás siendo objeto de un ataque, pero que una solicitud presentada se ha realizado claramente de mala fe. A menudo, creo que se trata de casos en los que se presenta una solicitud y alguien no tiene un derecho registrado previo. Entonces se fijarán en el solicitante y dirán: «Bueno, se me ha adelantado; yo quería obtener un derecho registrado en esa jurisdicción concreta —o, en este caso, en la UE como tal—», y luego expondrán los argumentos por los que se trataría de una solicitud de mala fe. El problema entonces, entrando ahora en más detalles sobre esta cuestión, es que, lamentablemente, creo que la mala fe es realmente una cuestión muy, muy específica de cada caso.

Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el caso «Outsource 2 India», que también fue una sentencia reciente del Tribunal de Justicia, en la que se profundizó mucho en los detalles de la comunicación previa entre las dos partes —analizando de forma concisa las diferentes comunicaciones que se intercambiaron— y en lo que significaban, lo que las distintas partes habían dado a entender realmente y lo que habían querido garantizar a la otra parte. Por lo tanto, creo que eso hace que responder a esta pregunta resulte bastante problemático, en el sentido de que definitivamente no hay una solución fija para el problema. Es decir, lo que constituye mala fe debe analizarse en ese caso concreto, y realmente hay que examinar muy, muy específicamente el caso en cuestión, para reunir los argumentos pertinentes que luego se podrían utilizar para impugnar cualquier solicitud, o registro en este caso, o invalidación que se quiera impugnar.

CC: Además, algunos ejemplos de la oficina, como el caso de Neymar.

JGM: Muy buena observación. También se puede examinar la cartera de marcas del solicitante. En algunos casos, si se tiene mucha suerte, es posible que esa persona tenga otras marcas, lo que permite intentar deducir algún tipo de estrategia en relación con las solicitudes de mala fe. Por supuesto, todo eso se puede utilizar al final, pero, como he dicho, es algo muy específico. En primer lugar, yo diría que hay que fijarse: ¿se trata de un solicitante, es un registro afectado por alguien con quien ya has tenido tratos anteriormente? ¿Has estado en contacto con ellos de alguna manera y, en caso afirmativo, qué puedes deducir de ese contacto previo? Si no es así, entonces, por supuesto, hay que analizarlo de forma más objetiva. Entonces, la cartera de marcas registradas sería sin duda una buena idea —analizarla—: ¿puedes sacar algo de ahí?

CC: Para terminar, creo que algunos ejemplos son la solicitud, el expediente, la relación que puedas tener con la otra parte antes de la solicitud y, bueno, el alcance de los productos y servicios, así como el uso de un término «demasiado» amplio —aunque no se trata de una cuestión de blanco o negro—, pero es algo que hay que tener en cuenta y con lo que hay que ser más cuidadoso a la hora de solicitar una marca.

2. Algunos titulares de marcas han vuelto a presentar solicitudes para fusionar sus solicitudes anteriores, para evitar acciones por falta de uso o porque, legítimamente, aún no han comercializado determinados productos o servicios. ¿Qué consejo daría a estas empresas?

JGM: Yo diría que, por el momento, es una práctica problemática. La verdad es que no sabemos cómo va a evolucionar. Desde mi punto de vista, en realidad no estoy de acuerdo. Me refiero a que considero problemáticas las demandas repetidas. Podría nombrar (¡pero no lo haré!) algunas empresas que, en mi opinión, utilizan este instrumento de una manera que yo personalmente calificaría de mala fe, especialmente si luego se emplea como herramienta para un ataque muy, muy amplio contra todo tipo de usos de la marca registrada en cuestión.

En el caso de Monopoly, por ejemplo, no consideré que hubiera mala fe y no habría respaldado la decisión de la Sala de Recurso. Tampoco estaba de acuerdo con la forma en que se razonó, porque, por ejemplo, cuando dijeron que mantuvieron sus marcas —las marcas que tenía Hasbro se renovaron antes de que el nuevo registro entrara en vigor—, así que entre la solicitud y el registro renovaron sus marcas anteriores. Yo diría que es una práctica empresarial totalmente válida porque, por supuesto, nadie querría que sus derechos antiguos caducaran antes de que el nuevo registro que los consolidaba estuviera realmente inscrito. Así que, para mí, eso realmente no tenía mucho sentido. Y esto nos lleva de vuelta al análisis caso por caso: hay muchas cosas que habría dicho —se parecen mucho a Pelikan y luego se decidieron de una manera completamente diferente— y, por supuesto, no estuvimos presentes en esa vista oral que condujo a esta decisión de Hasbro; quizá hicieron algunas declaraciones muy desafortunadas a ese respecto.

Como ya he dicho, a la hora de volver a presentar la solicitud, lo único con lo que yo tendría mucho cuidado es con ampliar aún más el alcance. Creo que esa no es una buena estrategia. Piensa bien qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y, normalmente, claro, cuando vuelves a presentar la solicitud, también podrás ver: «¿Para qué he utilizado realmente mis marcas registradas?». ¿Tengo que añadir algo en áreas diferentes? Y esto sería más importante: ¿puedo eliminar algo de las solicitudes anteriores para limitarlo un poco y hacer que la gente vea que se trata realmente de un cambio totalmente acorde con el uso, o al menos con la intención genuina de uso, que tengo?

Y, una vez más, como ya he subrayado, si se trata de una marca denominativa o figurativa, si tienes la oportunidad de hacerlo —aunque sea mínima, como vimos en el caso Pelikan—, aprovecha esa oportunidad para modernizarla y adelante. Ese sería mi consejo.

3. ¿Se pueden presentar observaciones por mala fe, como ahora en Irlanda?

JGM: Si la pregunta se refiere a las observaciones previstas en el art. 45 del RMC (en las que los terceros pueden basarse para explicar a la EUIPO por qué motivos, con arreglo a los artículos 5 y 7 del RMC, la marca no debe registrarse de oficio), entonces la respuesta es no, ya que, según el RMC, la mala fe no constituye un motivo absoluto de denegación que deba evaluarse (o que pueda evaluarse) antes del registro.

Pero de conformidad con el art. 63 (a) del RMC, una acción de nulidad basada en el art. 59 o Art. 60 del RMC (que incluye una acción de nulidad basada en la alegación de mala fe de conformidad con el Art. 59 (1) (b) EUTMR) puede ser ejercitada por "cualquier persona física o jurídica y cualquier agrupación u organismo constituido con el fin de representar los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, que, en virtud de la legislación por la que se rijan, tengan capacidad en nombre propio para demandar y ser demandados".

4. ¿No es más bien la empresa SkyKick la que actúa de mala fe, intentando parasitar de la antigua marca SKY?

JGM: En este sentido, diría que el conflicto es un ejemplo típico de controversia entre el titular de una marca anterior (en este caso, SKY con sus marcas «SKY») y el solicitante de una marca posterior (en este caso, SkyKick con la solicitud de «SkyKick»). El titular del derecho anterior considera que se ha infringido su marca (porque, según él, las marcas son «demasiado parecidas», es decir, existe una similitud que induce a confusión tanto a nivel de los signos como de los respectivos productos y/o servicios), mientras que el solicitante alega que su solicitud mantiene la distancia necesaria con respecto al derecho anterior para evitar dicha similitud que induce a confusión.

La solicitud de un signo potencialmente conflictivo no basta por sí misma para suponer un acto de mala fe (por parte del solicitante). Esto es así incluso cuando el solicitante conoce la existencia del respectivo derecho anterior. Como ilustra la jurisprudencia anterior, deben existir otros elementos que lleven a calificar la intención del solicitante (en el momento de la presentación) como una intención de mala fe.

En el caso SkyKick, cabría preguntarse si el solicitante actuó con acierto al intentar registrar una marca que comenzaba con el término «Sky», a pesar de que el grupo Sky es bien conocido por hacer valer sus derechos de marca de forma muy agresiva. Pero también cabría preguntarse si los derechos anteriores del grupo Sky deben interpretarse realmente de una manera tan amplia como para impedir, en la práctica, que cualquier tercero registre o posea una marca que incluya el término «Sky». Este tipo de controversia ejemplifica la cuestión típica que subyace a la mayoría de los procedimientos de oposición o de infracción en los que se solicita a los tribunales que se pronuncien sobre la similitud que induce a confusión entre dos marcas. No se entiende, ni debería entenderse —al menos desde mi punto de vista—, como una cuestión de mala fe por parte del solicitante (o titular) de la marca posterior.

5. ¿Hasta qué punto es importante vigilar las solicitudes de terceros que puedan contener intenciones de mala fe y cómo se decide a cuáles oponerse?

JGM: Creo que esta pregunta se puede formular de manera más amplia de la siguiente forma: «¿Qué importancia tiene (para el titular de una marca) estar al tanto de las solicitudes que puedan entrar en conflicto?». La intención del solicitante puede (y probablemente lo hará) influir en cómo debe abordarse la cuestión (tanto extrajudicialmente como en los procedimientos judiciales posteriores) desde un punto de vista jurídico, pero no tiene —en mi opinión— un impacto significativo en la cuestión de si debe supervisarse una marca y en qué medida.

La decisión sobre si se debe llevar a cabo un seguimiento y cómo hacerlo depende, en mayor medida, del grado de firmeza con el que el titular del derecho en cuestión desee hacer valer o defender sus derechos (por ejemplo, si el seguimiento debe limitarse al uso o la solicitud de marcas idénticas o —como en el caso de «Sky»— también a la inclusión de un término específico en un signo posterior) y del territorio que deba supervisarse (¿se centrará únicamente en los mercados en los que ya posea marcas anteriores o supervisará también jurisdicciones en las que aún no opera pero en las que podría plantearse hacerlo?).

Desde el punto de vista de la seguridad, parece recomendable llevar a cabo un seguimiento exhaustivo y velar por el cumplimiento de tus derechos, pero, por supuesto, esto debe sopesarse con los costes asociados a dicho seguimiento (y a las medidas posteriores).

6. ¿Considera de mala fe la presentación de una marca figurativa cuando la marca anterior fue objeto de oposición? La marca figurativa incluye la(s) palabra(s) opuesta(s).

JGM: Una secuencia de hechos como esta podría utilizarse para intentar demostrar que el solicitante actuó de mala fe, pero —de nuevo, desde mi punto de vista— ciertamente no constituiría una indicación clara de que existiera realmente mala fe en el momento de la presentación de la solicitud. En el ejemplo presentado, el solicitante también podría simplemente haber considerado la posibilidad de solicitar una marca que creara una distancia más significativa con respecto al derecho anterior que la marca denominativa que había intentado registrar anteriormente (y no lo había conseguido). Podría entonces haber llegado a la conclusión de que añadir un elemento gráfico serviría a este propósito (crear una mayor distancia y evitar la similitud que induce a confusión). Si este fuera el caso, la mala fe no habría influido.

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