Casos recientes de infracción de marcas que te puedes haber perdido en 2018/19

En los últimos doce meses han saltado a los titulares algunos litigios importantes en materia de marcas. En abril de 2019, los abogados de Erik Brunetti, propietario de la popular marca FUCT®, impugnaron las disposiciones de la ley federal que permiten denegar la protección de marcas a "asuntos inmorales o escandalosos". El Sr. Brunetti cree que se están infringiendo sus derechos de la Primera Enmienda. Y, dada la decisión en Matel v Tam 582 U.S. ___ (2017), puede tener muchas posibilidades de éxito.

Otros casos de infracción de marcas proporcionan valiosos precedentes y lecciones de derecho de marcas a pesar de no acaparar los titulares. A continuación se presentan los resúmenes de dos casos del Reino Unido y dos de Estados Unidos, que demuestran tanto la importancia de realizar búsquedas correctas de marcas como de hacer los deberes antes de presentar una solicitud de marca.

Reino Unido

Luen Fat Metal and Plastic Manufactory Limited contra Jacobs & Turner Limited t/a Trespass [2019] EWHC 118

Luen Fat Metal era titular de las marcas británicas FUNTIME™, FUN TIME™ y FUN-TIME™, así como de la marca de la UE FUNTIME™, todas ellas registradas para juegos, juguetes y juegos electrónicos de la clase 28. Jacobs & Turner había utilizado en sus productos un logotipo que contenía tres estrellas y las palabras «FUN TIME TOYS», junto con su propio distintivo TRESPASS®.

Leun Fat Metal, una entidad con sede en Hong Kong, alegó que Jacobs Turner había infringido el artículo 10(2)(b) de la Ley de Marcas de 1994 y el artículo 9(2)(b) del Reglamento 2017/1001 al utilizar «FUN TIME» en relación con productos idénticos a aquellos para los que se habían registrado las marcas, lo que daba lugar a un riesgo de confusión. La demandante también afirmó que el uso de «FUN TIME» por parte del demandado, sin causa justificada, se aprovechaba de la reputación de las marcas o era perjudicial para ella, en contravención del artículo 10(3). Jacobs & Turner negó la infracción de la marca, alegando que la presencia de su signo TRESPASS en los mismos productos impedía cualquier riesgo de confusión. Argumentó que las marcas debían declararse nulas por carecer de carácter distintivo, en contravención del art. 3.1.b), y/o por ser descriptivas, en contravención del art. 3.1.c).

El tribunal no aceptó las alegaciones de Jacob & Turner y falló a favor del demandante. El magistrado, el Sr. Douglas Campbell QC, dictaminó que la marca «FUNTIME» de Luen Fat Metal tenía carácter distintivo intrínseco y que un consumidor medio consideraría el uso de «FUNTIME» por parte de Trespass como una marca comercial. Señaló que la marca que figura en el embalaje de los juguetes de Trespass «se presenta al consumidor de forma muy similar a como se presenta TRESPASS, es decir, como algo distinto del nombre del producto… y como una indicación de quién lo suministra».

Comentario

Este caso ilustra que es improbable que la adición de una palabra o símbolo adicional pueda refutar una objeción si se utiliza una marca similar en productos idénticos para los que ya se ha registrado una marca.

Mariage Frères Sa contra TWG Tea Company PTE Ltd

Mariage Frères Sa intentó registrar «SAKURA SAKURA!™» como marca comercial en el Reino Unido para productos de la clase 29 (conservas) y de la clase 30 (tés, infusiones no medicinales, otras bebidas y productos alimenticios).

TWG se opuso a ello alegando que se entendía que «sakura» hacía referencia al té de flor de cerezo. El funcionario encargado de la vista en la UKIPO reconoció que «sakura» significaba «flor de cerezo», pero consideró que la repetición y el signo de exclamación presentes en SAKURA SAKURA! le conferían cierto carácter distintivo, más allá de ser simplemente una frase o palabra que designara una característica de los productos. Por lo tanto, la marca no quedó excluida del registro en virtud del art. 3(1)(b) o del art. 3(1)(c) de la Ley de Marcas de 1994 (la Ley). Consideró que no existían pruebas que demostraran que la marca impugnada SAKURA SAKURA! fuera habitual en el lenguaje corriente, o en las prácticas comerciales de buena fe y establecidas, para designar los productos solicitados, de modo que pudiera excluirse de su registro en virtud del artículo 3(1)(d) de la Ley.

El funcionario encargado de la vista consideró que existía un riesgo suficientemente grave de que el público, debido a la expectativa legítima de que los productos estuvieran aromatizados con flor de cerezo o la contuvieran, resultara inducido a error si se registrara y utilizara SAKURA SAKURA! se registrara y utilizara en relación con el té, las bebidas a base de té y las infusiones no medicinales en el sentido del artículo 3, apartado 3, letra b), pero que esta objeción podía superarse insertando en la designación de la clase 30 que los productos eran «todos ellos elaborados o aromatizados con flor de cerezo o que la contenían». Se permitió a Mariage Frères Sa realizar dicha modificación. El funcionario de audiencias, tras considerar que el demandado había tenido éxito en gran medida en la defensa de la oposición de TWG, condenó a TWG al pago de 2 000 £ en concepto de costas de Mariage Frères Sa.

En apelación, se estimó la oposición a la marca SAKURA SAKURA! Se consideró inusual que el funcionario de audiencia, tras haber establecido que la palabra «sakura» se utilizaba en el comercio para describir una característica concreta del té y las infusiones, concluyera que la repetición de la palabra bastaba para excluir la marca del ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c). Una marca debía evaluarse en su conjunto, tanto en su uso visual como auditivo, y el signo de exclamación podría desaparecer en el futuro, lo que restaría parte del carácter distintivo de la marca.

Comentario

En cuanto a si la marca «SAKURA SAKURA!» era distintiva a efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), se dictaminó que los solicitantes debían considerar si el público pertinente entendería que la marca era neutra en cuanto al origen o específica en cuanto al origen en relación con los productos de que se trata. El funcionario encargado de la vista no se había planteado esa cuestión, sino que desestimó la objeción basada en el artículo 3, apartado 1, letra b), basándose en lo que él consideraba una prolongación de los argumentos del recurrente en virtud del artículo 3, apartado 1, letra c). De hecho, el artículo 3, apartado 1, letra b), debe evaluarse por separado, ya que constituye un motivo más amplio para oponerse a una marca.

El funcionario encargado de la vista también debería haber considerado que, dado que el consumidor medio percibiría «SAKURA SAKURA!» en relación con el té y las infusiones de té como un énfasis en la palabra «sakura» sin referencia específica al origen, dicha marca solo proporcionaba información sobre su naturaleza y no constituía una indicación de origen. La marca era objetable para dichos productos en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), si no existía distinción alguna derivada del uso del producto.

Al realizar una búsqueda de marcas, deben tenerse en cuenta estos factores para evitar objeciones.

Estados Unidos

Viacom International Inc. contra IJR Capital Investments, LLC, número de expediente 17-20334

En mayo de 2018, el Quinto Circuito dictaminó que la propuesta de abrir un restaurante llamado «Krusty Krab» —el mismo nombre que lleva una hamburguesería ficticia de la serie de dibujos animados de Nickelodeon «Bob Esponja»— infringiría los derechos de marca registrada de Viacom.

El tribunal desestimó la alegación de IJR Capital Investments de que «El Crustáceo Crujiente» era «solo un restaurante de dibujos animados».

«Los antecedentes demuestran claramente que El Crustáceo Crujiente es un elemento central de la serie de televisión y las películas de *Bob Esponja*, que ha aparecido constantemente en la publicidad y la promoción de la franquicia durante los últimos 18 años, y que se utiliza en la venta de productos».

Comentario

Se trata de un caso poco habitual, ya que se refiere a marcas registradas que proceden de un mundo ficticio. El Tribunal se remitió a otras marcas protegidas de este tipo, como «The Daily Planet» (Superman) y «General Lee» (Los Dukes de Hazzard). Se dictaminó que la protección de este tipo de marcas era fundamental en la industria del entretenimiento. Por lo tanto, conviene ampliar las búsquedas de marcas de este tipo al ámbito «ficticio».

Real Foods Pty Ltd. v. Frito-Lay North Am., Inc., Case Nos. 17-1959, -2009 (Fed. Cir. Oct. 4, 2018) (Wallach)

En octubre de 2018, un Tribunal dictaminó que los términos "Corn Thins" y "Rice Thins" eran demasiado descriptivos para ser registrados como marcas comerciales federales.

Los términos "meramente descriptivos no pueden registrarse en el registro principal a menos que adquieran carácter distintivo", lo que constituye un "significado secundario" en virtud del artículo 15 U.S.C. § 1052(f).

Comentario

¿Cómo puedes evitar que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) rechace tu solicitud de marca por ser demasiado descriptiva? Pregúntate: «¿Describe la palabra o palabras el producto o servicio?». Si la respuesta es sí, probablemente sea descriptiva. Una de las razones por las que el tribunal confirmó la denegación en este caso fue que la palabra «thins» «describe las características físicas de las tortas de maíz y arroz».

Y por si te lo has perdido:

Guns N' Roses y Oskar Blues Brewery

En los últimos días se ha sabido que la famosa banda Guns N’ Roses ha presentado una demanda en California contra Oskar Blues Brewery, que forma parte del colectivo Canarchy Craft Brewing Collective. La cervecería ha bautizado una de sus cervezas como «Guns ‘N’ Rosé».

La demanda argumenta que la marca de la banda ha sufrido así un "daño irreparable" a causa de la cerveza artesanal y ha "sufrido y sigue sufriendo y/o es probable que sufra daños a sus marcas, reputación comercial y fondo de comercio."

Sostiene que la cervecera "no debería tener derecho a seguir vendiendo productos infractores y a comerciar intencionadamente con el fondo de comercio, el prestigio y la fama de la GNR sin la aprobación, la licencia o el consentimiento de la GNR".

La cervecería Oskar Blues aún no ha respondido a la demanda. El intento anterior de la empresa de registrar la marca «Guns N’ Rosé» se abandonó debido a la oposición del grupo. Les mantendremos informados a medida que avance el caso.

Navegar por el complejo panorama de las marcas con el mínimo conflicto y la máxima seguridad

El panorama mundial de las marcas registradas se ha vuelto tan complejo que el riesgo de infracción a la hora de verificar nuevas marcas es mayor que nunca. Dado lo mucho que está en juego, Corsearch es consciente de la necesidad de proporcionar información de búsqueda exhaustiva que ahorre tiempo, reduzca el ruido y ofrezca seguridad.

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