Jack Daniel's demanda al fabricante de whisky Lonehand por infracción de marca e imagen comercial

El mundo de las bebidas alcohólicas es una industria extremadamente competitiva y el valor y la importancia de las marcas y la imagen comercial se ponen siempre a prueba en el mercado, ya que los fabricantes gastan cientos de millones de dólares en la creación de marcas y en el diseño y desarrollo de productos. La publicidad y el marketing de los productos de bebidas alcohólicas se centran, por tanto, en el reconocimiento por parte del consumidor de los nombres de marca y del diseño y envasado del producto, lo que se conoce como "imagen comercial".

La protección de la imagen comercial no requiere un registro federal ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). La imagen comercial consiste en las características de la apariencia visual de un producto o de su envase (configuración, diseño y/o forma del producto) capaces de indicar a los consumidores el origen del producto. Los titulares de marcas que aleguen una infracción sin un registro federal pueden enfrentarse al obstáculo legal adicional de demostrar que los consumidores han llegado a reconocer la apariencia o el envase de un producto como un indicador de la fuente comercial —es decir, como una marca—; el ejemplo más famoso es la forma de la botella de Coca-Cola.

La infracción de la imagen comercial es una forma de infracción de marcas que se deriva de la legislación sobre competencia desleal. Permite a las partes que puedan demostrar que la apariencia de un producto o su envase (o ambos) merecen protección jurídica prohibir a los competidores la venta de productos cuya apariencia pueda inducir a confusión entre los consumidores que se encuentren en el mercado con el producto supuestamente infractor.

Un caso reciente e interesante en materia de marcas y imagen comercial es el que la empresa Brown-Forman Corporation ha interpuesto contra los fabricantes de whisky Dynasty Spirits y Gulf Coast Distillers por infracción de la marca y la imagen comercial de su marca Jack Daniel’s. Brown-Forman alega que la marca Lonehand Whiskey está causando un «perjuicio irreparable» a la marca y la imagen comercial de Jack Daniel’s, que consisten en la marca notoriamente conocida y la imagen comercial, las cuales, según afirma, han adquirido un significado secundario significativo, fondo de comercio y asociación por parte de los consumidores.

Jack Daniel's es titular de la imagen de marca de la configuración tridimensional de un envase de botella cuadrada para "bebidas espirituosas destiladas" en la categoría de bebidas espirituosas destiladas, incluido el whisky. La etiqueta de Jack Daniel's incluye las frases "Old No. 7", "Jack Daniel's'", "Tennessee" y "sour mash whiskey". Jack Daniel's describe su imagen comercial "icónica" como consistente en: una botella cuadrada con hombros en ángulo, cuello acanalado, tapón negro y cierre envolvente negro. Brown-Forman afirma que la botella de Lonehand Whiskey tiene características similares, incluida su forma cuadrada, las letras en arco utilizadas para la marca Lonehand y el uso de las palabras "Whiskey" y "Tennessee Sour Mash". La botella cuadrada tridimensional de Jack's Daniel's está registrada como marca desde el 28 de febrero de 2012. Echa un vistazo a las imágenes incluidas en el registro de la marca Jack Daniel's:

Además de su alegación de que Dynasty Spirits y Gulf Coast Distillers copiaron deliberadamente la botella de Jack Daniel’s, según The Spirits Business, Brown-Forman alega que la empresa pidió a los minoristas que colocaran Lonehand junto a Jack Daniel’s en las tiendas y que utilizaran elementos de la imagen comercial de la marca de Tennessee en sus promociones. La demanda continúa alegando que el whisky Lonehand es un producto de calidad inferior y que la estrategia comercial general de Dynasty Spirits estaba «diseñada para engañar y confundir a los clientes».

Mira el producto Lonehand:

En última instancia, la ley establece que:

«La imagen comercial puede estar protegida si es no funcional y ha adquirido un significado secundario, y si su imitación crea un riesgo de confusión para el consumidor». Fuddruckers, Inc. contra Doc’s B.R. Others, Inc., 826 F.2d 837, 842. (9.º Cir. 1987), citado con aprobación en Two Pesos, Inc. contra Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 769-70, 773-74, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

«El demandante tiene la carga de la prueba de los tres elementos de su demanda por infracción de la imagen comercial: (1) la falta de funcionalidad; (2) el significado secundario; y (3) el riesgo de confusión». Glob. Mfg. Grp., LLC contra Gadget Universe.Com, 417 F. Supp. 2d 1161, 1165 (Distrito Sur de California, 2006) (citando Disc Golf Ass’n, Inc. contra Champion Discs, Inc., 158 F.3d 1002, 1005 (9.º Cir. 1998).

Un caso interesante que podría servir a Brown-Forman como precedente favorable reciente es el caso de Dan Aykroyd, en el que la empresa de Aykroyd, Globefill, Inc., productora del tequila CRYSTAL HEAD —conocida por su botella con forma de calavera—, descubrió que una empresa de tequila recién llegada — Elements Spirits Inc. y su fundadora, Kim Brandi, habían comenzado a envasar licor en botellas con forma de calavera. La empresa de Aykroyd interpuso una demanda por infracción de la imagen comercial y ganó mediante un veredicto unánime. En ese caso, el jurado determinó que el tequila de la marca KAH de Elements, que se presenta en una «botella con forma de calavera inspirada en el Día de los Muertos», podía inducir a error a los consumidores comunes haciéndoles creer que era fabricado por CRYSTAL HEAD o que estaba afiliado a ella, y que había sido diseñado deliberadamente de esa manera. Un dato interesante del juicio fue que Globefill llamó a declarar como testigo a un tatuador y escultor local, quien pudo refutar directamente el testimonio de Brandi de que la creación de la forma de calavera era original.

La empresa Brown-Forman es legítimamente agresiva en la protección de su marca e imagen comercial y será interesante ver si tiene tanto éxito en este caso como lo ha tenido en otros recientes relacionados con su diseño de botella visiblemente identificable. Aunque podría argumentarse que algunos de los elementos de su imagen comercial no son distintivos y no pueden protegerse, la cuestión es si la impresión comercial general de los elementos no funcionales tienen un significado secundario y una importancia adecuados como indicadores de origen para los consumidores de que el producto de Lonehand puede causar confusión en el mercado con su marca "icónica". La cuestión de las malas críticas tampoco perjudica al caso desde el punto de vista del perjuicio.