Marcas inmorales, escandalosas y despreciativas

¿Sabía que en el pasado reciente las categorías de marcas inmorales, escandalosas o despectivas nunca podían protegerse como marcas, ni siquiera después de haber sido utilizadas en el mercado?

A nivel internacional, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial constituyó un importante esfuerzo de armonización que se remonta a 1883. En este sentido, el artículo 6 quinquies B de dicho tratado permitía a los Estados signatarios denegar el registro de una marca si esta era «contraria a la moral o al orden público». Los Estados signatarios modificaron sus legislaciones para cumplir con las obligaciones derivadas del tratado y muchos países incorporaron esta disposición a sus legislaciones nacionales.

Durante décadas, la legislación estadounidense también prohibió el registro de marcas que fueran despectivas, así como de aquellas que resultaran inmorales o escandalosas. El reciente caso judicial Iancu contra Brunetti pone de relieve el conflicto que se plantea en este ámbito: ¡la regulación frente a la libertad de expresión! ¿Qué debería considerarse escandaloso e inmoral, sin tener en cuenta el punto de vista de ninguna oficina de registro?

Marcas inmorales y escandalosas

El caso Iancu contra Brunetti, 139 S. Ct. 2294 – En 2019, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las disposiciones de la Ley Lanham que prohíben el registro de marcas comerciales de contenido «inmoral» o «escandaloso» son inconstitucionales, ya que permiten a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) incurrir en discriminación por motivos de opinión, violando la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda. El caso Iancu contra Brunetti aborda la evaluación del criterio de escandalosidad e inmoralidad de la Ley Lanham; en este caso, la palabra en cuestión es «FUCT».

Este artículo recoge una nota sobre la reciente decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Iancu contra Brunetti.

La ley

El artículo 2(a) de la Ley Lanham prohíbe el registro de marcas que «consistan en o incluyan elementos inmorales, engañosos o escandalosos; o elementos que puedan menospreciar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o fallecidas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, o que puedan desacreditarlas o manchar su reputación…».

Datos sobre FUCT

En 1990, Erik Brunetti y su socio fundaron una marca de ropa urbana en Los Ángeles, California, con el nombre de FUCT, siglas de «Friends U Can’t Trust» (Amigos en los que no puedes confiar). A Brunetti le parecía que la similitud fonética del nombre con una palabrota de ortografía similar resultaba confusa, ¡pero también divertida!

Veinte años después del lanzamiento de la línea de ropa, el hecho de que personas ajenas a Brunetti vendieran productos FUCT por Internet le llevó a registrar la marca FUCT en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Aquí puede consultarse la transcripción completa de la vista.

La marca fue denegada por ser fonéticamente similar a una palabra malsonante muy conocida, que estaba claramente considerada como una palabra «escandalosa» en virtud del artículo 2(a) de la Ley Lanham. La decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) fue confirmada por la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas (TTAB) en 2014.

Marcas despectivas

Brunetti interpuso un recurso ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal. Antes de que se celebrara la vista oral, el Tribunal Supremo se pronunció sobre el caso Matal contra Tam, 582 U.S. ___ (2017). El caso Tam se refería a una banda de rock asiático-estadounidense llamada «The Slants». En 2010, el grupo solicitó el registro de una marca para proteger el nombre de la banda, pero la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) rechazó la solicitud por considerar que era despectiva para las personas de ascendencia asiática y, por lo tanto, infringía el artículo 2(a). En una resolución confirmada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Federal de Apelaciones sostuvo que la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda hacía que la cláusula sobre el carácter despectivo fuera inconstitucional.

El Circuito Federal que decidió sobre el caso Brunetti siguió a Tam, declaró que las marcas comerciales eran un discurso privado y no gubernamental, y que no tenían ningún punto de vista sobre ningún tipo de discriminación.

La sentencia del Tribunal Supremo

En una decisión por mayoría de 6-3, redactada por Elena Kagan, el Tribunal Supremo confirmó la decisión del Circuito Federal. Declaró que la USPTO tenía que realizar una "discriminación de puntos de vista" para determinar si las solicitudes de marcas entraban en las vagas definiciones de "inmoral" o "escandaloso". Dado que la USPTO es una entidad gubernamental, esto sería una contravención de los derechos de la Primera Enmienda; por lo tanto, la sección 2 (a) de la Ley Lanham era inconstitucional.

"En un momento en que la libertad de expresión está siendo atacada, es especialmente importante que este Tribunal se mantenga firme en el principio de que la Primera Enmienda no tolera la discriminación de puntos de vista."

El juez Alito también escribió una opinión mayoritaria, afirmando que la definición legal de "inmoral" y "escandaloso" era vaga; sin embargo, el Congreso tenía poder para cambiarla.

Afirmó:

"Una ley que prohíbe el discurso que los funcionarios del gobierno consideran 'inmoral' o 'escandaloso' puede ser fácilmente explotada con fines ilegítimos".

También se señaló que la USPTO tenía un historial históricamente incoherente en el registro de marcas provocativas, concediendo el registro a algunas y denegando el mismo trato a otras, aparentemente al azar.

En las opiniones discrepantes, redactadas por el presidente del Tribunal Supremo Roberts y los magistrados Breyer y Sotomayor, se coincidió en que la interpretación del término «inmoral» resultaba difícil, pero que lo mismo no se aplicaba al término «escandaloso». Asimismo, sostuvieron que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) no estaría incurriendo en «discriminación por motivos de opinión» al decidir si una marca era o no «escandalosa».

"Adoptar una interpretación restrictiva de la palabra "escandaloso" -interpretando que sólo regula la obscenidad, la vulgaridad y la blasfemia- la salvaría de la inconstitucionalidad. Debidamente restringido, "escandaloso" es una forma de discriminación de contenido neutral desde el punto de vista del punto de vista que es permisible en el tipo de programa gubernamental discrecional o foro limitado tipificado por el sistema de registro de marcas".

Comentario

Esta decisión, leída junto con Tam, considera inconstitucional la Sección 2(a) de la Ley Lanham desde la perspectiva del Tribunal Supremo, con la práctica actual de la Oficina. Corresponde ahora al Congreso legislar sobre los significados inequívocos de las palabras "inmoral" o "escandaloso" en su aplicación a las marcas si quiere impedir que se registren marcas como FUCT.

Reflexiones finales

Brunetti fue entrevistado en mayo de 2019 (justo antes de la sentencia del Tribunal Supremo) por la revista digital de skateboarding y cultura Jenkem, y le preguntaron cómo afectaría el resultado del caso a su marca. Él declaró:

"Bueno, si gano el caso -el veredicto se conocerá en junio- podré acabar con la enorme cantidad de contrabando que se ha estado produciendo durante años. También me permitirá vender la marca si así lo decido".

Su deseo se hizo realidad.

Según nuestra herramienta preliminar de búsqueda de marcas registradas, ExaMatch™, en el momento de redactar este artículo, el titular Brunetti cuenta con tres solicitudes de marca registradas válidas y siete pendientes que incluyen el texto «FUCT» para las clases de Niza 9, 14, 18, 25 y 35, todas ellas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Además, tiene una marca pendiente ante la Oficina Italiana de Marcas e Industrias (UIBM) en la clase 25.

Los diez productos principales pertenecen todos a la clase 25 de Niza (Ropa), con «Calzado» en primera posición (presente en seis solicitudes), seguido de «Jerséis», «Camisas», «Pantalones», «Gorras [sombreros]», «Camisetas sin mangas» y «Chaquetas» (todos ellos presentes en cinco solicitudes).

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