Carácter distintivo frente a carácter descriptivo en el Derecho de marcas

Elegir una marca comercial puede ser un auténtico laberinto para quienes no están familiarizados con el tema. Una simple búsqueda rápida en Internet para comprobar si alguna otra organización ha utilizado la marca que se quiere registrar no es suficiente para evitar que se presente una oposición.

Además, para evitar que la Oficina de Marcas deniegue la solicitud por motivos absolutos de denegación en la fase inicial del proceso de registro, es fundamental realizar búsquedas de exclusión y de disponibilidad para garantizar, entre otros aspectos, que la marca sea distintiva y no meramente descriptiva.

¿Qué es una marca descriptiva?

Una marca descriptiva simplemente describe la naturaleza o una característica particular de un producto o servicio. Por ejemplo, un vendedor de naranjas no puede registrar el término "naranja", ya que es una palabra genérica, o "jugosa", ya que no es más que un término descriptivo de una naranja. Sin embargo, "Apple" sí puede registrarse como marca en relación con los ordenadores, ya que una manzana no es un término genérico.

En el asunto EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda («EC Brand») contra la EUIPO, el Tribunal General confirmó la resolución de la Sala de Recurso según la cual la marca solicitada PANTYS para compresas higiénicas y ropa interior femenina no debía registrarse por carecer de carácter distintivo y ser descriptiva, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2017/1001.

EC Brand alegó que el término "pantys" no figura en los diccionarios ingleses y no se utiliza en el lenguaje corriente como indicación descriptiva de todos los productos y servicios de que se trata. El TG desestimó estas alegaciones, ya que el término "pantys" no difiere del lenguaje corriente de tal manera que el público pertinente lo considere algo más que un mero error ortográfico de la palabra inglesa "panties". Además, "pantys" es fonéticamente idéntica a la grafía correcta de la palabra.

Sin embargo, en algunas ocasiones los tribunales han confirmado la validez de las marcas descriptivas. En el caso Sky Enterprise Private Ltd. contra Abaad Masala and Co., un tribunal indio dictaminó que el demandado no podía utilizar las expresiones «White Chinese Pepper Masala» y «Black Chinese Pepper Masala» en esa secuencia concreta, confirmando así la protección de la marca registrada del demandante sobre estas combinaciones de palabras. El tribunal declaró que cada una de las palabras que formaban parte de las marcas registradas «White Chinese Pepper Masala» y «Black Chinese Pepper Masala» podía ser una palabra descriptiva del masala en polvo.

Sin embargo, el tribunal dictaminó que nadie más podía utilizar esa combinación y ese orden concretos de palabras para describir un producto o servicio, ya que dicha combinación y orden específicos no se utilizan en el sector alimentario para describir las características o la calidad de los productos.

Carácter distintivo adquirido

Una marca descriptiva puede registrarse si ha adquirido un significado secundario o un carácter distintivo. El carácter distintivo adquirido se produce cuando una marca que antes era descriptiva ha adquirido carácter distintivo con el paso del tiempo.

Sin embargo, al menos en la UE, el registro de una marca con carácter distintivo adquirido no está exento de dificultades. Lukasz Zelechowski sostiene en «¿Hasta qué punto es unitaria la marca de la UE? Aspectos territoriales del carácter distintivo adquirido»¹que el alcance geográfico del carácter distintivo adquirido dentro de la UE plantea problemas tanto a los juristas como a los académicos.

El autor argumenta:

«… el principio del carácter unitario de las marcas de la UE debería llevar a adoptar un enfoque más unitario en la evaluación del carácter distintivo adquirido, en lugar del enfoque país por país que predomina en la jurisprudencia. Más concretamente, siempre que no existan percepciones de los consumidores que varíen según el territorio a la hora de determinar la falta de carácter distintivo intrínseco de una marca de la UE, el territorio de la UE debería tratarse, a efectos de determinar el carácter distintivo adquirido, como un todo indivisible por las fronteras entre los Estados miembros. Este suele ser el caso de las marcas no denominativas, como las marcas de forma o de color, que se perciben de manera uniforme en toda la UE como poseedoras o carentes de carácter distintivo intrínseco.»

Cómo asegurarse de que la marca que propone es distintiva

Para evitar perder tiempo y dinero por el rechazo de una solicitud de marca debido a su falta de carácter distintivo, es fundamental realizar búsquedas exhaustivas de exclusividad y de disponibilidad. A diferencia de las marcas que han adquirido carácter distintivo, las marcas intrínsecamente distintivas pueden registrarse sin necesidad de demostrar que lo que era meramente descriptivo ha adquirido carácter distintivo.

Además de las marcas genéricas y descriptivas, existen también las siguientes categorías:

• Sugestivo: el consumidor debe usar su imaginación para establecer una conexión con el producto o servicio de la marca. Por ejemplo, «Puma» sugiere velocidad, pero la palabra no se asocia directamente con la ropa deportiva.
• Imaginativo: la marca ha inventado una nueva palabra, como, por ejemplo, «Kodak».
• Arbitrario: la palabra propuesta como marca aparece en el diccionario, pero la marca la utiliza de una forma que no guarda relación con su significado habitual; por ejemplo, «Apple» para ordenadores y «Shell» para productos petrolíferos.

Reflexiones finales

La mejor forma de plantearse la solicitud de protección de una marca es imaginar una escala del uno al diez, en la que el uno corresponda a las marcas genéricas no registrables y el diez a las marcas intrínsecamente distintivas que reúnen los requisitos para obtener protección.

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